《專利侵權(quán)行為認(rèn)定指南》被“刪”了點(diǎn)啥？

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2016年5月5日，國(guó)知局下發(fā)《專利侵權(quán)行為認(rèn)定指南（試行）》。根據(jù)專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，調(diào)處專利侵權(quán)糾紛、查處假冒專利行為和調(diào)解除侵權(quán)糾紛以外的其他專利糾紛是地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局執(zhí)法工作的重要內(nèi)容。

盡管行政途徑和司法途徑解決糾紛是兩條平行途徑，但行政途徑解決糾紛的優(yōu)勢(shì)也比較明顯：專利行政執(zhí)法成本低、效率高，并具有銷(xiāo)毀制造侵權(quán)產(chǎn)品的專用設(shè)備、模具等強(qiáng)制手段（銷(xiāo)毀手段比較特殊）?！墩J(rèn)定指南》的出臺(tái)對(duì)于統(tǒng)一全國(guó)執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)有了積極的作用。

與征求意見(jiàn)稿相比，“正式”頒布的“試行”稿在不少方面刪減了一些內(nèi)容，本文簡(jiǎn)要談?wù)撘幌逻@些被修改的內(nèi)容。

共同侵犯專利權(quán)的行為

本章節(jié)被整體刪去，原因可能是：

1，共同侵權(quán)行為是侵權(quán)行為的一種推廣，只要專利侵權(quán)行為能夠得到認(rèn)定，共同侵權(quán)也可以通過(guò)《侵權(quán)責(zé)任法》等普通法的一般規(guī)定予以解決?！肚謾?quán)責(zé)任法》對(duì)于共同侵權(quán)中的共同、教唆、幫助及責(zé)任承擔(dān)等都有詳細(xì)的涉及。

2，《認(rèn)定指南》中管理專利工作的部門(mén)的行政處理手段限于停止侵權(quán)行為。共同侵權(quán)行為中有一些間接侵權(quán)行為及共同侵權(quán)人在司法賠償時(shí)列為共同被告承擔(dān)連帶責(zé)任尚有實(shí)際意義，但是在行政程序中僅限于停止侵權(quán)時(shí)就沒(méi)有了太多的實(shí)際意義。且大多數(shù)共同侵權(quán)行為具有先后關(guān)系，能夠被確定侵權(quán)的往往是直接侵權(quán)人，因而停止侵權(quán)行為的救濟(jì)措施應(yīng)施用在直接侵權(quán)人，其他間接侵權(quán)人所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任需到司法處理階段再作處理。

組裝與維修專利產(chǎn)品的行為

將零件組裝成專利產(chǎn)品通常屬于制造行為，這點(diǎn)可適用于大多數(shù)的情況。例外可能涉及專利權(quán)人提供的只能拼造成專利產(chǎn)品而無(wú)其他作用的零件，筆者認(rèn)為屬于默示許可行為。

但征求意見(jiàn)稿中將涉及的“維修”行為分成普通維修和再造式維修，這種分類勢(shì)必增加判斷的難度，而且可執(zhí)行性較差。維修理應(yīng)是商品購(gòu)買(mǎi)者的合理權(quán)利，盡管過(guò)度維修從理論上講有涉嫌侵權(quán)的道理，但在目前典型侵權(quán)還沒(méi)有治理干凈的大背景下去過(guò)度規(guī)定這些細(xì)枝末節(jié)的情況可能的確不合時(shí)宜，因此這節(jié)內(nèi)容也被刪去了。

出租、出借、抵押、質(zhì)押、演示宣傳專利產(chǎn)品

盡管這類行為能夠被認(rèn)定為屬于“使用”的行為，但是由于《專利法司法解釋二》第25條對(duì)于善意的支付合理對(duì)價(jià)的使用者仍能“網(wǎng)開(kāi)一面”繼續(xù)使用，所以《認(rèn)定指南》中也應(yīng)當(dāng)對(duì)這類“使用”首先進(jìn)行區(qū)別對(duì)待加以甄別，不應(yīng)一概而論。

“征求意見(jiàn)稿”中對(duì)于演示宣傳作為“使用”而認(rèn)定時(shí)還進(jìn)一步區(qū)分是否利用到了技術(shù)屬性，筆者認(rèn)為這點(diǎn)也應(yīng)屬于過(guò)度地對(duì)“使用”進(jìn)行甄別，反而不利于侵權(quán)行為的認(rèn)定。

因此這一小節(jié)的內(nèi)容也在正式稿中被刪除。

附：《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》

將留置的專利產(chǎn)品予以銷(xiāo)售的

留置是《擔(dān)保法》中賦予一部分債權(quán)人優(yōu)先受償?shù)闹贫?，留置?yīng)當(dāng)限于債務(wù)金額，因而債權(quán)人銷(xiāo)售留置的專利產(chǎn)品是否一定不侵權(quán)其實(shí)還是有所爭(zhēng)議。而且委托加工的委托人可能未必就是專利權(quán)人，委托人獲得授權(quán)后是否可以在受托人銷(xiāo)售留置物的區(qū)域銷(xiāo)售也是個(gè)未知數(shù)。因此可能就是因?yàn)閷＠a(chǎn)品的留置問(wèn)題比較復(fù)雜，《認(rèn)定指南》的正式稿索性回避這個(gè)問(wèn)題，待具體案例中再作具體認(rèn)定。

以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的的判斷因素

征求意見(jiàn)稿中對(duì)于判斷因素羅列了3個(gè)角度，即：從行為方式看；從行為主體看；行為的性質(zhì)和范圍需要根據(jù)行為的實(shí)際情況作出具體判斷。

但通過(guò)這些角度的詳細(xì)說(shuō)明后，仍然無(wú)法得到比較確切的結(jié)論，可能因?yàn)檫@個(gè)原因而整段從正式稿中被刪除。

基于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的專利默示許可

《專利法司法解釋二》第24條關(guān)于涉及標(biāo)準(zhǔn)的專利，但由于2008年《專利法》中對(duì)于該問(wèn)題沒(méi)有涉及，因而司法解釋也不能作出更多實(shí)質(zhì)性的規(guī)定，只能要求合同雙方具有公平、合理、無(wú)歧視的許可義務(wù)。

征求意見(jiàn)稿中對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)專利的默示許可超越了上位法的一些規(guī)定，專利權(quán)人沒(méi)有義務(wù)必須要聲明某產(chǎn)品或者某標(biāo)準(zhǔn)中包含某專利。征求意見(jiàn)稿中的涉及標(biāo)準(zhǔn)專利的一些規(guī)定可能會(huì)在《專利法》的第四次修訂中加入，但是按照目前的《專利法》，為專利權(quán)人設(shè)定這么一個(gè)默示許可的義務(wù)是沒(méi)有依據(jù)的，因而在正式稿中也被予以排除了。

附：《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》

第二十四條　推薦性國(guó)家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示所涉必要專利的信息，被訴侵權(quán)人以實(shí)施該標(biāo)準(zhǔn)無(wú)需專利權(quán)人許可為由抗辯不侵犯該專利權(quán)的，人民法院一般不予支持。

推薦性國(guó)家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示所涉必要專利的信息，專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實(shí)施許可條件時(shí)，專利權(quán)人故意違反其在標(biāo)準(zhǔn)制定中承諾的公平、合理、無(wú)歧視的許可義務(wù)，導(dǎo)致無(wú)法達(dá)成專利實(shí)施許可合同，且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無(wú)明顯過(guò)錯(cuò)的，對(duì)于權(quán)利人請(qǐng)求停止標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施行為的主張，人民法院一般不予支持。

本條第二款所稱實(shí)施許可條件，應(yīng)當(dāng)由專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商確定。經(jīng)充分協(xié)商，仍無(wú)法達(dá)成一致的，可以請(qǐng)求人民法院確定。人民法院在確定上述實(shí)施許可條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平、合理、無(wú)歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標(biāo)準(zhǔn)中的作用、標(biāo)準(zhǔn)所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標(biāo)準(zhǔn)的性質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的范圍和相關(guān)的許可條件等因素。

法律、行政法規(guī)對(duì)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)中的專利另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

小結(jié)

正式稿中修正刪減了征求意見(jiàn)稿中一些稍有爭(zhēng)議的章節(jié)，不過(guò)這些章節(jié)中所涉及的有些問(wèn)題其實(shí)也蠻有意思值得深入研究的。以后如果時(shí)間允許，筆者愿意對(duì)其中一些問(wèn)題加以展開(kāi)再作進(jìn)一步的探討。

原標(biāo)題：《指南》里被“刪”了點(diǎn)啥？

本文系作者授權(quán)發(fā)布,轉(zhuǎn)載請(qǐng)征得作者同意

來(lái)源：例例皆辛苦、專利侵權(quán)糾紛經(jīng)典案例解析

作者：唐嘉偉 上海市匯業(yè)律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily 彭瑩

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