實用新型專利不是“垃圾”！因為你并沒有發(fā)現(xiàn)它有這些好...

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來源：IPRDaily

作者：李強 張積峰， 廈門多諾知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司

投稿標(biāo)題：實用新型專利真的應(yīng)該被拋棄嗎？

近些年，實用新型專利在企業(yè)中的認(rèn)可度越來越低，正逐漸成為企業(yè)眼中棄兒，甚至成為所謂的“垃圾”專利。本文在深入研究的基礎(chǔ)上，希望可以引導(dǎo)企業(yè)能正確理解和認(rèn)識我國的實用新型專利制度，并結(jié)合企業(yè)自身的特點，制定與其向相應(yīng)的實用新型申請戰(zhàn)略。

筆者近日走訪一家企業(yè)，在了解其產(chǎn)品的創(chuàng)新點并經(jīng)過檢索分析后，建議該企業(yè)申請實用新型專利?？稍撈髽I(yè)的負(fù)責(zé)人對實用新型專利嗤之以鼻，認(rèn)為實用新型專利根本算不上真正的專利，是拿來湊數(shù)的“垃圾專利”，堅持他們企業(yè)要申請就申請發(fā)明專利，要么就不申請。聯(lián)想到之前遇到過很多類似的情況，筆者認(rèn)為有必要讓企業(yè)能正確認(rèn)識實用新型專利及其對企業(yè)的必要性和重要性。

其實，實用新型專利作為我國專利法規(guī)定的三大專利類型之一，一直都占據(jù)著重要地位。但是近些年，從各種公開的報道和輿論來看，實用新型專利的社會認(rèn)可度越來越低。比如，國家知識產(chǎn)權(quán)局最新在2016年1月14日上午舉行新聞發(fā)布會上，著重介紹了2015年我國發(fā)明專利授權(quán)量等有關(guān)數(shù)據(jù)，對實用新型的專利申請情況鮮有提及。且在此次發(fā)布會上，還特意指明，發(fā)明專利申請占比的不斷提高，表明我國創(chuàng)新能力不斷提升。而到地方各級政府部門，近些年正在逐步取消對實用新型的專利資助和政策扶持是個不爭的事實，且在高新技術(shù)企業(yè)以及科技項目的認(rèn)定上，都在逐步降低實用新型的評分標(biāo)準(zhǔn)。

公眾不認(rèn)可實用新型專利的原因是多方面的，其中最重要原因在于實用新型專利本身的特點，因我國實行的是實用新型專利的初審制度，造成有些申請人將簡單模仿甚至抄襲現(xiàn)有技術(shù)的方案，以及在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上稍作改動或?qū)ζ溥M(jìn)行

簡單組合的方案，拿來申請實用新型專利。這樣的實用新型專利與社會公眾心目中的發(fā)明創(chuàng)造相去甚遠(yuǎn)。公眾看到一些對公知公用技術(shù)的小改進(jìn)也能被授予專利權(quán)，自然會認(rèn)為實用新型專利制度不是在鼓勵創(chuàng)新，也就對我國的實用新型專利制度產(chǎn)生了質(zhì)疑。

但是筆者認(rèn)為企業(yè)其實并沒有真正正確認(rèn)識和了解實用新型，觀念上存在片面性。本文在深入研究實用新型專利的基礎(chǔ)上，希望可以引導(dǎo)企業(yè)能正確理解和認(rèn)識我國的實用新型專利制度，并結(jié)合企業(yè)自身的情況，制定與其向相應(yīng)的實用新型申請戰(zhàn)略規(guī)劃。

據(jù)統(tǒng)計，目前全球有85個國家和地區(qū)在專利制度中實施實用新型，但每個國家對實用新型定義略有不同，比如意大利、巴西、菲律賓、中國等稱之為實用新型專利，澳大利亞稱之為創(chuàng)新專利或者小專利（Petty Patent）,馬來西亞稱之為實用創(chuàng)作，法國稱之為實用證書，比利時、荷蘭、中國香港地區(qū)等稱之為短期專利（Short Term Patent）。

各個國家和地區(qū)對實用新型的保護(hù)客體也存在差別，比如在中國、日本、韓國、意大利、俄羅斯、巴西等國家保護(hù)的有形產(chǎn)品；而在法國、奧地利等國家實用新型保護(hù)產(chǎn)品和方法，其定義和國內(nèi)的發(fā)明基本相同。

實用新型專利在各個國家的審查制度也不相同，比如韓國和馬來西亞，是需要實質(zhì)審查的，其審查程序和程度和國內(nèi)發(fā)明基本相同；而在德國只是進(jìn)行形式審查；而在澳大利亞是實行登記制，然后再根據(jù)申請人的意愿選擇是否請求審查。

就保護(hù)期限而言，世界上各個國家基本都規(guī)定在10年左右，只有極個別國家規(guī)定不同，比如澳大利亞為8年，馬來西亞和巴西為10年以上。

由以上信息可以看出，各個國家的實用新型專利制度雖然略有區(qū)別，但其實質(zhì)上均是對發(fā)明專利的補充，是對小發(fā)明小改進(jìn)的一種知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度。

我國實用新型專利由于不進(jìn)行實質(zhì)審查，授權(quán)時間相對較快，因此自從1984年中國頒布專利法以來，我國實用新型專利申請和授權(quán)數(shù)量激增。

1997年，中國實用新型專利申請量突破5萬件，首次居世界第一。

2010年，中國實用新型申請量占全世界申請總量的83%。

2006年至2014 年，我國有效實用新型專利總量從292,323 件快速增長到2,291,326 件，保持了29.4%的年均增長率。

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計年報（2014年）統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，有效實用新型專利2,291,326 件，同比2013年增長18.3%，占總量的比重達(dá)到49.4%，較2013年提高3.2 個百分點；而發(fā)明和外觀專利占總量的比重分別為25.8%和24.9%。

由此可見，目前我國的實用新型專利處于一個良性穩(wěn)定的發(fā)展階段，但是增加率相比于前些年略有下降，這也客觀反映了公眾對實用新型專利的重視和認(rèn)可程度正在降低。

從保護(hù)客體的角度出發(fā)，實用新型是最接近發(fā)明的專利類型，表1詳細(xì)列舉了我國實用新型專利和發(fā)明專利的區(qū)別及相同點。

表1 中國實用新型和發(fā)明的區(qū)別及相同點

由表1可以看出，中國的實用新型和發(fā)明有相同點（比如都可以保護(hù)產(chǎn)品，都要求有創(chuàng)造性和新穎性，在法定的保護(hù)期限內(nèi)都受法律保護(hù)），也有不同點（比如涉及方法類的創(chuàng)新點無法使用新型專利保護(hù)，兩者對創(chuàng)造性的要求以及保護(hù)期限也不同），而其中兩者最大的區(qū)別在于審查制度的不同。發(fā)明是要求對其進(jìn)行實質(zhì)審查的，而實用新型則僅要求是初步審查。

我國實用新型專利制度的立法目的在于作為發(fā)明專利制度的重要補充，旨在保護(hù)那些創(chuàng)造性高度達(dá)不到發(fā)明專利要求、但對技術(shù)進(jìn)步起到促進(jìn)作用的改進(jìn)型的發(fā)明創(chuàng)造。設(shè)立實用新型專利制度的深層次原因是因為我國作為發(fā)展中國家，目前總體創(chuàng)新能力仍然較低，原創(chuàng)性的發(fā)明創(chuàng)造不多，絕大多數(shù)發(fā)明創(chuàng)造都是在已有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的小發(fā)明。這些改進(jìn)型發(fā)明的原創(chuàng)性高度雖然不高，但有些卻具有很大的市場價值，且也屬于發(fā)明者的智力勞動成果，理應(yīng)得到相應(yīng)的法律保護(hù)，而設(shè)立實用新型專利制度正好契合了這種需求。

因此國家設(shè)立實用新型專利制度的目的并不是有些企業(yè)錯誤理解的為了提高我國的專利數(shù)量，其真正的目的和意義在于鼓勵和保護(hù)我國企業(yè)的改進(jìn)型的發(fā)明創(chuàng)造，提高我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識。

根據(jù)專利法第四十條的規(guī)定，專利局受理和審查實用新型專利申請，經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，作出授予實用新型專利權(quán)的決定，發(fā)給相應(yīng)的專利證書，同時予以登記和公告。

而在專利審查指南中，進(jìn)一步明確說明了實用新型專利申請初步審查的范圍，具體審查內(nèi)容如下：

（１）申請文件的形式審查：審查提交的申請文件是否齊全，內(nèi)容是否符合格式要求，遞交流程是否滿足法定的時限要求等；

（２）申請文件的明顯實質(zhì)性缺陷審查：審查申請文件的內(nèi)容是否符合專利法的法定要求，比如是否是違反法律或者是否是專利法規(guī)定的不屬于授權(quán)客體的發(fā)明創(chuàng)造；是否具有新穎性和實用性；是否存在單一性、優(yōu)先權(quán)等問題；

（３）其他文件的形式審查：審查優(yōu)先權(quán)文件是否符合法定要求，一些恢復(fù)權(quán)利的時限要求，委托書、費用減緩要求等流程文件是否符合要求；

（４）有關(guān)費用的審查，審查是否正常按時繳納相應(yīng)的費用。

從上述的審查內(nèi)容看，實用新型初步審查除了是格式、時限、費用等審查，還包括了技術(shù)方案內(nèi)容的審查，比如實用新型公開的技術(shù)方案必須滿足專利法第二十二條第二款或第四款的規(guī)定，即需要滿足新穎性和實用性的要求。

指南規(guī)定，審查實用新型新穎性時，審查員可以根據(jù)未經(jīng)其檢索獲得的有關(guān)

現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請的信息判斷實用新型是否明顯不具備新穎性，也可以根據(jù)檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息判斷實用新型是否明顯不具備新穎性。

審查實用性時需要審查所申請的產(chǎn)品必須能夠在產(chǎn)業(yè)中制造和應(yīng)用，而且該產(chǎn)品能夠產(chǎn)生積極、有益的效果。

雖然審查指南并未詳細(xì)闡述和說明關(guān)于實用新型的創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)，但是根據(jù)專利法第二十二條第三款規(guī)定，對實用新型的創(chuàng)造性也有相關(guān)的要求，即與現(xiàn)有技術(shù)相比，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進(jìn)步。而在審查指南中也詳細(xì)說明了發(fā)明專利和實用新型專利兩者在創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)上的不同，主要體現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)中是否存在“技術(shù)啟示”，這種區(qū)別體現(xiàn)在下述兩個方面：

（１）現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域

對于發(fā)明專利而言，不僅要考慮該發(fā)明專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域，還要考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，對于實用新型專利而言，一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域。但是現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示，例如現(xiàn)有技術(shù)中有明確的記載，促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的，可以考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。

（２）現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量

對于發(fā)明專利而言，可以引用一項、兩項或者多項現(xiàn)有技術(shù)評價其創(chuàng)造性，對于實用新型專利而言，一般情況下可以引用一項或者兩項現(xiàn)有技術(shù)評價其創(chuàng)造性，對于由現(xiàn)有技術(shù)通過“簡單的迭加”而成的實用新型專利，可以根據(jù)情況引用多項現(xiàn)有技術(shù)評價其創(chuàng)造性。

由此可見，實用新型專利并不是有些人認(rèn)為的只是進(jìn)行形式審查，不審查技術(shù)方案的內(nèi)容，實際上對技術(shù)方案的新穎性、創(chuàng)造性和實用性都有審查要求的。且筆者在工作中也接到過很多關(guān)于實用新型專利不滿足三性要求的審查意見，而且有的審查意見還給出了兩篇左右的專利文件進(jìn)行對比。

實用新型的審查機制并不是為了刻意要放開審查標(biāo)準(zhǔn)，這種審查機制的形成更多的是從立法目的和意義出發(fā)，即為了能實現(xiàn)快速授權(quán)，以幫助企業(yè)更快的在市場布局和保護(hù)自己改進(jìn)型的創(chuàng)新產(chǎn)品。因這些改進(jìn)型的創(chuàng)新產(chǎn)品的技術(shù)難度一般都不大，一旦出現(xiàn)在市場上，很容易被模仿和抄襲。而如果企業(yè)申請發(fā)明專利，一方面是不一定滿足發(fā)明專利對創(chuàng)造性的要求，另一方面由于發(fā)明專利需要進(jìn)行

實質(zhì)審查，審查周期較長，一般需要兩年左右。這么長的審查周期，造成企業(yè)改進(jìn)型的創(chuàng)新產(chǎn)品在市場上無法得到法律保護(hù)，造成市場混亂和企業(yè)維權(quán)的困難。

根據(jù)專利法第四十二條的規(guī)定，實用新型專利權(quán)的期限為十年，均自申請日起計算。第十一條的規(guī)定，實用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品。第六十條的規(guī)定，未經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利，即侵犯其專利權(quán)。

由上述法律規(guī)定可以看出，雖然對于發(fā)明和實用新型的審查制度不同，但是在侵權(quán)法律保護(hù)方面是一視同仁的，并沒有區(qū)分是發(fā)明專利還是實用新型專利，兩者的法律地位是完全一樣的。

至于企業(yè)經(jīng)常誤解的在侵權(quán)保護(hù)時發(fā)明專利比實用新型專利的法律地位更高，原因并不在于兩者在法律地位上的區(qū)別，而在于兩者在權(quán)利穩(wěn)定性的區(qū)別。由于實用新型專利沒有實質(zhì)審查，因此在侵權(quán)糾紛處理時，一般需要做實用新型專利權(quán)的評價報告，用來進(jìn)一步確定其權(quán)利要求的穩(wěn)定性。實用新型專利權(quán)的評價報告做出后，兩者在侵權(quán)界定和法律保護(hù)上，并無任何區(qū)別。

實用新型專利制度的積極作用，正在于它有利于商品的改進(jìn)和市場競爭，一種產(chǎn)品上的小改進(jìn)算不上什么大的發(fā)明，但它所帶來的經(jīng)濟(jì)收益有時候卻不可低估，例如日本東芝公司在第二次世界大戰(zhàn)后，就靠一項電暖爐的小發(fā)明而恢復(fù)了元氣；日本三菱電機公司，也是靠發(fā)明了一種結(jié)構(gòu)簡單的用于減輕家庭主婦家務(wù)勞動的電被褥烘干機，大受用戶歡迎而使該公司得以擺脫經(jīng)濟(jì)困境，生意日益興旺。由此可見，企業(yè)完全可以借助實用新型專利，獲取產(chǎn)品的保護(hù)和相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)效益。

且實用新型由于其審查制度以及保護(hù)客體的限制，反而更適合保護(hù)企業(yè)的產(chǎn)品，尤其是在專利侵權(quán)界定時，產(chǎn)品往往比方法工藝的發(fā)明專利更容易發(fā)現(xiàn)，且在侵權(quán)界定時更容易比對確定。比如，以筆者工作的地區(qū)廈門為例，廈門知識產(chǎn)權(quán)局2015年公布的專利行政處罰中，80%以上都是對實用新型的專利糾紛處罰。

而且據(jù)統(tǒng)計，我國在專利許可和質(zhì)押方面，實用新型專利權(quán)質(zhì)押占比54.7%，發(fā)明為41.4%，實用新型專利實施許可合同占比54.9%，發(fā)明為29.0%。

由此可見，實用新型專利對企業(yè)的作用和地位都不低于發(fā)明專利，且在有些方面比發(fā)明專利帶來的作用更積極更快速有效。

無論是從立法的目的和意義、審查制度以及法律保護(hù)上來看，實用新型專利本身并沒有錯，錯的是企業(yè)對它的錯誤理解和運用上。

而作為企業(yè)來說，只有正確認(rèn)識實用新型專利，才有可能有的放矢的去規(guī)劃和布局企業(yè)的實用新型專利戰(zhàn)略，在保護(hù)自己的改進(jìn)型產(chǎn)品的同時，獲取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)價值。

從企業(yè)角度出發(fā)，現(xiàn)階段的實用新型是與發(fā)明專利配合使用的，即發(fā)明是“戰(zhàn)略”，而實用新型是配合“戰(zhàn)略”的具體“戰(zhàn)術(shù)”。企業(yè)應(yīng)該在充分了解實用新型特點的基礎(chǔ)上，針對性的制定申請新型專利的戰(zhàn)略。

表2列舉了一些實用新型專利的一些特點。

表2 實用新型專利的特點

且實用新型專利還有一些其他的特點，比如有時候，實用新型專利比發(fā)明專利的法律穩(wěn)定性更強，因為實用新型對創(chuàng)造性要求較低，同樣的發(fā)明創(chuàng)造，若是實用新型專利的話可能不能被無效，而若是發(fā)明專利的話則有可能被無效。

表3是本文列舉了一些企業(yè)實用新型專利的申請戰(zhàn)略。

表3 企業(yè)實用新型專利申請戰(zhàn)略

由表3可以看出，無論企業(yè)發(fā)展到多大規(guī)模，實用新型專利的申請都有其必要性，以中國有效專利年度報告2014年統(tǒng)計為例，國內(nèi)企業(yè)有效實用新型專利

量前十位不乏有格力電器，比亞迪以及美的等大型企業(yè)。

因此企業(yè)是否申請，以及如何申請實用新型專利，完全取決于企業(yè)的自身的特點，但是所有戰(zhàn)略制定都是以正確理解實用新型專利為前提的基礎(chǔ)上。

根據(jù)我國專利法第九條的規(guī)定，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既可以申請實用新型專利又可以申請發(fā)明專利，這就更進(jìn)一步增加了企業(yè)申請實用新型專利時的靈活性。

比如在企業(yè)對產(chǎn)品做出一項發(fā)明創(chuàng)造，對其創(chuàng)造性的程度不能很好的把握時，可以選擇將發(fā)明創(chuàng)造同日申請發(fā)明和實用新型專利。一般實用新型會先獲得授權(quán)，再進(jìn)行發(fā)明專利的實質(zhì)審查。若該發(fā)明創(chuàng)造不滿足發(fā)明專利的創(chuàng)造性要求，則發(fā)明人至少可以獲得實用新型的專利授權(quán)；若該發(fā)明創(chuàng)造滿足發(fā)明專利的創(chuàng)造性要求，則只需要申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)，即可以授予發(fā)明專利權(quán)。

因此，發(fā)明和實用新型專利同日申請可以作為企業(yè)申請實用新型專利的一種有效補充方式而進(jìn)行選擇。

來源：IPRdaily

作者：李強、張積峰 廈門多諾知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily 王夢婷

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