知識產(chǎn)權(quán)的「法務(wù)管理策略」

原標(biāo)題：知識產(chǎn)權(quán)的法務(wù)管理策略

隨著專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密、商號權(quán)、域名權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)在改善企業(yè)市場競爭地位，支撐企業(yè)持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)核心競爭力等方面起著越來越大的作用，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理逐漸上升為企業(yè)管理的核心事務(wù)之一。

知產(chǎn)權(quán)利的取得，是管理行為發(fā)生的基礎(chǔ)，而知產(chǎn)權(quán)利的運(yùn)用是知識產(chǎn)權(quán)管理的目標(biāo)。糾紛管理的重點(diǎn)則是法務(wù)與律師的互補(bǔ)關(guān)系較好的呈現(xiàn)，也是將案件外包給專業(yè)律師，與法務(wù)部將工作重點(diǎn)放在企業(yè)知產(chǎn)糾紛預(yù)防和對外部專業(yè)律師的管理，這兩個(gè)過程相融合的過程。知產(chǎn)管理的過程中，而分類則是制定具體策略時(shí)，根據(jù)不同的種類以采取不同的方法進(jìn)行管理也是必不可少的。

企業(yè)知產(chǎn)的法務(wù)管理策略，也可以說是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬管理、運(yùn)營管理、糾紛管理以及分類管理在法務(wù)工作中具體運(yùn)用、相結(jié)合的過程

知識產(chǎn)權(quán)本質(zhì)上是一種“合法的壟斷”，一開始便和法務(wù)工作緊密相關(guān)。知識產(chǎn)權(quán)的法務(wù)管理策略不同于廣泛意義上的知識產(chǎn)權(quán)管理措施，但同樣可基于兩條線展開。一是根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)的形成、運(yùn)用與維護(hù)等生命周期進(jìn)行管理，二是根據(jù)不同的知識產(chǎn)權(quán)種類分別進(jìn)行管理。

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬管理

知識產(chǎn)權(quán)管理實(shí)際上是一種對過程的管理。權(quán)利的取得，是該過程管理行為發(fā)生的基礎(chǔ)。為協(xié)助企業(yè)獲取更多、更優(yōu)質(zhì)的知識產(chǎn)權(quán)，法務(wù)人員可與研發(fā)部、品牌部、創(chuàng)意部或運(yùn)營部等保持定期溝通，建立共同申請知識產(chǎn)權(quán)的機(jī)制。

例如，法務(wù)人員和品牌部人員主動(dòng)進(jìn)行商標(biāo)檢索，對競爭對手的商標(biāo)注冊情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，圍繞企業(yè)既定商標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)，列出需要進(jìn)行注冊的商標(biāo)，然后由法務(wù)委托商標(biāo)注冊代理機(jī)構(gòu)去申請注冊。對于企業(yè)研發(fā)部提出的一些創(chuàng)意及開發(fā)出新的產(chǎn)品或產(chǎn)品原型，法務(wù)應(yīng)及時(shí)發(fā)起專利檢索，盡可能早地委托專業(yè)代理機(jī)構(gòu)去申請專利。

權(quán)屬工作，主要是注冊申請工作。這方面，在每一個(gè)知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，如商標(biāo)、專利、版權(quán)、域名權(quán)等，都存在數(shù)量龐大的注冊代理機(jī)構(gòu)來提供專業(yè)服務(wù)。法務(wù)部可將這些事項(xiàng)，進(jìn)行外包。法務(wù)部自身要做好的事，便是如何管理和考核這些注冊代理機(jī)構(gòu)，以及如何以低成本來獲取優(yōu)秀的注冊代理服務(wù)。

另外，法務(wù)部要幫助企業(yè)明確職務(wù)智力勞動(dòng)成果的歸屬。在很多企業(yè)關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)管理制度當(dāng)中，都會(huì)有關(guān)于職務(wù)發(fā)明的規(guī)定。如公司往往會(huì)約定“本公司員工完成公司工作任務(wù)、利用公司名義、利用公司物質(zhì)條件產(chǎn)生的智力勞動(dòng)成果，屬于職務(wù)智力勞動(dòng)成果，其知識產(chǎn)權(quán)歸本公司所有”等條款。站在公司角度，這可防止一些員工利用公司提供的各項(xiàng)條件所產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)占為己有。

一但取得知識產(chǎn)權(quán)證書，更重要的是后面持續(xù)不斷的證書維護(hù)工作。在這方面，法務(wù)人員應(yīng)聯(lián)合履行知識產(chǎn)權(quán)管理職責(zé)的企業(yè)內(nèi)部其他員工，將專利證書、商標(biāo)證書、版權(quán)證書等制作成數(shù)據(jù)庫，列出每項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)的注冊日、到期日、續(xù)展日，并設(shè)置自動(dòng)提示續(xù)費(fèi)功能。在一個(gè)集團(tuán)性的企業(yè)中，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬證書的維護(hù)工作，其工作量其實(shí)不可小覷。而維護(hù)不當(dāng)，導(dǎo)致專利失效、商標(biāo)過期的危機(jī)事件，也屢屢發(fā)生。這從另一方面反映出來，企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)法務(wù)工作，不僅僅是一件法律性質(zhì)的工作，而且還是一項(xiàng)管理性質(zhì)的工作。

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的運(yùn)營管理

如果說權(quán)屬的獲取是知識產(chǎn)權(quán)管理的基礎(chǔ)，那么權(quán)利的運(yùn)用便是知識產(chǎn)權(quán)管理的目標(biāo)。企業(yè)通過知識產(chǎn)權(quán)的運(yùn)營，不僅可以構(gòu)建起對競爭對手的防御戰(zhàn)壕，還可以直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)價(jià)值，即知識產(chǎn)權(quán)的商業(yè)化或資本化。兩者結(jié)合起來，才是一個(gè)比較完整的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營管理。

在各個(gè)知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，都可以構(gòu)建一定的門檻。專利布局便是一種典型的防御策略。企業(yè)通過綜合考慮產(chǎn)業(yè)、市場、產(chǎn)品和法律因素，將自身專利進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，構(gòu)建嚴(yán)密的專利保護(hù)網(wǎng)，形成對企業(yè)有利的專利組合。競爭對手或后來進(jìn)入者很難繞過企業(yè)有意識的專利布局，只能向該企業(yè)繳納專利授權(quán)使用費(fèi)或只好放棄相關(guān)領(lǐng)域市場開拓。如美國高通公司布局CDMA的基礎(chǔ)專利，使得無論是WCDMA、TD-SCDMA，還是CDMA2000的3G通信標(biāo)準(zhǔn)，都無法繞開其基礎(chǔ)專利。專利布局會(huì)涉及企業(yè)的管理層、研發(fā)部門、市場部門以及法律部門（或?qū)ｉT的知識產(chǎn)權(quán)管理部門）。其中法律部門（或知識產(chǎn)權(quán)管理部門）在整個(gè)過程中應(yīng)起到主導(dǎo)和推動(dòng)作用。法務(wù)人員應(yīng)充分了解專利的分布、布局的策略以及關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)，同時(shí)協(xié)助做好企業(yè)商業(yè)秘密的保護(hù)工作。

在商標(biāo)注冊類別的選擇上，法務(wù)部也應(yīng)深度介入。在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的沖擊下，企業(yè)進(jìn)行跨界投資、開展跨界業(yè)務(wù)已是一種常態(tài)。很多企業(yè)承認(rèn)，其遭遇的最大競爭往往不是來自于對手，而是來源于行業(yè)外的力量。因此，在商標(biāo)管理上，法務(wù)部必須關(guān)注企業(yè)業(yè)務(wù)形態(tài)的變化，在相關(guān)領(lǐng)域，甚至不相關(guān)領(lǐng)域但未來有可能涉及的業(yè)務(wù)上，協(xié)助公司完成注冊商標(biāo)的多類別布局，以防止一些企業(yè)或?qū)ｉT商標(biāo)投機(jī)機(jī)構(gòu)有機(jī)可乘。

知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利的商業(yè)化或資本化，是充分重視并利用知識產(chǎn)權(quán)這一資源，對其進(jìn)行評估，實(shí)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)與資本的轉(zhuǎn)化。知識產(chǎn)權(quán)資本化是知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代重要的融合法律與經(jīng)濟(jì)的一個(gè)創(chuàng)舉。它最為體現(xiàn)了知識產(chǎn)權(quán)管理可以直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值的特點(diǎn)，是法務(wù)部門應(yīng)極為重視的工作領(lǐng)域。

知識產(chǎn)權(quán)資本化的具體形式包括：授權(quán)他人使用收取許可費(fèi)；知識產(chǎn)權(quán)出資；知識產(chǎn)權(quán)擔(dān)保融資；知識產(chǎn)權(quán)信托、知識產(chǎn)權(quán)證券化?？梢钥闯觯S可、出資、擔(dān)保、信托、證券化等都屬于典型的法律行為，法務(wù)部在諸如此類的運(yùn)作中，當(dāng)然應(yīng)起到主導(dǎo)的作用。

法務(wù)在應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)資本化時(shí)要處理好二方面的問題。一是知識產(chǎn)權(quán)“源”的保護(hù)。知識產(chǎn)權(quán)的任何資本化行為，都是對知識產(chǎn)權(quán)的衍生價(jià)值的利用。離開了知識產(chǎn)權(quán)的本源，資本化即成為無源之水，不可持續(xù)。也即是說，在起草和落實(shí)知識產(chǎn)商業(yè)化相關(guān)法律文件中，法務(wù)要注意企業(yè)方對知識產(chǎn)權(quán)的初始權(quán)利范圍、讓與權(quán)利范圍的明確界定，同時(shí)注意在靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的不同條件下，權(quán)利范圍所產(chǎn)生的變化。

二是，對知識產(chǎn)權(quán)的價(jià)值要有足夠的認(rèn)識。知識產(chǎn)權(quán)本身是無形的，從一開始的范圍界定，到中期或退出時(shí)的價(jià)值評估，都是處于變動(dòng)的。變動(dòng)帶來不確定性，也就蘊(yùn)含著風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)部門首先要認(rèn)識到可能存在這些風(fēng)險(xiǎn)，并將解決方案內(nèi)化于許可、合資、保證、證券化等合同當(dāng)中。這便是法務(wù)參與企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營管理的獨(dú)特價(jià)值之處。

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的糾紛管理

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的糾紛管理，當(dāng)然也是由法務(wù)部來主導(dǎo)做的工作。知識產(chǎn)權(quán)的糾紛類型很多。糾紛的發(fā)生背景，也相當(dāng)復(fù)雜。而且，知識產(chǎn)權(quán)糾紛涉及的處理流程，相比較其他民事糾紛，也是異常復(fù)雜的。這導(dǎo)致法務(wù)部經(jīng)常將知識產(chǎn)權(quán)案件外包給專業(yè)律師處理。這其實(shí)是合理的。法務(wù)部自身則把工作重心放在企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)糾紛預(yù)防和對外部專業(yè)律師的管理上。

法務(wù)人員應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部建立預(yù)警機(jī)制，以避免或降低辦公、生產(chǎn)等設(shè)備及軟件侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)；定期監(jiān)控企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)可能涉及的他人知識產(chǎn)權(quán)的狀況，分析可能發(fā)生的糾紛及其對企業(yè)的損害程度，向決策層發(fā)出警示性信息，并提出防范預(yù)案。

預(yù)防知識產(chǎn)權(quán)糾紛，還可以在企業(yè)建立知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)發(fā)現(xiàn)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控本企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)可能被侵權(quán)的情況，及時(shí)運(yùn)用行政和司法途徑保護(hù)本企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)。必須時(shí)，可在危機(jī)公關(guān)專家的幫助下，借助媒體的力量，對外發(fā)布聲明函，以消除被他人侵權(quán)的負(fù)面影響。

一旦發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)案件糾紛，不管是主動(dòng)發(fā)起，還被動(dòng)卷入的，作為法務(wù)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的情況和糾紛的可能影響，綜合擬定應(yīng)對策略。這一點(diǎn)，不同于律師的處理視角。律師，基于上會(huì)認(rèn)為依據(jù)法律規(guī)定或合同約定進(jìn)行處理，是非常自然的事。但很多情況下，一種訴訟替代方式，如協(xié)商、第三方調(diào)解、合作等，相比較訴訟或仲裁而言，成本會(huì)相對低，處理時(shí)間也會(huì)更快。該方式，在這種情況下，即應(yīng)成為優(yōu)選方式。

當(dāng)然，訴訟是所有解決機(jī)制的最終保障。訴訟仍然是所有糾紛，包括知識產(chǎn)權(quán)糾紛，最為有力和最權(quán)威的解決方式。對于法務(wù)而言，知識產(chǎn)權(quán)訴訟是一件比較專業(yè)，需要借助于訴訟經(jīng)驗(yàn)、訴訟技能的工作。因此，知識產(chǎn)權(quán)訴訟外包給外部律師，是相對合理的。這也是符合很多企業(yè)法務(wù)實(shí)踐的。在知識產(chǎn)權(quán)糾紛管理中，法務(wù)與律師的互補(bǔ)關(guān)系得到了較好的呈現(xiàn)。

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的分類管理

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的種類有專利、商標(biāo)、版權(quán)、商號、商業(yè)秘密、域名等。不同的知識產(chǎn)權(quán)，其形成、保護(hù)方式，涉及的法律規(guī)定是不一樣的。因此，在具體制定策略時(shí)，還有必要根據(jù)不同的種類，采取不同的方法來進(jìn)行管理。

專利法務(wù)，絕對是知識產(chǎn)權(quán)法務(wù)管理的重頭戲。專利申請與前面所述的專利布局主要集中于企業(yè)的研究與開發(fā)活動(dòng)中。法務(wù)人員應(yīng)當(dāng)與研發(fā)部建立定期溝通。從專利申請注冊、專利許可、專利維權(quán)，到專利權(quán)侵權(quán)的應(yīng)訴，其涉及的各項(xiàng)法律文書，包括專利申請書、專利許可協(xié)議、專利評估報(bào)告、專利侵權(quán)訴訟材料等，都須由法務(wù)人員進(jìn)行審核。法務(wù)人員要完成該項(xiàng)事務(wù)，必須熟悉專利所指向的技術(shù)，這無疑對法務(wù)人員提出了很高的挑戰(zhàn)。實(shí)踐中，企業(yè)往往將專利的申請注冊工作外包給專業(yè)的律師事務(wù)所或?qū)＠頇C(jī)構(gòu)來完成。

商標(biāo)法務(wù)，同樣是法務(wù)部應(yīng)深度參與的專業(yè)管理事項(xiàng)。商標(biāo)涉及商標(biāo)注冊、商標(biāo)異議、商標(biāo)許可、商標(biāo)侵權(quán)糾紛、馳名商標(biāo)的認(rèn)定與保護(hù)等事項(xiàng)。這些事項(xiàng)的具體操作，在企業(yè)部門分工中，往往是品牌部的職責(zé)。法務(wù)部主要承擔(dān)其中的法律相關(guān)事宜。如商標(biāo)許可活動(dòng)中，由品牌部對商標(biāo)許可使用的對象、被許可人的資質(zhì)、許可時(shí)間、許可費(fèi)用等進(jìn)行確定之后，再由法務(wù)部根據(jù)這些商務(wù)條件擬定或修改商標(biāo)許可合同，并指導(dǎo)品牌部對該合同依法進(jìn)行備案。對合同的擬定和修改，其實(shí)質(zhì)是對品牌部確定的商務(wù)邊界條件的固化。它的前提當(dāng)然是要理解這些商務(wù)條件，甚至是引導(dǎo)這些商務(wù)條件朝有利于企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度進(jìn)行。

版權(quán)管理作為一項(xiàng)專門的法務(wù)工作，經(jīng)常出現(xiàn)在提供設(shè)計(jì)服務(wù)的公司或以運(yùn)營影視作品為核心業(yè)務(wù)的公司，以及計(jì)算機(jī)軟件公司等類型的企業(yè)當(dāng)中。從版權(quán)的產(chǎn)生確權(quán)、版權(quán)的登記、版權(quán)的許可、版權(quán)的維護(hù)、版權(quán)侵權(quán)糾紛的處理，都需要法務(wù)部參與，甚至是主導(dǎo)。在互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)時(shí)代下，有關(guān)網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)的糾紛越來越多，這就要求法務(wù)人員不僅要熟悉著作權(quán)法律制度，而且要熟悉互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)行為特征和法律規(guī)定。唯有如此，才能上升到管理層面，而不再拘泥于法律層面。

其他類別的知識產(chǎn)權(quán)，如商號權(quán)、商業(yè)秘密、域名權(quán)等，法務(wù)人員應(yīng)根據(jù)該種知識產(chǎn)權(quán)的特性，結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)部門的需求以及標(biāo)桿企業(yè)的法務(wù)處理模式，擬定具體的針對性的法務(wù)管理方案。

總之，知識產(chǎn)權(quán)的法務(wù)管理策略，既要展現(xiàn)法務(wù)人員的法律專業(yè)，又要強(qiáng)調(diào)法務(wù)人員的管理意識，還要顯示出內(nèi)部法務(wù)人員相對于外部律師的獨(dú)特優(yōu)勢。

來源：《法人》

作者：陶光輝

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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