知識產(chǎn)權的「法務管理策略」

原標題：知識產(chǎn)權的法務管理策略

隨著專利、商標、著作權、商業(yè)秘密、商號權、域名權等知識產(chǎn)權在改善企業(yè)市場競爭地位，支撐企業(yè)持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)核心競爭力等方面起著越來越大的作用，企業(yè)知識產(chǎn)權管理逐漸上升為企業(yè)管理的核心事務之一。

知產(chǎn)權利的取得，是管理行為發(fā)生的基礎，而知產(chǎn)權利的運用是知識產(chǎn)權管理的目標。糾紛管理的重點則是法務與律師的互補關系較好的呈現(xiàn)，也是將案件外包給專業(yè)律師，與法務部將工作重點放在企業(yè)知產(chǎn)糾紛預防和對外部專業(yè)律師的管理，這兩個過程相融合的過程。知產(chǎn)管理的過程中，而分類則是制定具體策略時，根據(jù)不同的種類以采取不同的方法進行管理也是必不可少的。

企業(yè)知產(chǎn)的法務管理策略，也可以說是企業(yè)知識產(chǎn)權的權屬管理、運營管理、糾紛管理以及分類管理在法務工作中具體運用、相結合的過程

知識產(chǎn)權本質(zhì)上是一種“合法的壟斷”，一開始便和法務工作緊密相關。知識產(chǎn)權的法務管理策略不同于廣泛意義上的知識產(chǎn)權管理措施，但同樣可基于兩條線展開。一是根據(jù)知識產(chǎn)權的形成、運用與維護等生命周期進行管理，二是根據(jù)不同的知識產(chǎn)權種類分別進行管理。

企業(yè)知識產(chǎn)權的權屬管理

知識產(chǎn)權管理實際上是一種對過程的管理。權利的取得，是該過程管理行為發(fā)生的基礎。為協(xié)助企業(yè)獲取更多、更優(yōu)質(zhì)的知識產(chǎn)權，法務人員可與研發(fā)部、品牌部、創(chuàng)意部或運營部等保持定期溝通，建立共同申請知識產(chǎn)權的機制。

例如，法務人員和品牌部人員主動進行商標檢索，對競爭對手的商標注冊情況進行統(tǒng)計分析，圍繞企業(yè)既定商標戰(zhàn)略目標，列出需要進行注冊的商標，然后由法務委托商標注冊代理機構去申請注冊。對于企業(yè)研發(fā)部提出的一些創(chuàng)意及開發(fā)出新的產(chǎn)品或產(chǎn)品原型，法務應及時發(fā)起專利檢索，盡可能早地委托專業(yè)代理機構去申請專利。

權屬工作，主要是注冊申請工作。這方面，在每一個知識產(chǎn)權領域，如商標、專利、版權、域名權等，都存在數(shù)量龐大的注冊代理機構來提供專業(yè)服務。法務部可將這些事項，進行外包。法務部自身要做好的事，便是如何管理和考核這些注冊代理機構，以及如何以低成本來獲取優(yōu)秀的注冊代理服務。

另外，法務部要幫助企業(yè)明確職務智力勞動成果的歸屬。在很多企業(yè)關于知識產(chǎn)權管理制度當中，都會有關于職務發(fā)明的規(guī)定。如公司往往會約定“本公司員工完成公司工作任務、利用公司名義、利用公司物質(zhì)條件產(chǎn)生的智力勞動成果，屬于職務智力勞動成果，其知識產(chǎn)權歸本公司所有”等條款。站在公司角度，這可防止一些員工利用公司提供的各項條件所產(chǎn)生的知識產(chǎn)權占為己有。

一但取得知識產(chǎn)權證書，更重要的是后面持續(xù)不斷的證書維護工作。在這方面，法務人員應聯(lián)合履行知識產(chǎn)權管理職責的企業(yè)內(nèi)部其他員工，將專利證書、商標證書、版權證書等制作成數(shù)據(jù)庫，列出每項知識產(chǎn)權的注冊日、到期日、續(xù)展日，并設置自動提示續(xù)費功能。在一個集團性的企業(yè)中，知識產(chǎn)權權屬證書的維護工作，其工作量其實不可小覷。而維護不當，導致專利失效、商標過期的危機事件，也屢屢發(fā)生。這從另一方面反映出來，企業(yè)的知識產(chǎn)權法務工作，不僅僅是一件法律性質(zhì)的工作，而且還是一項管理性質(zhì)的工作。

企業(yè)知識產(chǎn)權的運營管理

如果說權屬的獲取是知識產(chǎn)權管理的基礎，那么權利的運用便是知識產(chǎn)權管理的目標。企業(yè)通過知識產(chǎn)權的運營，不僅可以構建起對競爭對手的防御戰(zhàn)壕，還可以直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟價值，即知識產(chǎn)權的商業(yè)化或資本化。兩者結合起來，才是一個比較完整的企業(yè)知識產(chǎn)權運營管理。

在各個知識產(chǎn)權領域，都可以構建一定的門檻。專利布局便是一種典型的防御策略。企業(yè)通過綜合考慮產(chǎn)業(yè)、市場、產(chǎn)品和法律因素，將自身專利進行有機結合，構建嚴密的專利保護網(wǎng)，形成對企業(yè)有利的專利組合。競爭對手或后來進入者很難繞過企業(yè)有意識的專利布局，只能向該企業(yè)繳納專利授權使用費或只好放棄相關領域市場開拓。如美國高通公司布局CDMA的基礎專利，使得無論是WCDMA、TD-SCDMA，還是CDMA2000的3G通信標準，都無法繞開其基礎專利。專利布局會涉及企業(yè)的管理層、研發(fā)部門、市場部門以及法律部門（或?qū)ｉT的知識產(chǎn)權管理部門）。其中法律部門（或知識產(chǎn)權管理部門）在整個過程中應起到主導和推動作用。法務人員應充分了解專利的分布、布局的策略以及關鍵技術點，同時協(xié)助做好企業(yè)商業(yè)秘密的保護工作。

在商標注冊類別的選擇上，法務部也應深度介入。在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的沖擊下，企業(yè)進行跨界投資、開展跨界業(yè)務已是一種常態(tài)。很多企業(yè)承認，其遭遇的最大競爭往往不是來自于對手，而是來源于行業(yè)外的力量。因此，在商標管理上，法務部必須關注企業(yè)業(yè)務形態(tài)的變化，在相關領域，甚至不相關領域但未來有可能涉及的業(yè)務上，協(xié)助公司完成注冊商標的多類別布局，以防止一些企業(yè)或?qū)ｉT商標投機機構有機可乘。

知識產(chǎn)權權利的商業(yè)化或資本化，是充分重視并利用知識產(chǎn)權這一資源，對其進行評估，實現(xiàn)知識產(chǎn)權與資本的轉(zhuǎn)化。知識產(chǎn)權資本化是知識經(jīng)濟時代重要的融合法律與經(jīng)濟的一個創(chuàng)舉。它最為體現(xiàn)了知識產(chǎn)權管理可以直接創(chuàng)造經(jīng)濟價值的特點，是法務部門應極為重視的工作領域。

知識產(chǎn)權資本化的具體形式包括：授權他人使用收取許可費；知識產(chǎn)權出資；知識產(chǎn)權擔保融資；知識產(chǎn)權信托、知識產(chǎn)權證券化?？梢钥闯觯S可、出資、擔保、信托、證券化等都屬于典型的法律行為，法務部在諸如此類的運作中，當然應起到主導的作用。

法務在應對知識產(chǎn)權資本化時要處理好二方面的問題。一是知識產(chǎn)權“源”的保護。知識產(chǎn)權的任何資本化行為，都是對知識產(chǎn)權的衍生價值的利用。離開了知識產(chǎn)權的本源，資本化即成為無源之水，不可持續(xù)。也即是說，在起草和落實知識產(chǎn)商業(yè)化相關法律文件中，法務要注意企業(yè)方對知識產(chǎn)權的初始權利范圍、讓與權利范圍的明確界定，同時注意在靜態(tài)和動態(tài)的不同條件下，權利范圍所產(chǎn)生的變化。

二是，對知識產(chǎn)權的價值要有足夠的認識。知識產(chǎn)權本身是無形的，從一開始的范圍界定，到中期或退出時的價值評估，都是處于變動的。變動帶來不確定性，也就蘊含著風險。法務部門首先要認識到可能存在這些風險，并將解決方案內(nèi)化于許可、合資、保證、證券化等合同當中。這便是法務參與企業(yè)知識產(chǎn)權運營管理的獨特價值之處。

企業(yè)知識產(chǎn)權的糾紛管理

企業(yè)知識產(chǎn)權的糾紛管理，當然也是由法務部來主導做的工作。知識產(chǎn)權的糾紛類型很多。糾紛的發(fā)生背景，也相當復雜。而且，知識產(chǎn)權糾紛涉及的處理流程，相比較其他民事糾紛，也是異常復雜的。這導致法務部經(jīng)常將知識產(chǎn)權案件外包給專業(yè)律師處理。這其實是合理的。法務部自身則把工作重心放在企業(yè)知識產(chǎn)權糾紛預防和對外部專業(yè)律師的管理上。

法務人員應在企業(yè)內(nèi)部建立預警機制，以避免或降低辦公、生產(chǎn)等設備及軟件侵犯他人知識產(chǎn)權的風險；定期監(jiān)控企業(yè)產(chǎn)品或服務可能涉及的他人知識產(chǎn)權的狀況，分析可能發(fā)生的糾紛及其對企業(yè)的損害程度，向決策層發(fā)出警示性信息，并提出防范預案。

預防知識產(chǎn)權糾紛，還可以在企業(yè)建立知識產(chǎn)權侵權發(fā)現(xiàn)機制，及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控本企業(yè)知識產(chǎn)權可能被侵權的情況，及時運用行政和司法途徑保護本企業(yè)的知識產(chǎn)權。必須時，可在危機公關專家的幫助下，借助媒體的力量，對外發(fā)布聲明函，以消除被他人侵權的負面影響。

一旦發(fā)生知識產(chǎn)權案件糾紛，不管是主動發(fā)起，還被動卷入的，作為法務，應根據(jù)企業(yè)的情況和糾紛的可能影響，綜合擬定應對策略。這一點，不同于律師的處理視角。律師，基于上會認為依據(jù)法律規(guī)定或合同約定進行處理，是非常自然的事。但很多情況下，一種訴訟替代方式，如協(xié)商、第三方調(diào)解、合作等，相比較訴訟或仲裁而言，成本會相對低，處理時間也會更快。該方式，在這種情況下，即應成為優(yōu)選方式。

當然，訴訟是所有解決機制的最終保障。訴訟仍然是所有糾紛，包括知識產(chǎn)權糾紛，最為有力和最權威的解決方式。對于法務而言，知識產(chǎn)權訴訟是一件比較專業(yè)，需要借助于訴訟經(jīng)驗、訴訟技能的工作。因此，知識產(chǎn)權訴訟外包給外部律師，是相對合理的。這也是符合很多企業(yè)法務實踐的。在知識產(chǎn)權糾紛管理中，法務與律師的互補關系得到了較好的呈現(xiàn)。

企業(yè)知識產(chǎn)權的分類管理

企業(yè)知識產(chǎn)權的種類有專利、商標、版權、商號、商業(yè)秘密、域名等。不同的知識產(chǎn)權，其形成、保護方式，涉及的法律規(guī)定是不一樣的。因此，在具體制定策略時，還有必要根據(jù)不同的種類，采取不同的方法來進行管理。

專利法務，絕對是知識產(chǎn)權法務管理的重頭戲。專利申請與前面所述的專利布局主要集中于企業(yè)的研究與開發(fā)活動中。法務人員應當與研發(fā)部建立定期溝通。從專利申請注冊、專利許可、專利維權，到專利權侵權的應訴，其涉及的各項法律文書，包括專利申請書、專利許可協(xié)議、專利評估報告、專利侵權訴訟材料等，都須由法務人員進行審核。法務人員要完成該項事務，必須熟悉專利所指向的技術，這無疑對法務人員提出了很高的挑戰(zhàn)。實踐中，企業(yè)往往將專利的申請注冊工作外包給專業(yè)的律師事務所或?qū)＠頇C構來完成。

商標法務，同樣是法務部應深度參與的專業(yè)管理事項。商標涉及商標注冊、商標異議、商標許可、商標侵權糾紛、馳名商標的認定與保護等事項。這些事項的具體操作，在企業(yè)部門分工中，往往是品牌部的職責。法務部主要承擔其中的法律相關事宜。如商標許可活動中，由品牌部對商標許可使用的對象、被許可人的資質(zhì)、許可時間、許可費用等進行確定之后，再由法務部根據(jù)這些商務條件擬定或修改商標許可合同，并指導品牌部對該合同依法進行備案。對合同的擬定和修改，其實質(zhì)是對品牌部確定的商務邊界條件的固化。它的前提當然是要理解這些商務條件，甚至是引導這些商務條件朝有利于企業(yè)規(guī)避風險的角度進行。

版權管理作為一項專門的法務工作，經(jīng)常出現(xiàn)在提供設計服務的公司或以運營影視作品為核心業(yè)務的公司，以及計算機軟件公司等類型的企業(yè)當中。從版權的產(chǎn)生確權、版權的登記、版權的許可、版權的維護、版權侵權糾紛的處理，都需要法務部參與，甚至是主導。在互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟時代下，有關網(wǎng)絡著作權的糾紛越來越多，這就要求法務人員不僅要熟悉著作權法律制度，而且要熟悉互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的相關行為特征和法律規(guī)定。唯有如此，才能上升到管理層面，而不再拘泥于法律層面。

其他類別的知識產(chǎn)權，如商號權、商業(yè)秘密、域名權等，法務人員應根據(jù)該種知識產(chǎn)權的特性，結合企業(yè)業(yè)務部門的需求以及標桿企業(yè)的法務處理模式，擬定具體的針對性的法務管理方案。

總之，知識產(chǎn)權的法務管理策略，既要展現(xiàn)法務人員的法律專業(yè)，又要強調(diào)法務人員的管理意識，還要顯示出內(nèi)部法務人員相對于外部律師的獨特優(yōu)勢。

來源：《法人》

作者：陶光輝

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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