一邊享受一邊淚流，美國專利申請答復(fù)手段Pre-Appeal的十年

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原標(biāo)題：一邊享受一邊淚流，美國專利申請答復(fù)手段Pre-Appeal的十年

“十年之前我不認(rèn)識你，你不屬于我，我們還是一樣陪伴在一個(gè)陌生人左右，走過漸漸熟悉的街頭…”美國專利申請經(jīng)過幾輪OA特別是收到Final OA后可選擇的應(yīng)對方式主要有直接答復(fù)修改、提繼續(xù)審查請求（RCE）、AFCP（After Final Consideration Pilot）2.0（2017.9.30截止）、P3（Post-Prosecution Pilot Program）試行程序（2017.1.12或當(dāng)USPTO收到1600個(gè)符合要求的申請時(shí)終止）、提CA（Continuation Application）、提CIP（Continuation-in-part）以及上訴Appeal。

上述程序大多費(fèi)用昂貴時(shí)間冗長，往往還是相同的審查員繼續(xù)審查，在說服審查員方面無疑增加了難度。而能部分解決上述缺陷在國內(nèi)比較少用的一個(gè)程序便是Pre-Appeal。從開始到現(xiàn)在，Pre-Appeal程序已走過十多年的風(fēng)雨歷程。如何使用效果如何，可通過十多年的大數(shù)據(jù)略知一二，可以說“十年之后，我們是朋友還可以問候”。

Pre-Appeal程序

早在2005年7月USPTO基本縮短審查周期降低上訴成本或者增加創(chuàng)收渠道的考慮，在整個(gè)上訴Appeal體系中強(qiáng)勢插入Pre-Appeal程序，即允許專利申請人在提交上訴通知書（Notice of Appeal）的同時(shí)提出上訴前審查會(huì)議（Pre-AppealBrief Conferences）請求來審查該案件。完整的Appeal體系可參考網(wǎng)絡(luò)上的一張流程圖：

提出時(shí)間和理由：專利申請案從收到第2次OA開始的任一次OA或Final OA后3個(gè)月內(nèi)（基于只要肯給錢一般都讓恢復(fù)權(quán)利或延期的優(yōu)良傳統(tǒng)，該期限可延至6個(gè)月），申請人在提交上訴通知書的同時(shí)可以提出Pre-Appeal Brief,但不能早于Notice of Appeal。對于提出的理由有嚴(yán)格要求，必須是：1）核駁理由有明顯不當(dāng)或無依據(jù)；或2）核駁理由有明顯的事實(shí)錯(cuò)誤或法律錯(cuò)誤。如果申請人認(rèn)為審查員至少在部分意見上存在明顯錯(cuò)誤，也可就該部分意見提請Pre-Appeal。可見Pre-Appeal在原審查員固執(zhí)己見而申請人又有把握其確實(shí)存在錯(cuò)誤的情況下提出會(huì)收到好的效果。

提交材料：在提請Pre-Appeal時(shí)需提交的材料主要書依據(jù)PTO/SB/33表格填寫的申請書（Written Request）和一份不能多于5頁的意見書（Arguments）來陳述核駁意見的明顯不當(dāng)錯(cuò)誤。注意，不能多于5頁！審查員的意思便是只能在報(bào)價(jià)的范圍提供服務(wù)，千萬不要給我增加額外的負(fù)擔(dān)。

美國專利申請過程中市場經(jīng)濟(jì)便是最大的情懷，這樣的例子比比皆是。收到Final OA并不是啥大不了的事，它的意思其實(shí)是“嗨，大兄弟，之前交的檢索費(fèi)和審查費(fèi)已經(jīng)用完了，請及時(shí)充值以保證繼續(xù)審查”；提AFCP2.0對獨(dú)權(quán)的修改幅度必須保證審查員在3個(gè)小時(shí)（外觀的案子1小時(shí)）內(nèi)即可完成檢索或?qū)彶?；P3的答辯書也不要超過5頁；否則看在錢的份上審查員也不會(huì)受理這些請求。

處理過程和結(jié)果：在申請人提出上述前審查會(huì)議（Pre-Appeal Brief Conferences）請求后，審議小組將會(huì)在45天內(nèi)做出審議決定（Panel Decision），相當(dāng)于給申請人提供一次是否要提出Appeal Brief的試水機(jī)會(huì)。與RCE等程序不同的是，提請Pre-Appeal后除了原來的審查員還會(huì)加入兩位新成員組成審議小組，通常其中有一位是原審查員的上級核準(zhǔn)人。審議決定主要包括以下四種情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤銷；2）建議進(jìn)入上訴Appeal程序；3）專利申請得到授權(quán)；或4）重新開啟專利審查程序。

費(fèi)用：Pre-Appeal本身并不存在任何費(fèi)用，只需繳納Notice of Appeal的800美金官費(fèi)，花錢大頭還是在那不多于5頁的Argument Written的律師費(fèi)，一般來說幾千美金不等。有時(shí)算下來和提RCE的花費(fèi)只有幾百美金左右的差距。好處是有新的審查員加入多了兩雙可能明亮的眼睛，遺憾的是無法修改權(quán)利要求不能要求會(huì)晤和審查員面基。當(dāng)真像Eason唱到的那樣，“只是那種溫柔再也找不到擁抱的理由…”

Pre-Appeal的十年

早些時(shí)候IPWatchdog網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)了過去十年已做出小組決定的85506件Pre-Appeal案件狀態(tài)，數(shù)據(jù)顯示：61%的Pre-Appeal請求被建議進(jìn)入上訴程序，這種情況下申請人的選擇主要集中在上訴、再提RCE或直接放棄；33%的案件被小組決定重新開始審查程序，這也在一定程度上反映了原審查意見確實(shí)存在不恰當(dāng)?shù)牡胤剑恢挥?%的申請案被直接授權(quán)。這樣的成功率確實(shí)不能算高，省錢省時(shí)和耗時(shí)耗力往往在一念直接。甚至有代理人調(diào)侃或擔(dān)心一旦踏出了Pre-Appeal這一步，專利局可能下意識認(rèn)為這是有錢的主，要不來一個(gè)更貴的Appeal吧。真是城市套路深，我要回農(nóng)村。

再具體看看不同決定下專利申請的命運(yùn)。從上圖數(shù)據(jù)看，進(jìn)入上訴的案子最終有39.3%得到了授權(quán)，重新開始審查程序的申請案有67.4%獲得核準(zhǔn)專利，考慮到還有一部分申請目前還處于pending的狀態(tài)，重新審查申請案的授權(quán)率在79.5%左右，甚至總體上稍高于USPTO的平均授權(quán)率。如此看來進(jìn)入程序后的結(jié)果還是在可接受的范圍內(nèi)。更重要的是，三人小組的意見基本上初步代表了PTAB的態(tài)度，為后續(xù)答辯修正了方向提供了指導(dǎo)。

一些不成熟的小感受

Pre-Appeal程序作為答復(fù)OA武器庫中的一件兵刃已存在十幾個(gè)年頭，某種程度上卻將你我局內(nèi)人置于局外人的尷尬境地。無論是工作中處理案子的實(shí)際情況亦或從國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)了解到的數(shù)據(jù)，一個(gè)明顯的事實(shí)是Pre-Appeal很少被使用。不是效果好不好的問題，而是沒有實(shí)操，只是從外代口頭中獲得一些可能沒那么好用的二手感受。讀書時(shí)一姐們和男友掰了后面對身邊眾多好友的勸說時(shí)說了這么一句至理名言：你們都說他好，可他這碗飯老娘已經(jīng)親口嘗過了，知道是什么味，就是不喜歡。你們沒嘗過的就不要胡亂YY了。出現(xiàn)這種情況甩鍋給代理機(jī)構(gòu)似乎也不太恰當(dāng)。因?yàn)樯婕百M(fèi)用很多情況下都是在申請人的指示下直接上RCE或AFCP2.0，畢竟給錢的主是委托人。

答復(fù)手段多樣化是節(jié)省企業(yè)專利申請費(fèi)行之有效而又充滿挑戰(zhàn)的課題。我想分級答復(fù)策略一方面是指針對不同等級專利投入不同的人力物力資源，另一方面也需要了解不同答復(fù)手段的應(yīng)對之癥，因案制宜對癥下藥以最快的速度拿到授權(quán)。這既需企業(yè)的IPR人員沉下心用專業(yè)做好案子，也需積極與代理機(jī)構(gòu)合作探討，在摸索中找到最經(jīng)濟(jì)劃算的出路。

知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的向前發(fā)展離不開企業(yè)的發(fā)聲和推動(dòng)。也為處身處這個(gè)行業(yè)而慶幸而激動(dòng)，雖渺小但能做事的做事，能發(fā)聲的發(fā)聲。有一份熱，發(fā)一分光，就令螢火一般，也可以在黑暗里發(fā)一點(diǎn)光，不必等候炬火。

來源：浮生夢囈

作者：權(quán)個(gè)人

編輯：IPRdaily 趙珍   /   校對：IPRdaily   縱橫君

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