一邊享受一邊淚流，美國專利申請答復(fù)手段Pre-Appeal的十年

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原標(biāo)題：一邊享受一邊淚流，美國專利申請答復(fù)手段Pre-Appeal的十年

“十年之前我不認(rèn)識你，你不屬于我，我們還是一樣陪伴在一個陌生人左右，走過漸漸熟悉的街頭…”美國專利申請經(jīng)過幾輪OA特別是收到Final OA后可選擇的應(yīng)對方式主要有直接答復(fù)修改、提繼續(xù)審查請求（RCE）、AFCP（After Final Consideration Pilot）2.0（2017.9.30截止）、P3（Post-Prosecution Pilot Program）試行程序（2017.1.12或當(dāng)USPTO收到1600個符合要求的申請時終止）、提CA（Continuation Application）、提CIP（Continuation-in-part）以及上訴Appeal。

上述程序大多費(fèi)用昂貴時間冗長，往往還是相同的審查員繼續(xù)審查，在說服審查員方面無疑增加了難度。而能部分解決上述缺陷在國內(nèi)比較少用的一個程序便是Pre-Appeal。從開始到現(xiàn)在，Pre-Appeal程序已走過十多年的風(fēng)雨歷程。如何使用效果如何，可通過十多年的大數(shù)據(jù)略知一二，可以說“十年之后，我們是朋友還可以問候”。

Pre-Appeal程序

早在2005年7月USPTO基本縮短審查周期降低上訴成本或者增加創(chuàng)收渠道的考慮，在整個上訴Appeal體系中強(qiáng)勢插入Pre-Appeal程序，即允許專利申請人在提交上訴通知書（Notice of Appeal）的同時提出上訴前審查會議（Pre-AppealBrief Conferences）請求來審查該案件。完整的Appeal體系可參考網(wǎng)絡(luò)上的一張流程圖：

提出時間和理由：專利申請案從收到第2次OA開始的任一次OA或Final OA后3個月內(nèi)（基于只要肯給錢一般都讓恢復(fù)權(quán)利或延期的優(yōu)良傳統(tǒng)，該期限可延至6個月），申請人在提交上訴通知書的同時可以提出Pre-Appeal Brief,但不能早于Notice of Appeal。對于提出的理由有嚴(yán)格要求，必須是：1）核駁理由有明顯不當(dāng)或無依據(jù)；或2）核駁理由有明顯的事實(shí)錯誤或法律錯誤。如果申請人認(rèn)為審查員至少在部分意見上存在明顯錯誤，也可就該部分意見提請Pre-Appeal?？梢奝re-Appeal在原審查員固執(zhí)己見而申請人又有把握其確實(shí)存在錯誤的情況下提出會收到好的效果。

提交材料：在提請Pre-Appeal時需提交的材料主要書依據(jù)PTO/SB/33表格填寫的申請書（Written Request）和一份不能多于5頁的意見書（Arguments）來陳述核駁意見的明顯不當(dāng)錯誤。注意，不能多于5頁！審查員的意思便是只能在報價的范圍提供服務(wù)，千萬不要給我增加額外的負(fù)擔(dān)。

美國專利申請過程中市場經(jīng)濟(jì)便是最大的情懷，這樣的例子比比皆是。收到Final OA并不是啥大不了的事，它的意思其實(shí)是“嗨，大兄弟，之前交的檢索費(fèi)和審查費(fèi)已經(jīng)用完了，請及時充值以保證繼續(xù)審查”；提AFCP2.0對獨(dú)權(quán)的修改幅度必須保證審查員在3個小時（外觀的案子1小時）內(nèi)即可完成檢索或?qū)彶?；P3的答辯書也不要超過5頁；否則看在錢的份上審查員也不會受理這些請求。

處理過程和結(jié)果：在申請人提出上述前審查會議（Pre-Appeal Brief Conferences）請求后，審議小組將會在45天內(nèi)做出審議決定（Panel Decision），相當(dāng)于給申請人提供一次是否要提出Appeal Brief的試水機(jī)會。與RCE等程序不同的是，提請Pre-Appeal后除了原來的審查員還會加入兩位新成員組成審議小組，通常其中有一位是原審查員的上級核準(zhǔn)人。審議決定主要包括以下四種情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤銷；2）建議進(jìn)入上訴Appeal程序；3）專利申請得到授權(quán)；或4）重新開啟專利審查程序。

費(fèi)用：Pre-Appeal本身并不存在任何費(fèi)用，只需繳納Notice of Appeal的800美金官費(fèi)，花錢大頭還是在那不多于5頁的Argument Written的律師費(fèi)，一般來說幾千美金不等。有時算下來和提RCE的花費(fèi)只有幾百美金左右的差距。好處是有新的審查員加入多了兩雙可能明亮的眼睛，遺憾的是無法修改權(quán)利要求不能要求會晤和審查員面基。當(dāng)真像Eason唱到的那樣，“只是那種溫柔再也找不到擁抱的理由…”

Pre-Appeal的十年

早些時候IPWatchdog網(wǎng)站統(tǒng)計了過去十年已做出小組決定的85506件Pre-Appeal案件狀態(tài)，數(shù)據(jù)顯示：61%的Pre-Appeal請求被建議進(jìn)入上訴程序，這種情況下申請人的選擇主要集中在上訴、再提RCE或直接放棄；33%的案件被小組決定重新開始審查程序，這也在一定程度上反映了原審查意見確實(shí)存在不恰當(dāng)?shù)牡胤?；只?%的申請案被直接授權(quán)。這樣的成功率確實(shí)不能算高，省錢省時和耗時耗力往往在一念直接。甚至有代理人調(diào)侃或擔(dān)心一旦踏出了Pre-Appeal這一步，專利局可能下意識認(rèn)為這是有錢的主，要不來一個更貴的Appeal吧。真是城市套路深，我要回農(nóng)村。

再具體看看不同決定下專利申請的命運(yùn)。從上圖數(shù)據(jù)看，進(jìn)入上訴的案子最終有39.3%得到了授權(quán)，重新開始審查程序的申請案有67.4%獲得核準(zhǔn)專利，考慮到還有一部分申請目前還處于pending的狀態(tài)，重新審查申請案的授權(quán)率在79.5%左右，甚至總體上稍高于USPTO的平均授權(quán)率。如此看來進(jìn)入程序后的結(jié)果還是在可接受的范圍內(nèi)。更重要的是，三人小組的意見基本上初步代表了PTAB的態(tài)度，為后續(xù)答辯修正了方向提供了指導(dǎo)。

一些不成熟的小感受

Pre-Appeal程序作為答復(fù)OA武器庫中的一件兵刃已存在十幾個年頭，某種程度上卻將你我局內(nèi)人置于局外人的尷尬境地。無論是工作中處理案子的實(shí)際情況亦或從國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)了解到的數(shù)據(jù)，一個明顯的事實(shí)是Pre-Appeal很少被使用。不是效果好不好的問題，而是沒有實(shí)操，只是從外代口頭中獲得一些可能沒那么好用的二手感受。讀書時一姐們和男友掰了后面對身邊眾多好友的勸說時說了這么一句至理名言：你們都說他好，可他這碗飯老娘已經(jīng)親口嘗過了，知道是什么味，就是不喜歡。你們沒嘗過的就不要胡亂YY了。出現(xiàn)這種情況甩鍋給代理機(jī)構(gòu)似乎也不太恰當(dāng)。因為涉及費(fèi)用很多情況下都是在申請人的指示下直接上RCE或AFCP2.0，畢竟給錢的主是委托人。

答復(fù)手段多樣化是節(jié)省企業(yè)專利申請費(fèi)行之有效而又充滿挑戰(zhàn)的課題。我想分級答復(fù)策略一方面是指針對不同等級專利投入不同的人力物力資源，另一方面也需要了解不同答復(fù)手段的應(yīng)對之癥，因案制宜對癥下藥以最快的速度拿到授權(quán)。這既需企業(yè)的IPR人員沉下心用專業(yè)做好案子，也需積極與代理機(jī)構(gòu)合作探討，在摸索中找到最經(jīng)濟(jì)劃算的出路。

知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的向前發(fā)展離不開企業(yè)的發(fā)聲和推動。也為處身處這個行業(yè)而慶幸而激動，雖渺小但能做事的做事，能發(fā)聲的發(fā)聲。有一份熱，發(fā)一分光，就令螢火一般，也可以在黑暗里發(fā)一點(diǎn)光，不必等候炬火。

來源：浮生夢囈

作者：權(quán)個人

編輯：IPRdaily 趙珍   /   校對：IPRdaily   縱橫君

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