在先企業(yè)名稱(chēng)權(quán)與在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán) 沖突時(shí)的侵權(quán)裁判要點(diǎn)

? ————“好美家”商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)糾紛案評(píng)析

（袁博，上海第二中級(jí)人民法院，200070） ?【裁判要點(diǎn)】

在裁判再先企業(yè)名稱(chēng)權(quán)與在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)沖突糾紛案件時(shí)，法院通常會(huì)考慮三個(gè)因素：企業(yè)名稱(chēng)與注冊(cè)商標(biāo)是否在同種或類(lèi)似商品上使用；在先企業(yè)名稱(chēng)是否構(gòu)成了在后注冊(cè)商標(biāo)的合法在先權(quán)利；雙方是否有違反誠(chéng)實(shí)信用原則的行為。

【基本案情】 原告廣州市高士實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高士公司），是一家從事建筑裝飾材料生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)。2003年5月14日，高士公司將“好美家”文字向國(guó)家商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，2005年2月21日，國(guó)家商標(biāo)局向原告頒發(fā)商標(biāo)注冊(cè)證，核準(zhǔn)使用的商品為第1類(lèi)。

被告好美家裝潢建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)好美家公司）成立于1998年4月14日，當(dāng)時(shí)登記的企業(yè)名稱(chēng)為“上海好美家裝潢建材有限公司”，經(jīng)營(yíng)范圍為：銷(xiāo)售建筑材料、五金產(chǎn)品、工業(yè)美術(shù)品、家具、包裝材料、陶瓷制品、室內(nèi)裝潢、日用百貨等。2002年1月10日，上海市工商管理局虹口分局核準(zhǔn)更名為現(xiàn)名。

原告訴稱(chēng)，自2008年4月起，發(fā)現(xiàn)被告在其生產(chǎn)和銷(xiāo)售的熟膠粉的包裝盒上使用“好美家”，在《購(gòu)物憑證》和發(fā)票上使用“好美家”文字。原告認(rèn)為，涉案產(chǎn)品與其注冊(cè)商標(biāo)的核定使用商品纖維素漿屬于同類(lèi)或類(lèi)似商品，被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，故請(qǐng)求法院判令被告停止侵權(quán)行為并賠償經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元。

被告辯稱(chēng)：首先，涉案產(chǎn)品與涉案商標(biāo)核定使用的纖維素漿并非同種商品或者類(lèi)似商品，被告并沒(méi)有侵犯原告的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)；其次，在2003年之前，被告已在先擁有企業(yè)字號(hào)“好美家”，并已享有高知名度和高美譽(yù)度，被告在涉案產(chǎn)品包裝盒上使用“好美家”文字是合法行使自己的企業(yè)名稱(chēng)權(quán)，不構(gòu)成對(duì)原告商標(biāo)權(quán)的侵犯。

【裁判要旨】 上海市第二中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是被告在涉案產(chǎn)品包裝盒和購(gòu)物憑證上使用“好美家”文字是否構(gòu)成了對(duì)原告涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵犯。對(duì)此應(yīng)從兩個(gè)方面進(jìn)行考量： 第一，涉案產(chǎn)品與涉案商標(biāo)核定使用的纖維素漿是否屬于同種或類(lèi)似商品。 通過(guò)對(duì)兩種商品在功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售渠道和消費(fèi)對(duì)象等方面的比對(duì)，不能認(rèn)定兩種商品構(gòu)成同種或類(lèi)似商品。 第二，被告是否享有合法的在先權(quán)利。 經(jīng)調(diào)查，自被告1998年成立時(shí)起，被告一直將“好美家”文字作為其企業(yè)名稱(chēng)中的字號(hào)使用，到2003年時(shí)營(yíng)業(yè)收入已達(dá)12億元，并一直通過(guò)各種媒體進(jìn)行廣泛持續(xù)地廣告宣傳，并在2003年底前獲得諸多榮譽(yù)，同時(shí)有證據(jù)表明其主觀上并無(wú)與涉案商標(biāo)混淆的惡意。因此，法院確認(rèn)被告享有合法的在先企業(yè)名稱(chēng)權(quán)，其行為不構(gòu)成對(duì)原告商標(biāo)權(quán)的侵犯。據(jù)此，法院判決駁回原告訴訟請(qǐng)求。宣判后，原告不服提出上訴，上海市高級(jí)人民法院經(jīng)過(guò)審理后判決駁回上訴、維持原判。

【法理評(píng)析】 一、企業(yè)名稱(chēng)權(quán)和注冊(cè)商標(biāo)權(quán)以及兩種權(quán)利自身產(chǎn)生沖突的表現(xiàn)形式 企業(yè)名稱(chēng)由行政區(qū)劃、字號(hào)、行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、組織形式四個(gè)部分依次組成，其中字號(hào)是核心，具有顯著的識(shí)別和區(qū)分作用。企業(yè)名稱(chēng)和商標(biāo)在宣傳商品來(lái)源方面具有類(lèi)似的功能，因而基于企業(yè)名稱(chēng)和注冊(cè)商標(biāo)而產(chǎn)生的權(quán)利在實(shí)踐中的沖突在所難免。近年來(lái)，全國(guó)出現(xiàn)了很多企業(yè)名稱(chēng)權(quán)和商標(biāo)權(quán)發(fā)生沖突的案例，影響較大的有北京的“同仁堂”案，南京的“張小泉”案，天津的“狗不理”案。

企業(yè)名稱(chēng)與注冊(cè)商標(biāo)以及二者自身產(chǎn)生的沖突，可以歸納為四種類(lèi)型：

1.在后注冊(cè)商標(biāo)與在先注冊(cè)商標(biāo)的沖突。 對(duì)于這種沖突，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱(chēng)與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第1條第2款，原告以他人使用在核定商品上的注冊(cè)商標(biāo)與其在先的注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊(cè)商標(biāo)，與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。否則，便屬于注冊(cè)商標(biāo)的爭(zhēng)議問(wèn)題，應(yīng)通過(guò)商評(píng)委得到解決。這類(lèi)沖突的經(jīng)典案例是曾入選《最高人民法院公報(bào)》的“夢(mèng)特嬌”案。該案中，被告將自己擁有的“梅蒸”（字母和圖形組合）商標(biāo)拆分成與原告的“Montagut與花圖形”商標(biāo)相似的標(biāo)志使用在同類(lèi)商品上，盡管“梅蒸”商標(biāo)本身并不與原告商標(biāo)相似，但被告的不規(guī)范使用行為仍然構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

2.在后企業(yè)名稱(chēng)與在先注冊(cè)商標(biāo)的沖突。 對(duì)于這種沖突，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一項(xiàng)已經(jīng)給出了明確的處理原則，即以“突出使用”和容易使人產(chǎn)生“誤認(rèn)”為條件。這類(lèi)沖突的代表性案例如上?？死蚪z汀食品有限公司訴蘇州市克莉絲汀食品有限公司等商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案。該案中，被告將其企業(yè)名稱(chēng)變更為包含原告的注冊(cè)商標(biāo)“克莉絲汀”字樣的新名稱(chēng)，并在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中突出使用“克莉絲汀”，使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，最終被判侵權(quán)。

3.在后企業(yè)名稱(chēng)與在先企業(yè)名稱(chēng)的沖突。 在這種沖突中，判斷的標(biāo)準(zhǔn)也是在后企業(yè)名稱(chēng)與在先企業(yè)名稱(chēng)是否構(gòu)成相同或近似，使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆。這類(lèi)沖突的典型案例如天津梅蘭日蘭有限公司訴上海梅蘭日蘭電器（集團(tuán)）有限公司不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案。在該案中，原告經(jīng)過(guò)努力使得“梅蘭日蘭”字號(hào)獲得較高知名度，而被告惡意地將“梅蘭日蘭”在后登記為企業(yè)名稱(chēng)中的字號(hào)，使得原告合法利益受到侵害，最終被判構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

4.在后注冊(cè)商標(biāo)與在先企業(yè)名稱(chēng)的沖突。 顯然，本案權(quán)利沖突的類(lèi)型，即屬于這一種。造成本案權(quán)利沖突發(fā)生的原因，主要在于我國(guó)目前對(duì)企業(yè)名稱(chēng)與商標(biāo)的注冊(cè)登記管理分屬兩個(gè)系統(tǒng)：商標(biāo)是由國(guó)家商標(biāo)局統(tǒng)一實(shí)行全國(guó)集中核定注冊(cè)的，企業(yè)字號(hào)是分別由縣級(jí)(含)以上工商行政管理局登記注冊(cè)的，國(guó)家商標(biāo)局與地方工商局之間難以實(shí)現(xiàn)信息資源共享，也無(wú)法進(jìn)行交叉檢索。商標(biāo)局在商標(biāo)初審中并不主動(dòng)審查申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)有否與在先企業(yè)名稱(chēng)權(quán)發(fā)生沖突，故存在大量與他人企業(yè)名稱(chēng)中字號(hào)相同或近似的商標(biāo)被公告的情況，使得通過(guò)注冊(cè)程序，“合法”使用他人字號(hào)的行為大量涌現(xiàn)。

二、以本案為例歸納在先企業(yè)名稱(chēng)權(quán)和在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利沖突類(lèi)型案件的裁判要點(diǎn)

（一）類(lèi)似商品辨析是裁判此類(lèi)案件的基礎(chǔ) 根據(jù)《商標(biāo)法》第五十七條和《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，企業(yè)名稱(chēng)權(quán)要構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的侵犯，必須是在同種或類(lèi)似商品上使用。因此，同種或類(lèi)似商品的判斷，成為裁判此類(lèi)案件的基礎(chǔ)工作。類(lèi)似商品，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條的規(guī)定，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。例如本案中，兩種需要判定的商品分別是纖維素漿和涉案產(chǎn)品熟膠粉。

根據(jù)國(guó)家2002年8月發(fā)布的《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》，0116類(lèi)“紙漿”類(lèi)商品分類(lèi)下，共有3種商品，分別是木漿、紙漿和纖維素漿，故在商標(biāo)注冊(cè)的商品分類(lèi)中，纖維素漿類(lèi)商品隸屬于紙漿類(lèi)商品，應(yīng)主要用于制造紙類(lèi)商品，是木漿和紙漿的類(lèi)似商品。而熟膠粉則是在建筑墻面處理中，與水泥用灰漿等混合使用的添加劑，起到增加粘稠度和順滑度的作用。用于造紙的纖維素漿的消費(fèi)對(duì)象主要為專(zhuān)門(mén)的紙類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，一般通過(guò)工業(yè)原料市場(chǎng)等專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售渠道進(jìn)行銷(xiāo)售；而熟膠粉的銷(xiāo)售對(duì)象為有建筑裝潢需要的企業(yè)或個(gè)人，一般通過(guò)建材超市、建材市場(chǎng)等銷(xiāo)售渠道進(jìn)行銷(xiāo)售。因此，兩者在功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面有明顯區(qū)別，相關(guān)公眾不會(huì)認(rèn)為兩者存在特定聯(lián)系并造成混淆。由此得出結(jié)論，兩種商品不構(gòu)成類(lèi)似商品，當(dāng)然更不構(gòu)成同種商品。根據(jù)前面的分析，既然不構(gòu)成同種商品，那么本案中的侵權(quán)指控，因缺乏法律根據(jù)而成為無(wú)本之木，無(wú)源之水，自然無(wú)法得到法院支持。

（二）在先權(quán)利判定是裁判此類(lèi)案件的關(guān)鍵 經(jīng)過(guò)類(lèi)似商品的判斷之后，如果判明不屬同種或類(lèi)似商品，即可確定侵權(quán)不成立；如果判明屬于同種或類(lèi)似商品，就要進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)，即判定在先權(quán)利。

我國(guó)《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。這里的在先權(quán)利一般理解為在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前已經(jīng)取得的，除商標(biāo)權(quán)以外的其他權(quán)利，包括企業(yè)名稱(chēng)權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)等。其中，將與他人在先登記、使用并具有一定知名度的字號(hào)相同或者近似的文字申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，致使在先權(quán)利人的利益可能遭受損害的，構(gòu)成對(duì)他人在先字號(hào)權(quán)的侵犯，爭(zhēng)議商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊(cè)或者予以撤銷(xiāo)。由此可見(jiàn)，當(dāng)企業(yè)名稱(chēng)權(quán)構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的在先權(quán)利時(shí)，可以使后者權(quán)利狀態(tài)失去穩(wěn)定，成為撤銷(xiāo)后者的原因（商標(biāo)注冊(cè)滿5年除外），當(dāng)然更可以成為應(yīng)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)指控的抗辯事由。但是，法官在對(duì)在先權(quán)利是否成立形成心證時(shí)，必須充分考慮字號(hào)的知名程度，因?yàn)橹潭炔坏菣?quán)利在先成立的一個(gè)事實(shí)證明，也能使在先權(quán)利得到優(yōu)先保護(hù)在法益平衡方面獲得正當(dāng)性依據(jù)。

我國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第五條第（三）項(xiàng)規(guī)定，擅自使用他人的企業(yè)名稱(chēng)或者姓名，引人誤認(rèn)為是他人的商品的行為，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。另根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)民事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條規(guī)定，具有一定的市場(chǎng)知名度、為相關(guān)公眾所知悉的企業(yè)名稱(chēng)中的字號(hào)，可以認(rèn)定為反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第五條第（三）項(xiàng)規(guī)定的“企業(yè)名稱(chēng)”。概言之，當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)與在先成立的字號(hào)相同時(shí)，若字號(hào)具有一定的市場(chǎng)知名度、為相關(guān)公眾所知悉并且二者能構(gòu)成混淆，則在先字號(hào)可以得到《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的保護(hù)；反之，當(dāng)企業(yè)名稱(chēng)中的字號(hào)不構(gòu)成知名字號(hào)時(shí)，不但無(wú)法根據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第五條獲得保護(hù)，而且因?yàn)榉ㄒ鏅?quán)重不足而難以援引《商標(biāo)法》第三十二條中的在先權(quán)利進(jìn)行抗辯。因此，必須對(duì)字號(hào)的市場(chǎng)知名度進(jìn)行充分考察。建立在這種考察基礎(chǔ)之上的裁判，才能獲得較大的穩(wěn)定性。例如在本案中，經(jīng)法院查明，被告好美家公司自1998年成立時(shí)起就登記使用“好美家”字號(hào)作為企業(yè)名稱(chēng)，早于原告注冊(cè)“好美家”商標(biāo)的2003年。在原告注冊(cè)商標(biāo)前，被告已經(jīng)在全國(guó)擁有20余家子公司，營(yíng)業(yè)收入自1999年起持續(xù)大幅增加，到2003年?duì)I業(yè)收入已達(dá)12億元，廣告費(fèi)用的投入也是逐年大幅增加，同時(shí)，也獲得了全國(guó)范圍內(nèi)的各種榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)。種種事實(shí)，無(wú)可辯駁地使得法官形成被告享有合法在先企業(yè)名稱(chēng)權(quán)的自由心證。在先權(quán)利的確立，使得本案原告的訴訟請(qǐng)求更加沒(méi)有事實(shí)基礎(chǔ)。

（三）誠(chéng)實(shí)信用考察是裁判此類(lèi)案件的補(bǔ)充 適用誠(chéng)實(shí)信用原則解決企業(yè)名稱(chēng)權(quán)與注冊(cè)商標(biāo)權(quán)沖突，就是要審查權(quán)利人是否遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則，是否不正當(dāng)利用在他人的商譽(yù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。因此，誠(chéng)信考察作為此類(lèi)案件的一個(gè)重要補(bǔ)充，具有不可忽視的參考價(jià)值。本案中，原告方面，經(jīng)法院調(diào)查，原告除注冊(cè)過(guò)“好美家”商標(biāo)外，還注冊(cè)過(guò)“高士”、“紅3A”、“得事利”、“快圖美”、“時(shí)利”、“快能達(dá)”、“立能達(dá)”、“荔寶”、“富美家”、“拜高”、“快涂美”、“高師傅”、“力帆”、“百事達(dá)”等商標(biāo)，其中不乏有他人的知名商標(biāo)或商號(hào)。被告方面，經(jīng)法院調(diào)查，被告在其涉案產(chǎn)品的包裝盒上使用“好美家”字樣的同時(shí)，還注明了被告的企業(yè)名稱(chēng)和公司的地址、電話等，使相關(guān)公眾在選購(gòu)被告產(chǎn)品時(shí)能知曉所購(gòu)產(chǎn)品與被告的聯(lián)系，因此，被告在主觀上與涉案商標(biāo)混淆的惡意不難得到排除。綜合對(duì)雙方的誠(chéng)實(shí)信用的考察，可以對(duì)本案的裁判得出有價(jià)值的補(bǔ)充。

作者：袁博上海第二中級(jí)人民法院 200070 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://globalwellnesspartner.com/

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