如何從“不具備結(jié)合啟示”的角度答復(fù)創(chuàng)造性審查意見

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作者：任德欣  北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：淺談如何從不具備結(jié)合啟示的角度答復(fù)創(chuàng)造性審查意見

本文主要針對發(fā)明專利實質(zhì)審查中有關(guān)創(chuàng)造性的審查意見，從多篇對比文件不具有結(jié)合啟示入手，尋找答復(fù)審查意見的思路的突破點。

一、引言

在發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中，審查員通常會站在申請日前“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的視角判斷發(fā)明申請是否具有創(chuàng)造性，而《專利審查指南》中明確給出判斷發(fā)明申請是否具有創(chuàng)造性的指導(dǎo)性步驟，即三步法；三步法中要求審查員采用“確定最接近現(xiàn)有技術(shù)”-“確定發(fā)明申請與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征”-“判斷發(fā)明申請是否顯而易見”的方式判斷發(fā)明申請是否具備創(chuàng)造性；其中“判斷發(fā)明申請是否顯而易見”的重要步驟之一就是基于多個對比文件或者公知常識判斷其是否具有結(jié)合啟示。

《專利審查指南》第二部分第四章中指出，“要確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否具有某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)（以下簡稱對比文件1）以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明”。

 然而現(xiàn)有技術(shù)與對比文件1結(jié)合至少存在四種可能性：其一，現(xiàn)有技術(shù)和對比文件1即便結(jié)合也得不到本申請；其二，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機將現(xiàn)有技術(shù)和對比文件1結(jié)合；其三：現(xiàn)有技術(shù)和對比文件1無法結(jié)合；其四，現(xiàn)有技術(shù)與對比文件1結(jié)合確實能得到本申請。因而，我們在答復(fù)審查意見通知書時，對于結(jié)合啟示的答復(fù)應(yīng)當(dāng)充分考慮到上述前三種可能性。

二、答復(fù)思路

實際操作中，審查員所確定的技術(shù)啟示通常來自另一篇對比文件（以下簡稱對比文件2）或者公知常識。

1）當(dāng)所確定的技術(shù)啟示來自對比文件2時，主要涉及第二種可能性中的以下情形：

區(qū)別技術(shù)特征（以下簡稱特征A）在對比文件2中并非單獨起作用，而是和對比文件2中的其他特征（以下簡稱特征B）共同起作用才解決了實際解決的技術(shù)問題，也就是說，對比文件2中的特征A+特征B才能等效于本申請中被認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征，而審查員可能只是狹隘的從字面上相近或者相同就認(rèn)定了在對比文件2中特征A等同于本申請中的區(qū)別技術(shù)特征，而忽略了和其共同起作用的特征B，審查員沒有考慮到對比文件2的整體性，因而，對比文件2實際上給出了將特征A和特征B共同解決實際解決的技術(shù)問題的啟示，而非通過特征A單獨解決實際解決的技術(shù)問題的啟示，那么在將對比文件2和對比文件1結(jié)合時，就需要將特征A和特征B作為一個整體和對比文件1進行結(jié)合，但是審查員并未對特征B與對比文件1的結(jié)合進行審查，從而同樣需要和對比文件1結(jié)合的特征B可能會造成結(jié)合后的對比文件1和本申請的結(jié)構(gòu)并不相同。

2）當(dāng)所確定的技術(shù)啟示來自公知常識時，本文主要涉及第三種可能性中的以下情形：

對比文件1中并不存在實際解決的技術(shù)問題，或者說，實際解決的技術(shù)問題已經(jīng)被對比文件1中的其他技術(shù)特征所組成的技術(shù)手段給予解決，因而，本領(lǐng)域的技術(shù)人員在對比文件1的基礎(chǔ)上，沒有動機將區(qū)別技術(shù)特征和對比文件1結(jié)合得到本申請中的技術(shù)方案。

下面，結(jié)合一個實際案例，對上述答復(fù)思路進行說明。

三、案例分析

案例分析一

發(fā)明專利申請?zhí)?01510311924.8，專利名稱“一種手機側(cè)鍵裝配結(jié)構(gòu)及手機”（以下簡稱“本申請”），在實質(zhì)審查期間，審查員在《第一次審查意見通知書》中以對比文件1與對比文件2相結(jié)合，認(rèn)為“權(quán)利要求1-10不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性”。

本申請的權(quán)利要求1如下：

1、一種手機側(cè)鍵裝配結(jié)構(gòu)，其特征在于：所述側(cè)鍵裝配結(jié)構(gòu)包括側(cè)鍵（1）、電池蓋（2）、側(cè)鍵限位支架（3）和側(cè)鍵彈性墊（4），所述側(cè)鍵彈性墊（4）設(shè)置在側(cè)鍵（1）內(nèi)側(cè)和電池蓋（2）外側(cè)之間，所述側(cè)鍵（1）通過側(cè)鍵限位支架（3）固定在電池蓋（2）上，所述側(cè)鍵限位支架（3）位于電池蓋（2）的內(nèi)側(cè)，并能防止側(cè)鍵（1）向電池蓋（2）的外側(cè)脫落。

對比文件1同樣公開了一種手機側(cè)鍵裝配結(jié)構(gòu)，本申請權(quán)利要求1和對比文件1的主要區(qū)別技術(shù)特征如下：

1）側(cè)鍵彈性墊設(shè)置在側(cè)鍵內(nèi)側(cè)和電池蓋外側(cè)之間；

2）電池蓋；

上述區(qū)別技術(shù)特征在本申請中通過將側(cè)鍵彈性墊設(shè)置在側(cè)鍵內(nèi)側(cè)和電池蓋外側(cè)之間，對側(cè)鍵進行支撐并防止側(cè)鍵向電池蓋內(nèi)側(cè)移動，同時能夠保證電池蓋打開時不會由于側(cè)鍵向電池蓋內(nèi)側(cè)移動導(dǎo)致電池蓋和側(cè)鍵發(fā)生干涉而無法夠順利打開。

上述區(qū)別技術(shù)特征實際解決的技術(shù)問題是：“如何限制側(cè)鍵在電池蓋內(nèi)側(cè)方向上的移動，同時不妨礙電池蓋的順利打開”。

在對比文件2中，公開了一種雙色成型的按鍵單元，按鍵設(shè)置在彈性墊上（審查員認(rèn)為相當(dāng)于本申請的側(cè)鍵彈性墊），按鍵由內(nèi)向外的穿設(shè)在外殼上對應(yīng)側(cè)鍵的按鍵孔中，并且彈性墊位于外殼的內(nèi)側(cè)通過彈性墊對按鍵進行支撐，并防止按鍵向外殼的內(nèi)側(cè)移動，其結(jié)構(gòu)類似與遙控器中的按鍵結(jié)構(gòu)，審查員認(rèn)為，上述區(qū)別技術(shù)特征1）已經(jīng)被對比文件2公開，并且其在對比文件2中的作用與其在該權(quán)利要求中的作用相同，都是防止按鍵移動。即對比文件2給出了將其應(yīng)用到對比文件1中的啟示。上述區(qū)別技術(shù)特征2）為本領(lǐng)域的公知常識。

通過分析我們可以得知，在對比文件2中彈性墊并非獨自起到上述作用，而是只有當(dāng)彈性墊位于外殼的內(nèi)側(cè)的時候才能起到防止按鍵移動的作用，因而對比文件2中的彈性墊以及彈性墊位于外殼的內(nèi)側(cè)需要整體和對比文件1結(jié)合，然而對比文件2中彈性墊位于外殼的內(nèi)側(cè)的特征和本申請中側(cè)鍵彈性墊設(shè)置在側(cè)鍵內(nèi)側(cè)和電池蓋外側(cè)之間的特征在結(jié)構(gòu)上并不相同，由于本領(lǐng)域的技術(shù)人員并不具有創(chuàng)造力，將對比文件2和對比文件1進行結(jié)合后，對比文件1中相應(yīng)的結(jié)構(gòu)勢必需要按照對比文件2所給出的實際啟示進行改變，因此，即便將比文件2和對比文件1進行結(jié)合也依舊得不到本申請中的方案。

案例分析二

上述審查意見通知書在一通答復(fù)后，審查員發(fā)出了《第二次審查意見通知書》，在《第二次審查意見通知書》中，審查員以對比文件1和公知常識相結(jié)合，即，將上述區(qū)別技術(shù)特征均認(rèn)定為公知常識，認(rèn)為“權(quán)利要求1-10不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性”。

對于審查員在第二次審查意見通知書的認(rèn)定，如果直接就上述區(qū)別技術(shù)特征的具體作用作為主要答復(fù)點和審查員爭辯上述區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識，顯然，審查員認(rèn)可的可能性較低。因此需要一個能夠讓審查員更容易接受的理由來說服審查員。

通過對本身請進行進一步分析，在本申請中通過將側(cè)鍵限位支架設(shè)置在電池蓋的內(nèi)側(cè)起到限制側(cè)鍵向電池蓋外側(cè)脫落的作用，進一步的，和上述區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合，能夠限制側(cè)鍵在電池蓋內(nèi)外方向上的移動。在對比文件1中并未公開側(cè)鍵彈性墊設(shè)置在側(cè)鍵內(nèi)側(cè)和電池蓋外側(cè)之間，因此在對比文件1中并非通過側(cè)鍵彈性墊限制側(cè)鍵向電池蓋內(nèi)側(cè)方向上移動，而按鍵需要被限制在電池蓋內(nèi)外側(cè)方向上移動，可以說是本領(lǐng)域的公知常識，那么在對比文件1中就有可能通過其他技術(shù)手段限制側(cè)鍵在外殼的內(nèi)外側(cè)方向上移動的，帶著這個疑問，仔細(xì)的閱讀了對比文件1的方案，在對比文件1中對側(cè)鍵限位支架進行了進一步的限定，通過側(cè)鍵限位支架同時限制側(cè)鍵在外殼的內(nèi)外側(cè)方向上移動，因而對比文件1中實際上已經(jīng)通過其他的技術(shù)手段解決了如何限制側(cè)鍵向電池蓋內(nèi)側(cè)方向上移動的問題，因而在對比文件1中并不存在上述實際解決的技術(shù)問題，在對比文件1的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機對對比文件1進行進一步的改進，將對比文件1改成和本申請一樣的結(jié)構(gòu)。

四、亮點提示

1、在答復(fù)創(chuàng)造性審查意見時，不僅需要對本申請的方案進行整體性分析，同時也需要對對比文件1以及其他對比文件進行整體性分析，這樣更容易發(fā)現(xiàn)結(jié)合對比文件1和現(xiàn)有技術(shù)在結(jié)合啟示方面的問題；

2、相比于公知常識的其他答復(fù)思路，通過結(jié)合啟示方面進行答復(fù)，更具有說服力。

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作者：任德欣  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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