如何從“不具備結(jié)合啟示”的角度答復(fù)創(chuàng)造性審查意見

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作者：任德欣  北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：淺談如何從不具備結(jié)合啟示的角度答復(fù)創(chuàng)造性審查意見

本文主要針對(duì)發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查中有關(guān)創(chuàng)造性的審查意見，從多篇對(duì)比文件不具有結(jié)合啟示入手，尋找答復(fù)審查意見的思路的突破點(diǎn)。

一、引言

在發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查過程中，審查員通常會(huì)站在申請(qǐng)日前“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的視角判斷發(fā)明申請(qǐng)是否具有創(chuàng)造性，而《專利審查指南》中明確給出判斷發(fā)明申請(qǐng)是否具有創(chuàng)造性的指導(dǎo)性步驟，即三步法；三步法中要求審查員采用“確定最接近現(xiàn)有技術(shù)”-“確定發(fā)明申請(qǐng)與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征”-“判斷發(fā)明申請(qǐng)是否顯而易見”的方式判斷發(fā)明申請(qǐng)是否具備創(chuàng)造性；其中“判斷發(fā)明申請(qǐng)是否顯而易見”的重要步驟之一就是基于多個(gè)對(duì)比文件或者公知常識(shí)判斷其是否具有結(jié)合啟示。

《專利審查指南》第二部分第四章中指出，“要確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否具有某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)（以下簡(jiǎn)稱對(duì)比文件1）以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明”。

 然而現(xiàn)有技術(shù)與對(duì)比文件1結(jié)合至少存在四種可能性：其一，現(xiàn)有技術(shù)和對(duì)比文件1即便結(jié)合也得不到本申請(qǐng)；其二，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)將現(xiàn)有技術(shù)和對(duì)比文件1結(jié)合；其三：現(xiàn)有技術(shù)和對(duì)比文件1無法結(jié)合；其四，現(xiàn)有技術(shù)與對(duì)比文件1結(jié)合確實(shí)能得到本申請(qǐng)。因而，我們?cè)诖饛?fù)審查意見通知書時(shí)，對(duì)于結(jié)合啟示的答復(fù)應(yīng)當(dāng)充分考慮到上述前三種可能性。

二、答復(fù)思路

實(shí)際操作中，審查員所確定的技術(shù)啟示通常來自另一篇對(duì)比文件（以下簡(jiǎn)稱對(duì)比文件2）或者公知常識(shí)。

1）當(dāng)所確定的技術(shù)啟示來自對(duì)比文件2時(shí)，主要涉及第二種可能性中的以下情形：

區(qū)別技術(shù)特征（以下簡(jiǎn)稱特征A）在對(duì)比文件2中并非單獨(dú)起作用，而是和對(duì)比文件2中的其他特征（以下簡(jiǎn)稱特征B）共同起作用才解決了實(shí)際解決的技術(shù)問題，也就是說，對(duì)比文件2中的特征A+特征B才能等效于本申請(qǐng)中被認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征，而審查員可能只是狹隘的從字面上相近或者相同就認(rèn)定了在對(duì)比文件2中特征A等同于本申請(qǐng)中的區(qū)別技術(shù)特征，而忽略了和其共同起作用的特征B，審查員沒有考慮到對(duì)比文件2的整體性，因而，對(duì)比文件2實(shí)際上給出了將特征A和特征B共同解決實(shí)際解決的技術(shù)問題的啟示，而非通過特征A單獨(dú)解決實(shí)際解決的技術(shù)問題的啟示，那么在將對(duì)比文件2和對(duì)比文件1結(jié)合時(shí)，就需要將特征A和特征B作為一個(gè)整體和對(duì)比文件1進(jìn)行結(jié)合，但是審查員并未對(duì)特征B與對(duì)比文件1的結(jié)合進(jìn)行審查，從而同樣需要和對(duì)比文件1結(jié)合的特征B可能會(huì)造成結(jié)合后的對(duì)比文件1和本申請(qǐng)的結(jié)構(gòu)并不相同。

2）當(dāng)所確定的技術(shù)啟示來自公知常識(shí)時(shí)，本文主要涉及第三種可能性中的以下情形：

對(duì)比文件1中并不存在實(shí)際解決的技術(shù)問題，或者說，實(shí)際解決的技術(shù)問題已經(jīng)被對(duì)比文件1中的其他技術(shù)特征所組成的技術(shù)手段給予解決，因而，本領(lǐng)域的技術(shù)人員在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，沒有動(dòng)機(jī)將區(qū)別技術(shù)特征和對(duì)比文件1結(jié)合得到本申請(qǐng)中的技術(shù)方案。

下面，結(jié)合一個(gè)實(shí)際案例，對(duì)上述答復(fù)思路進(jìn)行說明。

三、案例分析

案例分析一

發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)?01510311924.8，專利名稱“一種手機(jī)側(cè)鍵裝配結(jié)構(gòu)及手機(jī)”（以下簡(jiǎn)稱“本申請(qǐng)”），在實(shí)質(zhì)審查期間，審查員在《第一次審查意見通知書》中以對(duì)比文件1與對(duì)比文件2相結(jié)合，認(rèn)為“權(quán)利要求1-10不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性”。

本申請(qǐng)的權(quán)利要求1如下：

1、一種手機(jī)側(cè)鍵裝配結(jié)構(gòu)，其特征在于：所述側(cè)鍵裝配結(jié)構(gòu)包括側(cè)鍵（1）、電池蓋（2）、側(cè)鍵限位支架（3）和側(cè)鍵彈性墊（4），所述側(cè)鍵彈性墊（4）設(shè)置在側(cè)鍵（1）內(nèi)側(cè)和電池蓋（2）外側(cè)之間，所述側(cè)鍵（1）通過側(cè)鍵限位支架（3）固定在電池蓋（2）上，所述側(cè)鍵限位支架（3）位于電池蓋（2）的內(nèi)側(cè)，并能防止側(cè)鍵（1）向電池蓋（2）的外側(cè)脫落。

對(duì)比文件1同樣公開了一種手機(jī)側(cè)鍵裝配結(jié)構(gòu)，本申請(qǐng)權(quán)利要求1和對(duì)比文件1的主要區(qū)別技術(shù)特征如下：

1）側(cè)鍵彈性墊設(shè)置在側(cè)鍵內(nèi)側(cè)和電池蓋外側(cè)之間；

2）電池蓋；

上述區(qū)別技術(shù)特征在本申請(qǐng)中通過將側(cè)鍵彈性墊設(shè)置在側(cè)鍵內(nèi)側(cè)和電池蓋外側(cè)之間，對(duì)側(cè)鍵進(jìn)行支撐并防止側(cè)鍵向電池蓋內(nèi)側(cè)移動(dòng)，同時(shí)能夠保證電池蓋打開時(shí)不會(huì)由于側(cè)鍵向電池蓋內(nèi)側(cè)移動(dòng)導(dǎo)致電池蓋和側(cè)鍵發(fā)生干涉而無法夠順利打開。

上述區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際解決的技術(shù)問題是：“如何限制側(cè)鍵在電池蓋內(nèi)側(cè)方向上的移動(dòng)，同時(shí)不妨礙電池蓋的順利打開”。

在對(duì)比文件2中，公開了一種雙色成型的按鍵單元，按鍵設(shè)置在彈性墊上（審查員認(rèn)為相當(dāng)于本申請(qǐng)的側(cè)鍵彈性墊），按鍵由內(nèi)向外的穿設(shè)在外殼上對(duì)應(yīng)側(cè)鍵的按鍵孔中，并且彈性墊位于外殼的內(nèi)側(cè)通過彈性墊對(duì)按鍵進(jìn)行支撐，并防止按鍵向外殼的內(nèi)側(cè)移動(dòng)，其結(jié)構(gòu)類似與遙控器中的按鍵結(jié)構(gòu)，審查員認(rèn)為，上述區(qū)別技術(shù)特征1）已經(jīng)被對(duì)比文件2公開，并且其在對(duì)比文件2中的作用與其在該權(quán)利要求中的作用相同，都是防止按鍵移動(dòng)。即對(duì)比文件2給出了將其應(yīng)用到對(duì)比文件1中的啟示。上述區(qū)別技術(shù)特征2）為本領(lǐng)域的公知常識(shí)。

通過分析我們可以得知，在對(duì)比文件2中彈性墊并非獨(dú)自起到上述作用，而是只有當(dāng)彈性墊位于外殼的內(nèi)側(cè)的時(shí)候才能起到防止按鍵移動(dòng)的作用，因而對(duì)比文件2中的彈性墊以及彈性墊位于外殼的內(nèi)側(cè)需要整體和對(duì)比文件1結(jié)合，然而對(duì)比文件2中彈性墊位于外殼的內(nèi)側(cè)的特征和本申請(qǐng)中側(cè)鍵彈性墊設(shè)置在側(cè)鍵內(nèi)側(cè)和電池蓋外側(cè)之間的特征在結(jié)構(gòu)上并不相同，由于本領(lǐng)域的技術(shù)人員并不具有創(chuàng)造力，將對(duì)比文件2和對(duì)比文件1進(jìn)行結(jié)合后，對(duì)比文件1中相應(yīng)的結(jié)構(gòu)勢(shì)必需要按照對(duì)比文件2所給出的實(shí)際啟示進(jìn)行改變，因此，即便將比文件2和對(duì)比文件1進(jìn)行結(jié)合也依舊得不到本申請(qǐng)中的方案。

案例分析二

上述審查意見通知書在一通答復(fù)后，審查員發(fā)出了《第二次審查意見通知書》，在《第二次審查意見通知書》中，審查員以對(duì)比文件1和公知常識(shí)相結(jié)合，即，將上述區(qū)別技術(shù)特征均認(rèn)定為公知常識(shí)，認(rèn)為“權(quán)利要求1-10不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性”。

對(duì)于審查員在第二次審查意見通知書的認(rèn)定，如果直接就上述區(qū)別技術(shù)特征的具體作用作為主要答復(fù)點(diǎn)和審查員爭(zhēng)辯上述區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識(shí)，顯然，審查員認(rèn)可的可能性較低。因此需要一個(gè)能夠讓審查員更容易接受的理由來說服審查員。

通過對(duì)本身請(qǐng)進(jìn)行進(jìn)一步分析，在本申請(qǐng)中通過將側(cè)鍵限位支架設(shè)置在電池蓋的內(nèi)側(cè)起到限制側(cè)鍵向電池蓋外側(cè)脫落的作用，進(jìn)一步的，和上述區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合，能夠限制側(cè)鍵在電池蓋內(nèi)外方向上的移動(dòng)。在對(duì)比文件1中并未公開側(cè)鍵彈性墊設(shè)置在側(cè)鍵內(nèi)側(cè)和電池蓋外側(cè)之間，因此在對(duì)比文件1中并非通過側(cè)鍵彈性墊限制側(cè)鍵向電池蓋內(nèi)側(cè)方向上移動(dòng)，而按鍵需要被限制在電池蓋內(nèi)外側(cè)方向上移動(dòng)，可以說是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，那么在對(duì)比文件1中就有可能通過其他技術(shù)手段限制側(cè)鍵在外殼的內(nèi)外側(cè)方向上移動(dòng)的，帶著這個(gè)疑問，仔細(xì)的閱讀了對(duì)比文件1的方案，在對(duì)比文件1中對(duì)側(cè)鍵限位支架進(jìn)行了進(jìn)一步的限定，通過側(cè)鍵限位支架同時(shí)限制側(cè)鍵在外殼的內(nèi)外側(cè)方向上移動(dòng)，因而對(duì)比文件1中實(shí)際上已經(jīng)通過其他的技術(shù)手段解決了如何限制側(cè)鍵向電池蓋內(nèi)側(cè)方向上移動(dòng)的問題，因而在對(duì)比文件1中并不存在上述實(shí)際解決的技術(shù)問題，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)對(duì)對(duì)比文件1進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn)，將對(duì)比文件1改成和本申請(qǐng)一樣的結(jié)構(gòu)。

四、亮點(diǎn)提示

1、在答復(fù)創(chuàng)造性審查意見時(shí)，不僅需要對(duì)本申請(qǐng)的方案進(jìn)行整體性分析，同時(shí)也需要對(duì)對(duì)比文件1以及其他對(duì)比文件進(jìn)行整體性分析，這樣更容易發(fā)現(xiàn)結(jié)合對(duì)比文件1和現(xiàn)有技術(shù)在結(jié)合啟示方面的問題；

2、相比于公知常識(shí)的其他答復(fù)思路，通過結(jié)合啟示方面進(jìn)行答復(fù)，更具有說服力。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：任德欣  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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