日本在遏制「垃圾專利」泛濫方面的制度創(chuàng)新之處

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作者：張建鵬  北京連和連知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人

原標(biāo)題：淺析日本在遏制“垃圾專利”泛濫方面的制度創(chuàng)新之處

近年來，我國許多地方政府為了推動產(chǎn)業(yè)升級、科技革新，相繼出臺了一些資助政策鼓勵專利申請，這些政策對鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，提高創(chuàng)新積極性起到了積極的作用，但同時不可忽視的是某些企事業(yè)單位為了抬升身價、獲得政府補(bǔ)貼，某些個人為了方便在一線城市落戶或者評職稱、拿項目而鉆我國專利制度的空子申請一些毫無創(chuàng)新之處的“垃圾專利”、“注水專利”，嚴(yán)重影響了我國專利水平的提升[1]。正如國家知識產(chǎn)權(quán)局前局長田力普所指出的，中國要“采取措施，要擠掉水分，讓真正有價值的、真正的創(chuàng)新成果能夠通過我們的工作和專利審批轉(zhuǎn)變成知識產(chǎn)權(quán)，進(jìn)而在市場中能夠發(fā)揮效益，推動創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)而推動國家的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展”[2]。

從下表1[3]來看目前我國專利質(zhì)量總體不高，突出表現(xiàn)在以下幾個方面：

一、發(fā)明專利申請量在三種專利的總申請量中比例偏低：發(fā)明專利可以說是發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計三種專利中“技術(shù)含量”最高的，但國內(nèi)申請中發(fā)明專利申請量僅占國內(nèi)專利總申請量的30.6%，而實用新型和外觀設(shè)計專利申請量合計則占高達(dá)69.4%，而國外進(jìn)入我國的專利申請中發(fā)明專利占了其總申請量的85.5%，實用新型和外觀設(shè)計合計申請量僅占14.5%；

二、與國外進(jìn)入我國的發(fā)明專利申請相比，我國發(fā)明專利授權(quán)率偏低：國內(nèi)申請中發(fā)明專利截至2016年12月份累計為6058575件，授權(quán)量1464115件，授權(quán)率為24.2%，而國外進(jìn)入我國的發(fā)明專利申請量截至2016年12月份累計為1637788件，授權(quán)量為851296件，授權(quán)量率為52.0%；

三、我國專利有效量比例偏低：衡量專利的價值的一個重要尺度就是權(quán)利人肯不肯繳納年費(fèi)維持其有效性，特別是在隨著專利維持時間延長，年費(fèi)階梯狀提高的情況下，缺乏市場價值的專利會逐漸因權(quán)利人停止繳納年費(fèi)而失效。外國專利申請量在我國的受理量僅占8.8%，但有效量則占到了12.1%，這折射出與外國進(jìn)入我國的專利申請相比，我國專利價值較低的現(xiàn)狀。

對此，筆者認(rèn)為他山之石可以為錯，我國可以適當(dāng)借鑒專利制度實行較早的國家如日本的專利制度的創(chuàng)新之處和審查實踐經(jīng)驗，遏制我國“垃圾專利”的泛濫，擠壓專利申請量的“水分”，從而推動我國專利申請專利的提高。

表1：我國三種專利受理/授權(quán)/有效累計狀況（截至2016年12月份）

日本專利審查中通過信息提供制度、專利異議申請制度、實用新型技術(shù)評價書提示制度和外觀設(shè)計審查中針對“新穎性”和“創(chuàng)作非容易性”的實質(zhì)審查制度，很大程度上擠掉了專利申請量中的水分，促進(jìn)了申請文件的撰寫質(zhì)量的提升，其主要“特色”制度如下：

一、信息提供制度

1. 信息提供制度的設(shè)立初衷

關(guān)于該制度的目的，日本特許廳指出[4]，“提供對審查有益的信息有助于更加迅速、準(zhǔn)確的審查。另外，即使是在專利授權(quán)之后，也能夠充實與權(quán)利有效性相關(guān)的信息的收集手段而進(jìn)行審判方面的審理。特許廳將繼續(xù)在諸位協(xié)助下致力于實現(xiàn)世界上最快速、最高品質(zhì)的知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)”。

總體上可以說特許廳對信息提供是持非常歡迎態(tài)度的，特許廳指出，“對于不應(yīng)當(dāng)獲得專利 （實用新型注冊）的發(fā)明（方案）而授予專利（實用新型注冊）的事態(tài)可以說是不應(yīng)該的情況。從這點來說，為了充實對涉及權(quán)利的有效性的信息的收集手段，即使是在專利（實用新型注冊）授權(quán)之后認(rèn)可信息提供也是有意義的”。對此，提供信息者還可以得到特許廳就所提供的信息的利用情況的反饋。當(dāng)然，為了保障信息提供者的權(quán)利，信息提供者也可以選擇匿名提供的方式，只要在提供信息時在“住所或居所”和“姓名或名稱”欄中填寫“省略”二字即可，不過這種情況下是無法得到所提供信息的利用狀況的反饋的。

2. 信息提供制度的法律依據(jù)

關(guān)于信息提供制度，日本專利法施行規(guī)則和實用新型法施行規(guī)則分別為其提供了法律依據(jù)：

日本專利法施行規(guī)則第13條之2規(guī)定，對于修改超范圍、非發(fā)明或不具有工業(yè)實用性、缺乏新穎性、缺乏創(chuàng)造性、得不到說明書支持、不符合對現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)信息進(jìn)行公開的要求、不符合專利請求的范圍的記載要素等情況[5]，“任何人均可通過向特許廳長官提交刊行物、附于專利申請或?qū)嵱眯滦妥陨暾埖纳暾垥恼f明書、專利請求的范圍或?qū)嵱眯滦妥哉埱蟮姆秶蚋綀D的副本及其他文件，而提出專利申請屬于以下各號情況的任一的意旨[6]（何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細(xì)書、特許請求の範(fàn)囲若しくは実用新案登録請求の範(fàn)囲若しくは図面の寫しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各號のいずれかに該當(dāng)する旨の情報を提供することができる。）”。

日本實用新型法施行規(guī)則第22條也規(guī)定，“任何人均可向通過向特許廳長官提出刊行物或其副本或添附于實用新型注冊申請或?qū)＠暾埖恼埱髸恼f明書、實用新型注冊請求的范圍或?qū)＠埱蟮姆秶蚋綀D的副本，從而提供實用新型注冊申請所涉及的方案根據(jù)實用新型法第三條第一款第三號及第二款、第三條之二或第七條第一款至第三款或第六款的規(guī)定不能獲得實用新型注冊這一主旨的信息（原文：何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその寫し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細(xì)書、実用新案登録請求の範(fàn)囲若しくは特許請求の範(fàn)囲若しくは図面の寫しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三條第一項第三號及び第二項（同號に掲げる考案に係るものに限る。）、第三條の二又は第七條第一項から第三項まで若しくは第六項の規(guī)定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる）”。

3. 信息提供制度的對象

關(guān)于“成為信息提供的對象的申請”，日本專利局指出，“能夠?qū)μ卦S廳相關(guān)的專利申請及商標(biāo)注冊申請進(jìn)行信息提供。對于已不再與特許廳相關(guān)的專利申請及商標(biāo)注冊申請（例如確定駁回審定的專利申請、放棄、撤回的專利申請或被駁回的專利申請），不能進(jìn)行信息提供。另外，不考慮是否存在審查請求”。由此可見，不拘于利害關(guān)系人，不拘于該專利申請是否已經(jīng)開始實質(zhì)審查，只要該專利仍然處于特許廳的管理之下，任何人均可以對發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷忍峁┛赡苡绊懫錂?quán)利穩(wěn)定性的文件資料等。

4. 信息提供制度的成效

該制度對日本擠壓“垃圾專利”的生存空間，對專利申請量的“擠水”起到了一定的積極作用，如下圖1[7]所示，近幾年來信息提供件數(shù)保持在每年7000件左右的水平，特別是2009年特許廳推出網(wǎng)上信息提供系統(tǒng)以來，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息提供的數(shù)量和比例明顯提高，有利于審查員加速審查進(jìn)程和避免“垃圾”專利授權(quán)。

圖1

二、專利異議申請制度

我們知道，在我國商標(biāo)注冊申請通過商標(biāo)局的初審之后進(jìn)行公告，自公告之日起3個月內(nèi)在先權(quán)利人、利害關(guān)系人可以就該商標(biāo)注冊向商標(biāo)局提出異議，以避免不該獲得注冊的商標(biāo)得到注冊而影響自身合法權(quán)益。在日本，特許廳確立了類似于我國商標(biāo)異議制度的“專利異議申請制度（日語原文：特許異議申立制）”以避免不該授權(quán)專利獲得授權(quán)。

1. 專利異議制度的設(shè)立初衷

日本的專利異議申請制度始于2015年4月份，日本特許廳指出[8]，“該制度為，賦予第三人尋求對專利處分的更正的機(jī)會，在存在專利異議的申請時，特許廳自身就該處分是否恰當(dāng)進(jìn)行審理，在該專利存在瑕疵的情況下，通過謀求其修正來謀求專利的盡早穩(wěn)定化的制度”。因此，與專利無效制度不同，不拘于利害關(guān)系人，任何人均可針對于自2015年4月1日之后刊登于“專利刊登公報”的專利，在該公報之日起6個月內(nèi)向特許廳提出異議，除非該專利權(quán)在上述期間已經(jīng)失效。特許廳在接到該申請之后將會組織3至5人的合議組對該專利權(quán)的授予是否適當(dāng)進(jìn)行審理。

2. 專利異議申請制度的特點

應(yīng)該說，“專利異議申請制度”是一種介于以上所述“信息提供制度”與“專利無效制度”之間的形式，因此該制度設(shè)計上兼有這兩者的特點。如果說“信息提供制度”更多情況下體現(xiàn)在通過提供信息來影響審查員等對專利授權(quán)的態(tài)度，那么“專利異議”的申請人則可以說實際上是在“無效”已經(jīng)獲得授權(quán)的專利，在某種程度上已經(jīng)屬于權(quán)利人和異議申請人之間的對抗。因此，特許廳需要組成合議組來審查該申請是否恰當(dāng)，專利授權(quán)是否恰當(dāng)，且異議申請人不能采取匿名方式，并且需要繳納一定費(fèi)用等。而且，如果權(quán)利人針對該異議提出修改請求并得到合議組認(rèn)可，合議組審判長還需要進(jìn)一步將該決定書的副本下達(dá)異議申請人，異議申請人可以就此在指定期間內(nèi)提出意見陳述。

但另一方面，與專利無效訴訟相比，專利異議的審理仍然屬于特許廳和權(quán)利人之間而非異議申請人和權(quán)利人之間的對抗，所以原則上采用書面審理的形式，異議申請人原則上不能會見合議組成員，而權(quán)利人則被賦予至少一次會見合議組成員陳述意見的機(jī)會，因此可以說類似于我國的復(fù)審委復(fù)審過程。

如果在專利異議的審理中合議組最終確認(rèn)被授權(quán)專利無效或部分無效，則被無效的專利或部分專利被視為自始至終不存在，權(quán)利人可以通過向東京高級法院、知識產(chǎn)權(quán)高級法院等以特許廳長官為被告提出訴訟以維護(hù)專利權(quán)的有效性。

3. 專利異議申請制度的成效

如下表2[9]所述，自該制度2015年4月份開始執(zhí)行，截至2017年3月份，共1901件專利被提起異議，其中90件被撤銷，370件在修改的前提下得到維持，應(yīng)該說取得了一定效果，避免了不該授權(quán)專利的授權(quán)，且有利于最終確認(rèn)專利權(quán)的專利的權(quán)利穩(wěn)定性。

表2：日本2015年4月份-2017年1月份專利異議申請狀況統(tǒng)計

三、實用新型權(quán)利人維權(quán)時必須向疑似侵權(quán)人提供特許廳制作的“實用新型技術(shù)評價書”

1. 實用新型技術(shù)評價書提示制度的設(shè)立初衷

眾所周知，與發(fā)明專利相比，實用新型在包括我國在內(nèi)的大多數(shù)國家并不進(jìn)行實質(zhì)審查，形式審查合格即可獲得授權(quán)，因此不可避免導(dǎo)致了兩個問題出現(xiàn)：①某些申請人利用實用新型進(jìn)行“專利灌水”；②“專利流氓”利用實用新型制度搶先申請大量低價值乃至無價值的實用新型專利并以此對行業(yè)內(nèi)的正常企業(yè)以“專利侵權(quán)”為名提起訴訟，通過對其正常生產(chǎn)經(jīng)營造成困擾的方式迫使相關(guān)企業(yè)就范，提供一定的對價從而漁利。

對此，日本特許廳設(shè)立了“實用新型技術(shù)評價書提示制度”，日本特許廳指出[10]，“（發(fā)明）專利制度中采用了審查之后再授予專利權(quán)的審查主義，但在實用新型制度中從盡快授予權(quán)利的觀點出發(fā)采用了僅僅進(jìn)行形式審查的無審查主義。另外，從防止權(quán)利濫用及避免對第三人造成難以預(yù)料的不利的觀點出發(fā)，對權(quán)利人賦予了在行使權(quán)利之前提示（由特許廳制作的）實用新型技術(shù)評價書而進(jìn)行警告的義務(wù)”。

2. 實用新型技術(shù)評價書提示制度的法律依據(jù)及其成效

日本實用新型法第29條之2規(guī)定，“實用新型權(quán)利人或?qū)Ｓ脤嵤?quán)利人如果不對自己的實用新型權(quán)利或?qū)Ｓ脤嵤?quán)利的侵害者等提示與所注冊實用新型相關(guān)的實用新型技術(shù)評價書并進(jìn)行警告之后，不得行使該權(quán)利（実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術(shù)評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない）”。也就是說，雖然該實用新型技術(shù)評價書本身并不是行政決定，但作為維權(quán)要件，如果“專利流氓”企圖通過搶先注冊大量實用新型并通過對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行訴訟干擾以獲得“和解”對價從而漁利，那么就需要事先掂量一下能不能從特許廳獲得對其權(quán)利進(jìn)行正面評價的技術(shù)評價書，這無疑限制了“專利流氓”的搶注行為。

同時，由于維權(quán)中的風(fēng)險，即使是正當(dāng)權(quán)利人也難免出現(xiàn)維權(quán)主張被駁回的情況，這種情況下維權(quán)人經(jīng)常會遇到被疑侵權(quán)人的反訴，反過來被要求賠償損失，這無疑加重了正當(dāng)權(quán)利人的維權(quán)顧慮。在此情況下，為了維護(hù)“實用新型技術(shù)評價書”的權(quán)威性，避免維權(quán)人被過度限制，日本實用新型法第29條之3規(guī)定，“實用新型權(quán)利人或?qū)Ｓ脤嵤?quán)利人對侵害人行使權(quán)利或發(fā)出警告的情況下，在確定審決實用新型注冊無效時，實用新型權(quán)利人或?qū)Ｓ脤嵤?quán)利人有責(zé)任向?qū)Ψ劫r償因其行使該權(quán)利或發(fā)出該警告給對方導(dǎo)致的損失。但是基于實用新型技術(shù)評價書的實用新型技術(shù)評價來行使該權(quán)利或發(fā)出該警告時、以其他相當(dāng)?shù)淖⒁庑惺乖摍?quán)利或發(fā)出該警告時不在此范圍（実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に與えた損害を賠償する責(zé)めに任ずる。ただし、実用新案技術(shù)評価書の実用新案技術(shù)評価に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相當(dāng)の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。）”。因此可以說實用新型技術(shù)評價書可以說既是“專利流氓”的緊箍咒，也是正常申請人維護(hù)權(quán)利的尚方寶劍，還是免責(zé)的護(hù)身符，起到了多重效果。

如下圖2和3所示，日本每年實用新型的申請量和注冊量僅僅是幾千件，不及發(fā)明的零頭（例如日本2016年發(fā)明申請量為318381件[11]），且呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢，可以說該制度起到了一定程度上的作用。

四、外觀設(shè)計授權(quán)過程中的實質(zhì)審查制度

1. 外觀設(shè)計實質(zhì)審查制度的法律依據(jù)

在外觀設(shè)計制度方面，日本存在與發(fā)明類似的“新穎性”和“創(chuàng)作非容易性”要求，特別是關(guān)于“創(chuàng)作非容易性”，其外觀設(shè)計法第3條第2款規(guī)定如下：在該外觀設(shè)計注冊申請之前，具有該外觀設(shè)計所屬領(lǐng)域中的通常知識者基于在日本國內(nèi)或外國公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結(jié)合而容易做出該外觀設(shè)計時，對于該外觀設(shè)計，不拘于前款規(guī)定，不能獲得外觀設(shè)計注冊（日語原文：意匠登録出願前にその意匠の屬する分野における通常の知識を有する者が日本國內(nèi)又は外國において公然知られた形狀、模様若しくは色彩又はこれらの結(jié)合に基づいて容易に意匠の創(chuàng)作をすることができたときは、その意匠については、前項の規(guī)定にかかわらず、意匠登録を受けることができない）。

2. 外觀設(shè)計實質(zhì)審查制度的特點

在外觀設(shè)計的實質(zhì)審查過程中，日本審查員有責(zé)任對現(xiàn)有設(shè)計進(jìn)行檢索并可以依據(jù)多份現(xiàn)有設(shè)計的結(jié)合否定外觀設(shè)計的創(chuàng)作非容易性，例如下圖4[12]所示的外觀設(shè)計“道路用柵欄”因缺乏因與兩份現(xiàn)有設(shè)計的結(jié)合相比不具有創(chuàng)作非容易性而不能獲得授權(quán)

圖4

3. 外觀設(shè)計實質(zhì)審查制度的成效

由下圖5和6[13]可見，與實用新型類似，日本外觀設(shè)計申請量雖高于同時期實用新型的申請量，但仍然僅為同時期發(fā)明專利的申請量的不足十分之一，例如日本2016年外觀設(shè)計國內(nèi)申請量為28796件，同年發(fā)明專利申請量為318381件。

結(jié)語

發(fā)明專利撰寫質(zhì)量不高和申請人因各種原因利用寬松的實用新型和外觀設(shè)計授權(quán)制度進(jìn)行炮制“垃圾”專利進(jìn)行專利“灌水”是制約我國專利水平申請水平提高的重要因素。制度上的革新能夠有效抑制專利“灌水”現(xiàn)象，擠壓“垃圾”專利的生存空間，促使專利制度真正服務(wù)于企事業(yè)單位的技術(shù)革新，并有利于真正有市場需求的專利權(quán)利的穩(wěn)定性和合法維權(quán)。日本在專利審查和維權(quán)的制度創(chuàng)新和實踐經(jīng)驗無疑對我國專利制度革新、專利審查水平提高和專利質(zhì)量的整體改善具有重要借鑒意義。

注釋：

[1]http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2017-09-12/doc-ifyktzim9992587.shtml

[2]http://money.163.com/13/0425/11/8TA8I4GS00254TI5.html

[3]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局《專利統(tǒng)計年報2016》第一部分第一頁

[4]http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm

[5]http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_01.htm

[6]指缺乏新穎性、創(chuàng)造性、得不到說明書支持等不應(yīng)授權(quán)的情況

[7]出處同5

[8]日本特許廳“審查便覽（日語原文：審査便覧）”第67章

[9]http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017/honpen/0101.pdf

[10]日本特許廳《知識產(chǎn)權(quán)入門》第2節(jié)“實用新型制度概要”

[11]http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017/honpen/0101.pdf

[12]日本《外觀設(shè)計審查基準(zhǔn)》第２部分“外觀設(shè)計注冊的要素（登録の要件）”第３章“創(chuàng)作非容易性”之23.5.1節(jié)“置換的外觀設(shè)計”

[13]出處同10

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：張建鵬  北京連和連知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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