法國的「專利制度和專利申請妙用」

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作者：陶梅趙晶歐洲理利仁知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所

原標(biāo)題：法國專利申請的妙用

在經(jīng)濟全球化的大趨勢下，在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的大背景下，在政府加快實施“走出去”戰(zhàn)略的推動下，越來越多的中國企業(yè)考慮走出國門，去更大范圍、更廣領(lǐng)域、更高層次上參與國際經(jīng)濟技術(shù)合作與競爭。

在“走出去”的過程中，知識產(chǎn)權(quán)是一個無法繞開的話題，其中專利的全球布局又是重中之重。數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)在國外的專利申請越來越多，然而在法國（歐洲國土面積第三大，人口總數(shù)第二，歐洲四大經(jīng)濟體之一，中國在歐盟的第四大貿(mào)易伙伴）的專利申請數(shù)量雖然有所上升，但年申請量仍保持在較低水平。這樣略顯尷尬的現(xiàn)實背后必定有多方面的原因，但中國申請人對法國專利制度缺乏了解，對法國專利的價值認識不夠充分，應(yīng)該是其中一個重要的因素。

本文將帶領(lǐng)大家了解這個既熟悉又陌生的國家的專利制度和申請程序，在了解的基礎(chǔ)上，再向中國申請人介紹法國專利的妙用。

一、法國專利制度及程序簡介

1.1 專利類型

法國專利分為發(fā)明專利（Brevet）和實用證書專利（Certificat d’Utilité ），由法國工業(yè)產(chǎn)權(quán)局（INPI）負責(zé)受理和審查。外觀設(shè)計申請雖然也是由INPI受理，但它未被納入專利體系，而是作為另一種單獨的工業(yè)產(chǎn)權(quán)，在法國通常由商標(biāo)代理人處理。

法國的發(fā)明專利跟中國的發(fā)明專利類似，可以保護產(chǎn)品和方法，同時法律也規(guī)定了一些不受專利權(quán)保護的客體，例如理論、信息、計算機程序、商業(yè)方法等本身，違背社會公德和妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，動植物品種，疾病的診斷和治療方法（在權(quán)利要求的撰寫滿足一定條件的情況下可授權(quán)）。

與中國相同，法國發(fā)明專利最長有效期為申請日起20年，但不同的是，只要經(jīng)過有限的實質(zhì)審查（詳見下文），一般提交申請后2-3年可以授權(quán)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，法國的專利授權(quán)率非常高，在我們代理的案子中，鮮有被駁回的情況。

而法國的實用證書專利跟發(fā)明專利相比，除了在保護期限和審查程序上有所區(qū)別之外，在保護客體、可專利性的要求方面是完全一樣的。相比之下，在我國專利法對實用新型的定義上可以看出對其發(fā)明高度的要求要低于發(fā)明，在確權(quán)維權(quán)的過程中也是這樣實際操作的。因此，應(yīng)該說，將法國的實用證書類比于中國的實用新型也并不是十分恰當(dāng)?shù)摹?br/>

具體來說，法國的實用證書專利不經(jīng)過檢索程序和實質(zhì)審查，但其授權(quán)速度遠沒有我們想象得快，實際上，它要經(jīng)過公布（一般是自申請日（有優(yōu)先權(quán)日的，指優(yōu)先權(quán)日）起滿18個月公開，當(dāng)然，與中國一樣，申請人可以請求提前公開）和隨后授權(quán)公告這兩個步驟，因此一般提交申請后1-2年才可以獲得授權(quán)。而它的有效期只有短短的6年。另外，雖然在審批過程中無需請求檢索，但當(dāng)權(quán)利人想要維權(quán)的時候，則需要遞交檢索報告。由于以上眾多因素，這種類型的專利在法國的申請量極低，這與中國的實用新型所受的待遇完全不同。

在法國，與專利相關(guān)的法律規(guī)定被收錄在了《法國知識產(chǎn)權(quán)法典》中。

1.2 審批程序

發(fā)明專利

提交申請→形式審查→檢索→公布→實質(zhì)審查→授權(quán)公告

以上是法國發(fā)明專利申請的一般性程序，下面僅指出值得注意或可加以利用的幾個特點：

?專利申請可以以任何語言提交，但如果是以法語之外的語言提交，則必須在兩個月內(nèi)補交法語譯文。在審查過程中，可基于外語原文更正翻譯錯誤。

?如果申請是通過注冊的法國專利代理人提交的，則不需要提供委托書。

?檢索結(jié)果是以“初步檢索報告”的形式提供，其具有與歐洲或PCT檢索報告相同的結(jié)構(gòu)，并包含評述本發(fā)明可專利性的書面意見。該書面意見不隨申請文本一同公布，但在申請被公布后，第三方可以向INPI通過請求獲得。當(dāng)初步檢索報告中包含被認為破壞新穎性和/或創(chuàng)造性的相關(guān)對比文件時，申請人必須對該報告進行答復(fù)，答復(fù)期限為3個月，需要時可延期3個月（無官費），但僅可延期一次。值得注意的是，INPI可以以明顯缺乏新穎性為由駁回專利申請，但沒有權(quán)利以缺乏創(chuàng)造性為由駁回。然而，與大多數(shù)國家相同，穩(wěn)定有效的專利其權(quán)利要求需要具有創(chuàng)造性。如果第三人對該專利提出無效宣告請求，則將由法院裁決發(fā)明是否具有創(chuàng)造性。

?當(dāng)法國申請為首次申請時（即沒有要求任何優(yōu)先權(quán)），INPI將委托歐洲專利局（EPO）出具初步檢索報告，通常自申請日起9個月內(nèi)（有時10個月左右，但一般不會晚于12個月）發(fā)送給申請人。這一點是非常有利用價值的，下文會具體介紹它的妙用。

?當(dāng)法國申請為二次申請時（即要求了優(yōu)先權(quán)），初步檢索報告由INPI自己出具。通常，INPI會在優(yōu)先權(quán)日起2年左右，通知申請人提交同族申請在各國審查過程中審查員所引用文獻的相關(guān)信息，以便為其檢索提供參考，隨后綜合各方面信息，完成初步檢索報告。

?專利申請自申請日（有優(yōu)先權(quán)日的，指優(yōu)先權(quán)日）起滿18個月公布。屆時，如果初步檢索報告已經(jīng)完成，則與專利申請同時公布，否則稍后公布。

?第三方可以在初步檢索報告公布后3個月的期限內(nèi)提交意見，但不可匿名提交。

?INPI在實質(zhì)審查階段，會基于初步檢索報告中引用的文件、可能收到的第三方意見以及申請人對初步檢索報告的答復(fù)，做出最終檢索報告。一件申請只要滿足了各種形式要求并且權(quán)利要求不明顯缺乏新穎性，在最終檢索報告做出之后不久，一般就會收到授權(quán)繳費通知。授權(quán)專利與最終檢索報告一同公布，這是為了讓公眾知曉是否存在被審查員認為可能會影響權(quán)利要求的有效性的文件。

?與中國不同，若要挑戰(zhàn)一件法國專利的有效性，不是向?qū)＠痔岢稣埱?，而是要直接去法院提起無效訴訟。

?年費（維持費）是從提交申請的第二個周年日開始繳納。該費用須在周年屆滿月的最后一天前繳納。若沒有按時繳納，可以在 6個月的寬限期內(nèi)補交該費用和相應(yīng)的滯納金。需要注意的是，即使專利尚未授權(quán)、尚在申請階段時，也要每年繳納維持費。

實用證書專利

提交申請→形式審查→公布→授權(quán)公告

與法國發(fā)明專利相比，實用證書專利申請的審查程序中沒有檢索和實質(zhì)審查這兩個步驟，其它方面基本相同，在此不再贅述。

1.3 獲得法國專利的途徑

目前，獲得法國專利有以下幾種途徑：

1）直接或根據(jù)巴黎公約向INPI提出法國專利申請，經(jīng)審查符合要求授予法國專利權(quán)。

2）直接或根據(jù)巴黎公約向EPO提出歐洲專利申請，經(jīng)審查獲得授權(quán)以后，去法國生效。

3）直接或根據(jù)巴黎公約提出PCT申請，隨后PCT申請進入歐洲地區(qū)階段，經(jīng)EPO審查獲得授權(quán)以后，去法國生效。

要提醒中國申請人注意的是，根據(jù)現(xiàn)行專利法的規(guī)定，針對在大陸完成的發(fā)明創(chuàng)造，去國外申請專利之前，要向國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）請求保密審查。因此，在采用第1或第2種途徑時，提交外國專利申請之前，務(wù)必先履行上述手續(xù)。而在采用第3種途徑時，向SIPO提交PCT申請時已視為提交了保密審查請求，無需單獨辦理。

另外，需要指出的是，在第3種途徑中，PCT申請不能直接進入法國國家階段，因為法國已經(jīng)關(guān)閉了這種途徑。目前，除了法國以外，還有以下歐洲國家也關(guān)閉了PCT直接進入國家階段的途徑：意大利、荷蘭、愛爾蘭、比利時、斯洛文尼亞、馬耳他、塞浦路斯、摩納哥、拉脫維亞、希臘、立陶宛。

獲得授權(quán)的歐洲專利在所選擇的指定國家辦理生效程序通常需在歐洲專利授權(quán)日起3個月內(nèi)進行。根據(jù)所選擇的生效國家，生效程序的繁簡程度也不一樣，有的國家（例如法國、德國、法國、瑞士、盧森堡、摩納哥、列支敦士登、愛爾蘭、阿爾巴尼亞）不需要提供授權(quán)文本的任何翻譯，有的國家僅要求提供權(quán)利要求書的翻譯，還有的國家要求提供授權(quán)文本的全文翻譯，具體請參考《倫敦協(xié)議》（http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement/key-points.html）。就法國而言，授權(quán)后的歐洲專利將在法國自動生效。雖然如此，筆者仍建議及時委托法國代理機構(gòu)在官方進行備案，方便后續(xù)接收官方可能下發(fā)的通知。

二、法國專利申請的妙用

下文中出現(xiàn)的法國專利，如無特殊說明，均指發(fā)明專利。

中國申請人走向海外的兩種常規(guī)路線是：

A）提交中國專利申請→隨后的12個月內(nèi)提交PCT申請（要求該中國申請的優(yōu)先權(quán)）→進入所選國家/地區(qū)階段

B) 提交中國專利申請→隨后的12個月內(nèi)根據(jù)巴黎公約直接在感興趣的國家/地區(qū)提交申請

在A路線中，12個月優(yōu)先權(quán)期限屆滿之前，申請人需要決定是否要將該專利申請延伸到國外，在進入國家/地區(qū)階段的期限（通常是30個月或31個月）屆滿前，還要決定延伸到哪些國家，而在B路線中，這兩個決定必須在12個月優(yōu)先權(quán)期限屆滿之前做出。在決定是否要延伸到國外時，除了市場等因素要考慮之外，申請人還必須對該專利申請的授權(quán)前景做一定的評估，否則可能會面臨“財權(quán)兩空”（專利無法獲得授權(quán)，投入的資金也無法收回）的結(jié)局。而由于中國專利申請的檢索報告會隨著第一次審查意見通知書一起發(fā)出（不想提前公開的話通常是申請日后兩三年），申請人唯一能夠據(jù)以做出這種評估的，就是委托代理機構(gòu)或檢索單位或者自己所做出的現(xiàn)有技術(shù)檢索結(jié)果。該結(jié)果具有一定的參考價值，但由于檢索人員的專業(yè)性、所用數(shù)據(jù)庫的全面性等原因，高度相關(guān)的對比文件未被檢索到的可能性比較大。依據(jù)這樣的檢索結(jié)果所做出的決策也就存在不小的風(fēng)險。

為了更好地解釋上述常規(guī)路線中潛在的問題，下面舉個具體的例子。

某中國公司于2015年提交了一個中國專利申請，提交前的現(xiàn)有技術(shù)檢索沒有檢到相關(guān)對比文件。2016年，提交了一件要求該中國申請的優(yōu)先權(quán)的PCT申請，SIPO出具的國際檢索報告也沒有發(fā)現(xiàn)能夠破壞新穎性創(chuàng)造性的對比文件。2018年，該PCT申請進入歐洲地區(qū)階段、美國國家階段、韓國國家階段和日本國家階段。同時，該中國專利申請經(jīng)歷了實質(zhì)審查，即將授權(quán)。2018年下半年，收到EPO出具的補充檢索報告，里面引用了一篇相關(guān)度非常高的對比文件（假設(shè)通過修改權(quán)利要求也無法克服該對比文件）。這個半路殺出的程咬金讓該專利族的命運變得堪憂，已經(jīng)獲得授權(quán)的專利隨時可能被無效，審查中的申請的授權(quán)前景也不再那么樂觀，為這個專利族所投入的高額資金很可能有去無回。

這時申請人會懊惱：如果時光能倒流，在12個月的優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)就獲得那份EPO檢索報告（在全球幾大知識產(chǎn)權(quán)局中，EPO的檢索質(zhì)量是公認較高的），能早知道這結(jié)果就好了。

可能嗎？可能！善用法國專利申請，就可能讓時光倒流！

C) 提交中國專利申請同時或之后不久提交一份不要求優(yōu)先權(quán)的法國申請→9-10個月時收到EPO出具的檢索報告→根據(jù)該檢索報告（可以結(jié)合之前委托機構(gòu)或自己做的檢索報告）來評估該專利申請的授權(quán)前景→做出是否要延伸到國外的決策。

采用這個策略，就可以完全避免上面例子中出現(xiàn)的“財權(quán)兩空”的情況。也就是說，在提前獲得的EPO檢索報告結(jié)果很不理想的情況下，可以決定放棄或主動撤回中國申請和法國申請（可以避免公開），同時不提交PCT申請或基于巴黎公約的直接外國申請，這樣就節(jié)約了非常可觀的費用（一件美國/歐洲申請的總費用從提交至授權(quán)大約在7-10萬元人民幣）。

這個策略中所用到的法國申請產(chǎn)生的費用主要包括翻譯費或法語文件撰寫費、申請及檢索階段的官費（申請費+可能的權(quán)利要求附加費+檢索費）、代理機構(gòu)服務(wù)費，通過合適的代理機構(gòu)采用適當(dāng)?shù)氖侄危ɡ缁趯χ形纳暾埖睦斫庵苯幼珜懟蚍g出簡要版的法文申請）也可以控制在較低的水平上。值得一提的是，借助于法國申請獲得的EPO檢索報告所要繳納給官方的檢索費目前僅為520歐元（約4000元人民幣），還不到歐洲專利申請途徑中所繳納的檢索費的一半。此外，如果申請人是自然人、非營利性機構(gòu)或滿足條件的中小企業(yè)（雇員1000人以下并且少于25%的股份由非中小型企業(yè)持有），法國申請程序中的大部分官費都可以享受減半的優(yōu)惠（同樣適用于中國申請人），也就是說，這520歐元還可以再減半。另外一項官費，即申請費，電子提交的話也只有26歐元（約200元人民幣，針對符合條件的減免對象，是13歐元）。因此，相比于這種策略所帶來的費用節(jié)約，法國申請所產(chǎn)生的這些額外費用幾乎可以忽略不計。

上面介紹的這個策略不僅在避免提交無授權(quán)前景的申請方面特別有用，對于授權(quán)前景比較樂觀的申請也有積極的意義。下面分兩種情況來討論。

1、當(dāng)提前獲得的EPO檢索報告結(jié)果非常理想時（即經(jīng)核實，確實沒有發(fā)現(xiàn)能夠破壞新穎性和/或創(chuàng)造性的文件），基于對EPO檢索質(zhì)量的信任，在12個月優(yōu)先權(quán)期限屆滿前可以更加放心地做出延伸到國外的決策，至于是走PCT途徑還是巴黎公約途徑，則取決于企業(yè)的自身情況（預(yù)算是否充足、感興趣的國家數(shù)量、產(chǎn)品的生命周期等）。如果打算繼續(xù)保留這個法國申請，可以在在先中國申請的申請日起16月內(nèi)補交優(yōu)先權(quán)要求，使該法國申請成為一個正式的基于巴黎公約的外國申請；當(dāng)然，也可以在獲得EPO檢索報告后就放棄該法國申請（如果企業(yè)并不想獲得法國專利或者想通過歐洲專利在法國生效而獲得法國專利的話），以避免后續(xù)費用的產(chǎn)生。

2、當(dāng)提前獲得的EPO檢索報告結(jié)果一般時（即經(jīng)過修改申請文本尤其是權(quán)利要求，有望克服所引用的對比文件而獲得授權(quán)），在12個月優(yōu)先權(quán)期限屆滿前可以修改申請文本，使用修改后的文本來提交PCT申請或基于巴黎公約的外國申請（根據(jù)修改是否有新加入的內(nèi)容，可以要求在先中國申請的優(yōu)先權(quán)或該中國申請和法國申請兩者的優(yōu)先權(quán)）。這樣，使該專利族在各國的申請獲得授權(quán)的幾率大大增加，相應(yīng)地，也能節(jié)省費用、加快授權(quán)（審查意見通知書次數(shù)可能會減少）。在要求了法國申請的優(yōu)先權(quán)的情況下，針對在后提交的歐洲專利申請（無論是基于巴黎公約直接提交的，還是通過PCT途徑進入的），EPO不會收取全額的檢索費（1300歐元），而是會根據(jù)法國申請程序中已經(jīng)產(chǎn)生的初步檢索報告的可用程度，決定返還一定金額。這一定程度上抵消了法國申請所帶來的額外費用。

在以上兩種情況中，如果申請人決定要提交歐洲專利申請，那么該申請可以直接使用或修改后使用之前的法國申請文本（投入到法國申請上的費用并沒有白費），并通過法國代理機構(gòu)（歐洲專利代理人考試中，法國代理人的成績最好，而且法國代理機構(gòu)的收費跟英國、德國比也有一定優(yōu)勢）用法語來進行審批過程。法語的審查歷史也能一定程度上給競爭對手造成語言上的障礙，在后續(xù)可能發(fā)生的異議、訴訟程序中或許會有利于權(quán)利人。

綜上所述，申請人采用上述策略在成本上并沒有顯著的增加，而且能夠提前獲得高質(zhì)量的檢索報告，對自己專利申請的授權(quán)前景有更充分的了解，使“走出去”的決策更加有據(jù)可依，在申請量較大的情況下，可以為企業(yè)節(jié)約可觀的費用以及無用的人力投入，并且能夠讓企業(yè)在全球范圍內(nèi)獲得質(zhì)量更高的專利權(quán)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陶梅趙晶歐洲理利仁知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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