涉及優(yōu)先權(quán)專利申請(qǐng)文件的撰寫

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作者：杜欣  超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：涉及優(yōu)先權(quán)的專利申請(qǐng)文件的撰寫

在專利代理實(shí)務(wù)過(guò)程中，會(huì)遇到一些已經(jīng)提交的專利申請(qǐng)需要應(yīng)申請(qǐng)人的要求或者一些實(shí)際需求要求優(yōu)先權(quán)，例如以下情況：

（1）申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起12個(gè)月內(nèi)，又依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)；

（2）在先申請(qǐng)僅闡述具體的技術(shù)方案，但缺乏相應(yīng)技術(shù)效果的數(shù)據(jù)（在先申請(qǐng)暫未實(shí)施，所以相應(yīng)技術(shù)效果暫時(shí)無(wú)法獲得）；

（3）在先申請(qǐng)的技術(shù)方案描述比較粗略，需進(jìn)行細(xì)節(jié)補(bǔ)充（發(fā)明人只想到粗略的技術(shù)框架，暫未想到技術(shù)細(xì)節(jié)）；

（4）在先申請(qǐng)權(quán)利要求中僅限定了很具體的技術(shù)方案，專利保護(hù)范圍太窄。

《審查指南》6.2.2要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的6.2.2.1在先申請(qǐng)和要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)中規(guī)定：

在先申請(qǐng)和要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

(1) 在先申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)是發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)，不應(yīng)當(dāng)是外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)，也不應(yīng)當(dāng)是分案申請(qǐng)。

(2) 在先申請(qǐng)的主題沒(méi)有要求過(guò)外國(guó)優(yōu)先權(quán)或者本國(guó)優(yōu)先權(quán)，或者雖然要求過(guò)外國(guó)優(yōu)先權(quán)或者本國(guó)優(yōu)先權(quán)，但未享有優(yōu)先權(quán)。

(3) 該在先申請(qǐng)的主題，尚未授予專利權(quán)。

(4) 要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)是在其在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起十二個(gè)月內(nèi)提出的。

審查上述第(3) 項(xiàng)時(shí)，以要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日為時(shí)間判斷基準(zhǔn)。審查上述第(4) 項(xiàng)時(shí)，對(duì)于要求多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)的，以最早的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日為時(shí)間判斷基準(zhǔn)，即要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日是在最早的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起十二個(gè)月內(nèi)提出的。

在先申請(qǐng)不符合上述規(guī)定情形之一的，針對(duì)不符合規(guī)定的那項(xiàng)要求優(yōu)先權(quán)聲明，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

審查優(yōu)先權(quán)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)專利局已經(jīng)對(duì)在先申請(qǐng)發(fā)出授予專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書，并且申請(qǐng)人已經(jīng)辦理了登記手續(xù)的，審查員應(yīng)當(dāng)針對(duì)在后申請(qǐng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。初步審查中，審查員只審查在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)的主題是否明顯不相關(guān)，不審查在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容是否一致。當(dāng)其申請(qǐng)的主題明顯不相關(guān)時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

那么，在專利申請(qǐng)文件的撰寫過(guò)程中，代理人需要注意以下幾種情況的在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

（1）在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)中的一個(gè)或多個(gè)特征存在上、下位的關(guān)系；

在后申請(qǐng)要求保護(hù)的主題中，所采用的一個(gè)或多個(gè)特征與在先申請(qǐng)的說(shuō)明書和權(quán)利要求書中記載的特征為上、下位關(guān)系，則在后申請(qǐng)所要求保護(hù)的主題不能享有優(yōu)先權(quán)。

例如：在先申請(qǐng)記載了一種下位的裝置，在后申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種上位的系統(tǒng)，在后申請(qǐng)包含上位的系統(tǒng)的技術(shù)方案在在先申請(qǐng)中并沒(méi)有記載，盡管在先申請(qǐng)中記載了下位的技術(shù)方案且實(shí)際應(yīng)用中二者確實(shí)為上下位概念，但也不能夠基于在先申請(qǐng)直接和毫無(wú)疑義的確定上位的技術(shù)方案，在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

（2）慣用手段的直接置換

如果在后申請(qǐng)要求享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，但在后申請(qǐng)中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征是在先申請(qǐng)中一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征的慣用手段的直接置換，則在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)；

例如：在先申請(qǐng)記載了一種包含紅外測(cè)距的裝置，在后申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種包含超聲波測(cè)距的裝置，盡管紅外測(cè)距和超聲波測(cè)距屬于慣用手段的直接置換，但由于在先申請(qǐng)包含紅外測(cè)距的裝置不能夠直接和毫無(wú)疑義地確定在后申請(qǐng)的包涵超聲波測(cè)距的裝置，所以，在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

（3）數(shù)值范圍部分重疊

如果在后申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案中包含數(shù)值范圍，而該數(shù)值范圍與在先申請(qǐng)記載的數(shù)值范圍不完全相同，而是部分重疊，則在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

例如：在先申請(qǐng)中記載了一種結(jié)構(gòu)加工方法，為了加工具備某種特性的結(jié)構(gòu)，需要在壓力為1.5標(biāo)準(zhǔn)大氣壓～2標(biāo)準(zhǔn)大氣壓之間，而在后申請(qǐng)同樣請(qǐng)求保護(hù)一種結(jié)構(gòu)加工方法，該結(jié)構(gòu)需要在壓力為1.8標(biāo)準(zhǔn)大氣壓～2.5大氣壓之間，二者存在部分重疊，在后申請(qǐng)無(wú)法享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

（4）在后申請(qǐng)的技術(shù)方案增加了技術(shù)特征

在后申請(qǐng)要求保護(hù)的主題中有一個(gè)或者部分技術(shù)特征未記載于在先申請(qǐng)記載的方案，即在后申請(qǐng)要求保護(hù)的主題相對(duì)于在先申請(qǐng)記載的技術(shù)方案增加了技術(shù)特征，則在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

例如：在先申請(qǐng)記載了技術(shù)方案A和實(shí)施例a1、a2，在后申請(qǐng)記載了技術(shù)方案A和實(shí)施例a1、a3，a3相當(dāng)于增加的技術(shù)特征，且a3并非根據(jù)公知常識(shí)能夠確定是A必須包括的技術(shù)特征，這時(shí)，a1可以享有優(yōu)先權(quán)，但是a3由于無(wú)法由a2直接且毫無(wú)疑義的確定，所以a3無(wú)法享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

另外，在實(shí)際操作的某些特殊情況下，在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)相比增加了技術(shù)特征，但其仍然可以享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，例如：在先申請(qǐng)記載了一種用戶終端，但未記載用戶終端包括處理器這一技術(shù)特征；在后申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種用戶終端，其中增加了包括處理器這一技術(shù)特征，其他不變，并且也未涉及處理器與用戶終端中其它技術(shù)特征之間的關(guān)系。

然而，由于本領(lǐng)域技術(shù)人員可以直接地、毫無(wú)疑義地確定用戶終端必定包括天線（因?yàn)闆](méi)有處理器用戶終端無(wú)法工作），所以在后申請(qǐng)中要求保護(hù)的用戶終端可以享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

另外，在實(shí)務(wù)操作過(guò)程中，靈活使用優(yōu)先權(quán)可以為代理工作和流程工作帶來(lái)很多便利，例如：

（1）遞交時(shí)某些圖片實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤或提交時(shí)遺漏（這種情況實(shí)際操作中盡量避免）；

（2）申請(qǐng)階段因?yàn)槟撤N失誤，導(dǎo)致專利申請(qǐng)被視為撤回（或者即將要被視為撤回）；

（3）已經(jīng)遞交一件發(fā)明或者實(shí)用新型，但是專利申請(qǐng)人想要改成一打二（發(fā)明和實(shí)用新型同報(bào)）；

（4）需要改變申請(qǐng)人信息；

（5）產(chǎn)品馬上要發(fā)布，沒(méi)有時(shí)間仔細(xì)撰寫。

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作者：杜欣  超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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