「國內(nèi)專利文本」遞交「PCT受理局」時，需要修改么？

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作者：謝敏楠萬慧達北翔集團

原標題：「國內(nèi)專利文本」遞交「PCT受理局」時，需要修改么？

做過PCT的申請人和代理人，對PCT程序都不陌生。目前國內(nèi)大多數(shù)代理PCT案件的事務(wù)所，都將其作為一項流程性的工作。通常，客戶先申請了一個國內(nèi)專利之后，這個國內(nèi)專利文本也就成了PCT申請的文本，遞交至PCT中國受理局。似乎大家都不太重視或不太意識到PCT文本的修改。

據(jù)悉，此前有很多PCT是受資助政策的刺激而出來充量的。這種當然也不存在改寫的必要性，因為申請人和代理機構(gòu)可能并不在意保護與否，而更在意少花點成本多拿點資助。

但是，隨著專利保護需求的增長和資助政策的調(diào)整，已有越來越多的PCT（或通過巴黎公約申請國外專利也好），是真正出于保護目的而生。代理行業(yè)是否準備好了迎接這樣的訴求？

1、PCT文本有必要做實質(zhì)修改嗎？

首先，據(jù)筆者的一點經(jīng)驗，越來越多申請人在重要技術(shù)的專利獲權(quán)上已舍得投入?？赡芟戎扔X的創(chuàng)新主體已經(jīng)嘗試過或了解到低價代理模式的惡果吧。筆者從事代理行業(yè)近十年，看過國內(nèi)專利代理的百態(tài)，從一開始懵懵懂懂走“量”模式的代理，轉(zhuǎn)型成走“質(zhì)”模式的代理。作為一個還是比較從客戶利益的角度出發(fā)的代理人，隨著經(jīng)驗的積累，筆者發(fā)現(xiàn)以很多國內(nèi)的專利文本直接走到國外，是一種浪費。因為國內(nèi)審查實踐對“權(quán)利要求得到說明書的支持”相對較為苛刻（尤其是生物、化學領(lǐng)域），國內(nèi)代理人已經(jīng)習慣了往保護范圍小的方向?qū)?，這個時候如果完全照搬成PCT文本或直接通過巴黎公約進入，在外國（尤其是一些不存在“等同原則”（“doctrine of equivalents”）的國家）極難獲得合理的保護。

關(guān)于等同原則：即使某一方侵權(quán)產(chǎn)品或方法并沒有落入某專利的權(quán)利要求的字面范圍內(nèi)，但卻等同于權(quán)利要求所保護的發(fā)明時，等同原則允許法庭判決該方侵犯他人專利。在中國，適用等同原則有兩個條件，一是與權(quán)利要求中的技術(shù)特征以基本相同的手段、實現(xiàn)基本相同的功能、達到基本相同的效果；二是對本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來講是顯而易見的。

這種“吃虧”在生物醫(yī)藥或化學領(lǐng)域中，表現(xiàn)得極為突出。因為外國允許的授權(quán)專利的保護范圍遠遠大于中國的保護范圍。例如，在序列限定的同族申請中，美國專利（US 8647632B2）權(quán)利要求1的授權(quán)范圍為：“一種分離多肽，含有(a)如SEQ ID No:4 所示的氨基酸序列，所述多肽誘導葡萄糖代謝；或(b)與SEQ ID No:4至少95%同源性的氨基酸序列”。而相應的中國同族專利（CN 102596247B），授權(quán)的權(quán)利要求1為：“一種分離多肽，所述分離多肽由SEQ ID No:4表示的氨基酸序列組成”。對于序列限定的專利，中國的授權(quán)權(quán)利要求要突破“封閉式”的、特定序列的權(quán)利要求，是極其艱難的，這是大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士所知曉的。因此，大家在撰寫中國專利時，也習慣性地寫為封閉式的特定序列。如果這樣的專利申請文本直接進入國外的話，申請人損失的保護空間是巨大的，他人也更容易通過一些例如氨基酸突變等的手段，來嘗試規(guī)避專利保護范圍。

這里僅列舉了一個例子。事實上，在生物醫(yī)藥、化學領(lǐng)域，還有很多類似的情況。所以，在這些領(lǐng)域，實質(zhì)的修改是很有必要的。

在非生物醫(yī)藥以及非化學領(lǐng)域，相應的問題可能沒那么突出。但是，至少一些形式上的優(yōu)化，還是可以被中國申請人利用的。例如，可以寫成“多項引多項”的權(quán)利要求，這在一些國家是允許的，可以獲得更好的保障。

2、文本改寫了之后，是否還能享有優(yōu)先權(quán)？

如果在原本的說明書中完全沒有記載或無法毫無疑義得出的技術(shù)方案，那么是不能享有優(yōu)先權(quán)的。所以，最好中國專利申請不要要求提前公開。這樣，在申請PCT或者通過巴黎公約申請國外專利時，至少自己的專利申請不會對不享有優(yōu)先權(quán)的那些權(quán)利要求造成新穎性的影響。當然，與原本中國申請一致的權(quán)利要求，也最好保留在PCT文本（或國外文本）中，以保證部分的權(quán)利要求享有優(yōu)先權(quán)。

3、如果中國專利申請已經(jīng)公開，還可以做這樣的修改嗎？

即使中國專利申請公開了，仍然建議對PCT文本做修改，在一些國家對填補保護范圍的缺失仍然有重大的作用。

由于中國專利申請的公開，不享有優(yōu)先權(quán)的那些權(quán)利要求，在新穎性創(chuàng)造性上將受到很大的挑戰(zhàn)。然而，在一些有一年寬限期的國家，例如美國、韓國、加拿大等，申請人自己在1年內(nèi)公開的內(nèi)容，并不作為對比文件，不會對新穎性造成影響，此時，中國專利申請本身的公開，影響并不大。但是，同時需要留意的是由他人公開的情況，如果他人在PCT申請前公開了與在后技術(shù)方案相關(guān)但未記載在先中國申請中的內(nèi)容的話，這些公開仍會對新穎性創(chuàng)造性帶來威脅。

4、如果改寫之后不享有優(yōu)先權(quán)的話，為什么不打從一開始就把國內(nèi)的保護范圍寫寬寫大？

理論上是可以這么做的。但是這么做會帶來可能的負面作用。這個負面作用，主要是由捐獻原則引起的。

捐獻原則：是指在專利侵權(quán)判定中，專利權(quán)人將某個實施方案在專利說明書中進行公開，但是并沒有將其申請記載在專利的權(quán)利要求書中，那么該方案即被記載為捐獻給了公眾，專利權(quán)人不得再根據(jù)等同原則將其納入權(quán)利要求的保護范圍當中。捐獻原則實質(zhì)上就是對等同原則的限制，是平衡專利權(quán)人和公眾之間利益的工具。

假設(shè)，申請人在中國專利申請中寫了一個較寬的保護范圍。例如說，在化學領(lǐng)域，寫了一個范圍較大的馬庫什權(quán)利要求，包括各種形式的基團的替換，然而，如熟悉該領(lǐng)域的代理人所知，中國審查實踐對“權(quán)利要求得到說明書的支持”方面有很高的要求，即使是說明書中出現(xiàn)的記載也很難被認為是一種支持，而是需要有相應的實驗結(jié)果支撐。此時，原本寫在權(quán)利要求中的可作為替換的基團將很可能會被要求刪除。既然是被刪除的技術(shù)方案，那么權(quán)利人在后續(xù)維權(quán)過程中因為捐獻原則的存在，將在很大程度上失去主張等同侵權(quán)的機會。

當然，是否可以兩全其美，又記載在首次申請（例如中國專利申請中），又享有優(yōu)先權(quán)。答案可能不是絕對的。筆者也摸索了一些可能的方法，暫時不在這里展開討論。

5、既然有可能不享有優(yōu)先權(quán)，那么是不是把PCT申請日提前會更好？

這個做法有好處，也有劣處。好處不難理解。劣處的話，就是對國外保護期限的影響。因為PCT申請日（國際申請日）是計算保護期限的起始日。申請得越早，保護期也越快截止。對生物醫(yī)藥這類產(chǎn)品更新?lián)Q代周期很長的技術(shù)領(lǐng)域來說，保護期限也是非常重要的因素。通常，我們會結(jié)合客戶的需求為客戶建立時限監(jiān)控，在臨近1年優(yōu)先權(quán)期限時才提交PCT申請。所以，申請人需要結(jié)合產(chǎn)品保護周期的需求來考慮提交時間。

作者簡介：

謝敏楠，廣東省知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)斓谝慌霂鞂＜?；第一批全國專利信息實?wù)人才；萬慧達北翔集團高級專利顧問；中山大學生物科學學士，食品安全生物學碩士。從業(yè)近10年，具有豐富的專利布局、分析等實踐經(jīng)驗，尤其擅長生物醫(yī)藥領(lǐng)域的國內(nèi)外專利布局和申請。

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作者：謝敏楠萬慧達北翔集團

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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