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技術(shù)交底書在「三種不同情況」下審查意見答復(fù)階段的作用!

機構(gòu)
豆豆7年前
技術(shù)交底書在「三種不同情況」下審查意見答復(fù)階段的作用!

技術(shù)交底書在「三種不同情況」下審查意見答復(fù)階段的作用!

#文章僅代表作者觀點,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,文章不代表IPRdaily立場#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:劉欣   北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題:淺談技術(shù)交底書在審查意見答復(fù)階段的作用


審查意見答復(fù)過程中,如果遇到對比文件公開的技術(shù)方案或技術(shù)特征與本申請權(quán)利要求相似,難以確定修改方向時,通過技術(shù)交底書能夠明確本申請最為基礎(chǔ)和重要的發(fā)明構(gòu)思,對權(quán)利要求進(jìn)行有效的突出本申請發(fā)明點的修改具有重要幫助。


作為一名專利代理人,日常工作中最主要的作業(yè)內(nèi)容之一是新申請文件的撰寫,專利代理人撰寫申請文件的重要依據(jù)通常為技術(shù)交底書。


技術(shù)交底書是發(fā)明人表達(dá)其發(fā)明創(chuàng)造的最直接的技術(shù)材料,代理人在閱讀技術(shù)交底書時不僅要細(xì)心認(rèn)真,還要反復(fù)思考琢磨,力求理解透徹,把握核心發(fā)明思想以及技術(shù)細(xì)節(jié),與發(fā)明人的溝通也基本圍繞技術(shù)交底書的內(nèi)容展開。


可見,做好技術(shù)交底書的研讀工作是撰寫高質(zhì)量申請文件的基礎(chǔ)。在整個撰寫作業(yè)過程中,閱讀技術(shù)交底書通常會花費代理人相當(dāng)一大部分時間。


審查意見答復(fù)也是代理人的重要工作內(nèi)容之一。筆者發(fā)現(xiàn),很多代理人在進(jìn)行審查意見答復(fù)時,通常不會花費時間來閱讀技術(shù)交底書,而是直接基于申請文件進(jìn)行答復(fù)。


筆者認(rèn)為,這種作業(yè)方式可能會節(jié)省一部分作業(yè)時間,加快作業(yè)效率,但是,對于針對新穎性或創(chuàng)造性問題的審查意見答復(fù)來說,也可能會得不償失。


一件申請文件的審查意見答復(fù)者通??蓜澐譃槿惤巧?,第一類是申請文件的撰寫者本人,第二類是獨立作業(yè)的其他代理人(非撰寫者),第三類是代理人助理(新人)。


下面針對這三類情況分別探討審查意見答復(fù)階段閱讀技術(shù)交底書的作用及重要性。


第一種情況,審查意見答復(fù)者是申請文件的撰寫者本人。


對于發(fā)明的申請文件來說,審查周期一般較長,收到第一次審查意見通知書時往往距離文件撰寫時間已經(jīng)過去一年多,甚至更長。代理人在這一年多的時間里,可能已撰寫了幾十篇申請文件,對于當(dāng)前的申請文件的技術(shù)方案難免會淡忘。


為了更好的保護(hù)發(fā)明人的發(fā)明構(gòu)思,爭取更大的保護(hù)范圍,代理人往往會盡可能的挖掘和擴展,技術(shù)交底書中的很多技術(shù)特征可能會采取上位的撰寫方式,因此會產(chǎn)生很多并列的技術(shù)方案,單從申請文件中找出發(fā)明人最初也是最想要保護(hù)的技術(shù)方案就不是一件很容易的事情,尤其是當(dāng)申請文件的撰寫質(zhì)量不夠高,重點不突出時,難度更大。


若在進(jìn)行答復(fù)之前,代理人先閱讀了當(dāng)初的技術(shù)交底書,那么就能夠很快回憶起本申請的核心發(fā)明思想以及發(fā)明人提供的較佳的實施方案。


存檔的技術(shù)交底書中,一般會記錄代理人與發(fā)明人的溝通過程,通過閱讀溝通記錄,也能夠幫助代理人快速理清申請文件的撰寫脈絡(luò),回憶起權(quán)利要求的架構(gòu)以及撰寫時為了應(yīng)對審查意見答復(fù)所提前布置的內(nèi)容。


在閱讀了技術(shù)交底書和溝通記錄后,代理人能夠做到核心思想心中有數(shù),撰寫脈絡(luò)了如指掌,在遇到審查意見評述內(nèi)容不夠合理的情況時,能夠進(jìn)行更有力的爭辯,而在遇到需要對申請文件進(jìn)行修改的情況時,也能夠快速找到獨立權(quán)利要求的合理的修改方向,從而提高答復(fù)質(zhì)量和答復(fù)效率。


第二種情況,審查意見答復(fù)者是申請文件撰寫者之外的獨立代理人。


同樣的,由于審查周期較長,代理所在收到第一次審查意見通知書時,原來的撰寫者可能已離職或者轉(zhuǎn)去其他部門等,這時就需要分配其他代理人進(jìn)行答復(fù),一般會分配給獨立代理人。


客戶還可能會變更代理所,這樣,答復(fù)者也不會是撰寫者本人。對于獨立代理人來說,已經(jīng)積累了一定的撰寫經(jīng)驗,對于申請文件的理解一般會比較到位。


筆者認(rèn)為,閱讀技術(shù)交底書會達(dá)到事半功倍的效果,尤其是申請文件的撰寫質(zhì)量不夠高的情況。如第一種情況中所提到的,申請文件中除了包含發(fā)明人最想要保護(hù)的核心方案外,還包括撰寫者拓展出來的其他技術(shù)方案,面對一篇陌生的申請文件,快速挑選出核心方案并不容易。


由于撰寫者的撰寫水平參差不齊,難以保證每篇申請文件都能夠做到布局合理及重點突出,甚至可能出現(xiàn)技術(shù)理解出現(xiàn)偏差的情況。


筆者曾遇到過一件轉(zhuǎn)所的申請文件,對比文件影響權(quán)利要求書中全部技術(shù)方案的創(chuàng)造性,若代理人還未仔細(xì)研究說明書內(nèi)容,那么對答復(fù)信心會造成很大的影響。


筆者經(jīng)過閱讀技術(shù)交底書,很快發(fā)現(xiàn)撰寫者對發(fā)明點的把握并不準(zhǔn)確,其最核心的發(fā)明點竟然未布局在權(quán)利要求中,僅將技術(shù)交底書中的優(yōu)選方案復(fù)制粘貼到說明書的末尾,若未事先閱讀技術(shù)交底書,可能發(fā)現(xiàn)這一修改方向需要花費更多的時間。


通過閱讀技術(shù)交底書中的溝通記錄,也能夠幫助代理人快速理清申請文件的撰寫脈絡(luò),理解權(quán)利要求的架構(gòu)以及推測出撰寫者為應(yīng)對審查意見答復(fù)所提前布置的部分。


很多申請文件撰寫得可能會比較晦澀,不利于快速正確理解技術(shù)方案,而技術(shù)交底書是發(fā)明人撰寫的方便代理人閱讀的技術(shù)材料,語言更加自然生動,方便代理人快速理解技術(shù)方案。


對于軟件類申請文件來說,經(jīng)常采用省略執(zhí)行主體的撰寫方式,而執(zhí)行主體的不同可能會造成技術(shù)方案的截然不同,尤其是對于喜歡先閱讀或只閱讀權(quán)利要求書,就急于與對比文件的內(nèi)容進(jìn)行比對的代理人來說,也可能造成技術(shù)理解的偏差,那么閱讀技術(shù)交底書就能夠很好地避免這種理解偏差情況的發(fā)生。


當(dāng)然,獨立代理人的從業(yè)年限往往相差較多,筆者認(rèn)為,對于執(zhí)業(yè)3年以內(nèi)的代理人來說,閱讀技術(shù)交底書的意義可能更大一些。


第三種情況,審查意見答復(fù)者是代理新人。在答復(fù)審查意見的過程中,往往能夠發(fā)現(xiàn)一些申請文件的撰寫問題,也能夠?qū)θ椒ㄓ懈庇^及深刻的感受,很多代理所會讓新人通過答復(fù)審查意見來學(xué)習(xí)撰寫技巧,幫助新人快速入門。


筆者發(fā)現(xiàn),很多新人僅僅是為了答復(fù)而答復(fù),并不會找到最初的技術(shù)交底書進(jìn)行閱讀,這樣,學(xué)習(xí)效果并不理想。


筆者認(rèn)為,對于新人來說,閱讀技術(shù)交底書不僅能夠幫助新人理解技術(shù)方案,還能夠幫助新人學(xué)習(xí)撰寫者的撰寫技巧。


在閱讀技術(shù)交底書后,可以先嘗試對技術(shù)方案進(jìn)行理解,然后思考還需要與發(fā)明人溝通哪些內(nèi)容,通過閱讀溝通記錄來核實自己是否考慮周全,對于仍不能理解的地方,可以與撰寫者或發(fā)明人進(jìn)一步溝通。

隨后,在理解清楚技術(shù)方案后,思考若是自己撰寫,應(yīng)該如何布局權(quán)利要求書,說明書應(yīng)該如何撰寫,最后再閱讀申請文件,這樣能夠更好地學(xué)習(xí)撰寫者的撰寫技巧,幫助新人快速提高。


綜上,本文針對上述三種情況分別探討了在審查意見答復(fù)階段閱讀技術(shù)交底書的作用以及重要性,純屬個人見解,若有不當(dāng)之處,請業(yè)內(nèi)資深人士海涵、斧正!



來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:劉欣   北京品源專利代理有限公司

編輯:IPRdaily趙珍          校對:IPRdaily縱橫君


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