技術交底書在「三種不同情況」下審查意見答復階段的作用！

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：劉欣   北京品源專利代理有限公司

原標題：淺談技術交底書在審查意見答復階段的作用

審查意見答復過程中，如果遇到對比文件公開的技術方案或技術特征與本申請權利要求相似，難以確定修改方向時，通過技術交底書能夠明確本申請最為基礎和重要的發(fā)明構思，對權利要求進行有效的突出本申請發(fā)明點的修改具有重要幫助。

作為一名專利代理人，日常工作中最主要的作業(yè)內容之一是新申請文件的撰寫，專利代理人撰寫申請文件的重要依據通常為技術交底書。

技術交底書是發(fā)明人表達其發(fā)明創(chuàng)造的最直接的技術材料，代理人在閱讀技術交底書時不僅要細心認真，還要反復思考琢磨，力求理解透徹，把握核心發(fā)明思想以及技術細節(jié)，與發(fā)明人的溝通也基本圍繞技術交底書的內容展開。

可見，做好技術交底書的研讀工作是撰寫高質量申請文件的基礎。在整個撰寫作業(yè)過程中，閱讀技術交底書通常會花費代理人相當一大部分時間。

審查意見答復也是代理人的重要工作內容之一。筆者發(fā)現(xiàn)，很多代理人在進行審查意見答復時，通常不會花費時間來閱讀技術交底書，而是直接基于申請文件進行答復。

筆者認為，這種作業(yè)方式可能會節(jié)省一部分作業(yè)時間，加快作業(yè)效率，但是，對于針對新穎性或創(chuàng)造性問題的審查意見答復來說，也可能會得不償失。

一件申請文件的審查意見答復者通?？蓜澐譃槿惤巧?，第一類是申請文件的撰寫者本人，第二類是獨立作業(yè)的其他代理人（非撰寫者），第三類是代理人助理（新人）。

下面針對這三類情況分別探討審查意見答復階段閱讀技術交底書的作用及重要性。

第一種情況，審查意見答復者是申請文件的撰寫者本人。

對于發(fā)明的申請文件來說，審查周期一般較長，收到第一次審查意見通知書時往往距離文件撰寫時間已經過去一年多，甚至更長。代理人在這一年多的時間里，可能已撰寫了幾十篇申請文件，對于當前的申請文件的技術方案難免會淡忘。

為了更好的保護發(fā)明人的發(fā)明構思，爭取更大的保護范圍，代理人往往會盡可能的挖掘和擴展，技術交底書中的很多技術特征可能會采取上位的撰寫方式，因此會產生很多并列的技術方案，單從申請文件中找出發(fā)明人最初也是最想要保護的技術方案就不是一件很容易的事情，尤其是當申請文件的撰寫質量不夠高，重點不突出時，難度更大。

若在進行答復之前，代理人先閱讀了當初的技術交底書，那么就能夠很快回憶起本申請的核心發(fā)明思想以及發(fā)明人提供的較佳的實施方案。

存檔的技術交底書中，一般會記錄代理人與發(fā)明人的溝通過程，通過閱讀溝通記錄，也能夠幫助代理人快速理清申請文件的撰寫脈絡，回憶起權利要求的架構以及撰寫時為了應對審查意見答復所提前布置的內容。

在閱讀了技術交底書和溝通記錄后，代理人能夠做到核心思想心中有數，撰寫脈絡了如指掌，在遇到審查意見評述內容不夠合理的情況時，能夠進行更有力的爭辯，而在遇到需要對申請文件進行修改的情況時，也能夠快速找到獨立權利要求的合理的修改方向，從而提高答復質量和答復效率。

第二種情況，審查意見答復者是申請文件撰寫者之外的獨立代理人。

同樣的，由于審查周期較長，代理所在收到第一次審查意見通知書時，原來的撰寫者可能已離職或者轉去其他部門等，這時就需要分配其他代理人進行答復，一般會分配給獨立代理人。

客戶還可能會變更代理所，這樣，答復者也不會是撰寫者本人。對于獨立代理人來說，已經積累了一定的撰寫經驗，對于申請文件的理解一般會比較到位。

筆者認為，閱讀技術交底書會達到事半功倍的效果，尤其是申請文件的撰寫質量不夠高的情況。如第一種情況中所提到的，申請文件中除了包含發(fā)明人最想要保護的核心方案外，還包括撰寫者拓展出來的其他技術方案，面對一篇陌生的申請文件，快速挑選出核心方案并不容易。

由于撰寫者的撰寫水平參差不齊，難以保證每篇申請文件都能夠做到布局合理及重點突出，甚至可能出現(xiàn)技術理解出現(xiàn)偏差的情況。

筆者曾遇到過一件轉所的申請文件，對比文件影響權利要求書中全部技術方案的創(chuàng)造性，若代理人還未仔細研究說明書內容，那么對答復信心會造成很大的影響。

筆者經過閱讀技術交底書，很快發(fā)現(xiàn)撰寫者對發(fā)明點的把握并不準確，其最核心的發(fā)明點竟然未布局在權利要求中，僅將技術交底書中的優(yōu)選方案復制粘貼到說明書的末尾，若未事先閱讀技術交底書，可能發(fā)現(xiàn)這一修改方向需要花費更多的時間。

通過閱讀技術交底書中的溝通記錄，也能夠幫助代理人快速理清申請文件的撰寫脈絡，理解權利要求的架構以及推測出撰寫者為應對審查意見答復所提前布置的部分。

很多申請文件撰寫得可能會比較晦澀，不利于快速正確理解技術方案，而技術交底書是發(fā)明人撰寫的方便代理人閱讀的技術材料，語言更加自然生動，方便代理人快速理解技術方案。

對于軟件類申請文件來說，經常采用省略執(zhí)行主體的撰寫方式，而執(zhí)行主體的不同可能會造成技術方案的截然不同，尤其是對于喜歡先閱讀或只閱讀權利要求書，就急于與對比文件的內容進行比對的代理人來說，也可能造成技術理解的偏差，那么閱讀技術交底書就能夠很好地避免這種理解偏差情況的發(fā)生。

當然，獨立代理人的從業(yè)年限往往相差較多，筆者認為，對于執(zhí)業(yè)3年以內的代理人來說，閱讀技術交底書的意義可能更大一些。

第三種情況，審查意見答復者是代理新人。在答復審查意見的過程中，往往能夠發(fā)現(xiàn)一些申請文件的撰寫問題，也能夠對三步法有更直觀及深刻的感受，很多代理所會讓新人通過答復審查意見來學習撰寫技巧，幫助新人快速入門。

筆者發(fā)現(xiàn)，很多新人僅僅是為了答復而答復，并不會找到最初的技術交底書進行閱讀，這樣，學習效果并不理想。

筆者認為，對于新人來說，閱讀技術交底書不僅能夠幫助新人理解技術方案，還能夠幫助新人學習撰寫者的撰寫技巧。

在閱讀技術交底書后，可以先嘗試對技術方案進行理解，然后思考還需要與發(fā)明人溝通哪些內容，通過閱讀溝通記錄來核實自己是否考慮周全，對于仍不能理解的地方，可以與撰寫者或發(fā)明人進一步溝通。

隨后，在理解清楚技術方案后，思考若是自己撰寫，應該如何布局權利要求書，說明書應該如何撰寫，最后再閱讀申請文件，這樣能夠更好地學習撰寫者的撰寫技巧，幫助新人快速提高。

綜上，本文針對上述三種情況分別探討了在審查意見答復階段閱讀技術交底書的作用以及重要性，純屬個人見解，若有不當之處，請業(yè)內資深人士海涵、斧正！

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：劉欣   北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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