技術(shù)交底書在「三種不同情況」下審查意見答復(fù)階段的作用！

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作者：劉欣   北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：淺談技術(shù)交底書在審查意見答復(fù)階段的作用

審查意見答復(fù)過程中，如果遇到對比文件公開的技術(shù)方案或技術(shù)特征與本申請權(quán)利要求相似，難以確定修改方向時，通過技術(shù)交底書能夠明確本申請最為基礎(chǔ)和重要的發(fā)明構(gòu)思，對權(quán)利要求進(jìn)行有效的突出本申請發(fā)明點的修改具有重要幫助。

作為一名專利代理人，日常工作中最主要的作業(yè)內(nèi)容之一是新申請文件的撰寫，專利代理人撰寫申請文件的重要依據(jù)通常為技術(shù)交底書。

技術(shù)交底書是發(fā)明人表達(dá)其發(fā)明創(chuàng)造的最直接的技術(shù)材料，代理人在閱讀技術(shù)交底書時不僅要細(xì)心認(rèn)真，還要反復(fù)思考琢磨，力求理解透徹，把握核心發(fā)明思想以及技術(shù)細(xì)節(jié)，與發(fā)明人的溝通也基本圍繞技術(shù)交底書的內(nèi)容展開。

可見，做好技術(shù)交底書的研讀工作是撰寫高質(zhì)量申請文件的基礎(chǔ)。在整個撰寫作業(yè)過程中，閱讀技術(shù)交底書通常會花費代理人相當(dāng)一大部分時間。

審查意見答復(fù)也是代理人的重要工作內(nèi)容之一。筆者發(fā)現(xiàn)，很多代理人在進(jìn)行審查意見答復(fù)時，通常不會花費時間來閱讀技術(shù)交底書，而是直接基于申請文件進(jìn)行答復(fù)。

筆者認(rèn)為，這種作業(yè)方式可能會節(jié)省一部分作業(yè)時間，加快作業(yè)效率，但是，對于針對新穎性或創(chuàng)造性問題的審查意見答復(fù)來說，也可能會得不償失。

一件申請文件的審查意見答復(fù)者通常可劃分為三類角色，第一類是申請文件的撰寫者本人，第二類是獨立作業(yè)的其他代理人（非撰寫者），第三類是代理人助理（新人）。

下面針對這三類情況分別探討審查意見答復(fù)階段閱讀技術(shù)交底書的作用及重要性。

第一種情況，審查意見答復(fù)者是申請文件的撰寫者本人。

對于發(fā)明的申請文件來說，審查周期一般較長，收到第一次審查意見通知書時往往距離文件撰寫時間已經(jīng)過去一年多，甚至更長。代理人在這一年多的時間里，可能已撰寫了幾十篇申請文件，對于當(dāng)前的申請文件的技術(shù)方案難免會淡忘。

為了更好的保護(hù)發(fā)明人的發(fā)明構(gòu)思，爭取更大的保護(hù)范圍，代理人往往會盡可能的挖掘和擴(kuò)展，技術(shù)交底書中的很多技術(shù)特征可能會采取上位的撰寫方式，因此會產(chǎn)生很多并列的技術(shù)方案，單從申請文件中找出發(fā)明人最初也是最想要保護(hù)的技術(shù)方案就不是一件很容易的事情，尤其是當(dāng)申請文件的撰寫質(zhì)量不夠高，重點不突出時，難度更大。

若在進(jìn)行答復(fù)之前，代理人先閱讀了當(dāng)初的技術(shù)交底書，那么就能夠很快回憶起本申請的核心發(fā)明思想以及發(fā)明人提供的較佳的實施方案。

存檔的技術(shù)交底書中，一般會記錄代理人與發(fā)明人的溝通過程，通過閱讀溝通記錄，也能夠幫助代理人快速理清申請文件的撰寫脈絡(luò)，回憶起權(quán)利要求的架構(gòu)以及撰寫時為了應(yīng)對審查意見答復(fù)所提前布置的內(nèi)容。

在閱讀了技術(shù)交底書和溝通記錄后，代理人能夠做到核心思想心中有數(shù)，撰寫脈絡(luò)了如指掌，在遇到審查意見評述內(nèi)容不夠合理的情況時，能夠進(jìn)行更有力的爭辯，而在遇到需要對申請文件進(jìn)行修改的情況時，也能夠快速找到獨立權(quán)利要求的合理的修改方向，從而提高答復(fù)質(zhì)量和答復(fù)效率。

第二種情況，審查意見答復(fù)者是申請文件撰寫者之外的獨立代理人。

同樣的，由于審查周期較長，代理所在收到第一次審查意見通知書時，原來的撰寫者可能已離職或者轉(zhuǎn)去其他部門等，這時就需要分配其他代理人進(jìn)行答復(fù)，一般會分配給獨立代理人。

客戶還可能會變更代理所，這樣，答復(fù)者也不會是撰寫者本人。對于獨立代理人來說，已經(jīng)積累了一定的撰寫經(jīng)驗，對于申請文件的理解一般會比較到位。

筆者認(rèn)為，閱讀技術(shù)交底書會達(dá)到事半功倍的效果，尤其是申請文件的撰寫質(zhì)量不夠高的情況。如第一種情況中所提到的，申請文件中除了包含發(fā)明人最想要保護(hù)的核心方案外，還包括撰寫者拓展出來的其他技術(shù)方案，面對一篇陌生的申請文件，快速挑選出核心方案并不容易。

由于撰寫者的撰寫水平參差不齊，難以保證每篇申請文件都能夠做到布局合理及重點突出，甚至可能出現(xiàn)技術(shù)理解出現(xiàn)偏差的情況。

筆者曾遇到過一件轉(zhuǎn)所的申請文件，對比文件影響權(quán)利要求書中全部技術(shù)方案的創(chuàng)造性，若代理人還未仔細(xì)研究說明書內(nèi)容，那么對答復(fù)信心會造成很大的影響。

筆者經(jīng)過閱讀技術(shù)交底書，很快發(fā)現(xiàn)撰寫者對發(fā)明點的把握并不準(zhǔn)確，其最核心的發(fā)明點竟然未布局在權(quán)利要求中，僅將技術(shù)交底書中的優(yōu)選方案復(fù)制粘貼到說明書的末尾，若未事先閱讀技術(shù)交底書，可能發(fā)現(xiàn)這一修改方向需要花費更多的時間。

通過閱讀技術(shù)交底書中的溝通記錄，也能夠幫助代理人快速理清申請文件的撰寫脈絡(luò)，理解權(quán)利要求的架構(gòu)以及推測出撰寫者為應(yīng)對審查意見答復(fù)所提前布置的部分。

很多申請文件撰寫得可能會比較晦澀，不利于快速正確理解技術(shù)方案，而技術(shù)交底書是發(fā)明人撰寫的方便代理人閱讀的技術(shù)材料，語言更加自然生動，方便代理人快速理解技術(shù)方案。

對于軟件類申請文件來說，經(jīng)常采用省略執(zhí)行主體的撰寫方式，而執(zhí)行主體的不同可能會造成技術(shù)方案的截然不同，尤其是對于喜歡先閱讀或只閱讀權(quán)利要求書，就急于與對比文件的內(nèi)容進(jìn)行比對的代理人來說，也可能造成技術(shù)理解的偏差，那么閱讀技術(shù)交底書就能夠很好地避免這種理解偏差情況的發(fā)生。

當(dāng)然，獨立代理人的從業(yè)年限往往相差較多，筆者認(rèn)為，對于執(zhí)業(yè)3年以內(nèi)的代理人來說，閱讀技術(shù)交底書的意義可能更大一些。

第三種情況，審查意見答復(fù)者是代理新人。在答復(fù)審查意見的過程中，往往能夠發(fā)現(xiàn)一些申請文件的撰寫問題，也能夠?qū)θ椒ㄓ懈庇^及深刻的感受，很多代理所會讓新人通過答復(fù)審查意見來學(xué)習(xí)撰寫技巧，幫助新人快速入門。

筆者發(fā)現(xiàn)，很多新人僅僅是為了答復(fù)而答復(fù)，并不會找到最初的技術(shù)交底書進(jìn)行閱讀，這樣，學(xué)習(xí)效果并不理想。

筆者認(rèn)為，對于新人來說，閱讀技術(shù)交底書不僅能夠幫助新人理解技術(shù)方案，還能夠幫助新人學(xué)習(xí)撰寫者的撰寫技巧。

在閱讀技術(shù)交底書后，可以先嘗試對技術(shù)方案進(jìn)行理解，然后思考還需要與發(fā)明人溝通哪些內(nèi)容，通過閱讀溝通記錄來核實自己是否考慮周全，對于仍不能理解的地方，可以與撰寫者或發(fā)明人進(jìn)一步溝通。

隨后，在理解清楚技術(shù)方案后，思考若是自己撰寫，應(yīng)該如何布局權(quán)利要求書，說明書應(yīng)該如何撰寫，最后再閱讀申請文件，這樣能夠更好地學(xué)習(xí)撰寫者的撰寫技巧，幫助新人快速提高。

綜上，本文針對上述三種情況分別探討了在審查意見答復(fù)階段閱讀技術(shù)交底書的作用以及重要性，純屬個人見解，若有不當(dāng)之處，請業(yè)內(nèi)資深人士海涵、斧正！

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作者：劉欣   北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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