完整包含他人標(biāo)識的商標(biāo)近似判斷

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作者：陳明濤 蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師 北京外國語大學(xué)副教授

          郭潔 蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師

原標(biāo)題：完整包含他人標(biāo)識的商標(biāo)近似判斷

當(dāng)前，在商標(biāo)行政授權(quán)和確權(quán)程序中，存在一種常見的裁判傾向：即只要是完整包含了他人在先或在后商標(biāo)標(biāo)識，就會被認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)近似，從而導(dǎo)致大量商標(biāo)不能得到授權(quán)。

對此，筆者認(rèn)為，簡單因完整包含他人商標(biāo)標(biāo)識就做出近似判斷，忽略其他因素在商標(biāo)近似判斷中所起的作用，是一種機械化、簡單化的裁判方式。據(jù)此，筆者將闡述以下觀點，以期引起實務(wù)界的重視。

他人標(biāo)識之外其他構(gòu)成要素的作用

根據(jù)最高法《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規(guī)定：“……認(rèn)定商標(biāo)相同或者近似按照以下原則進(jìn)行：……（二）既要進(jìn)行對商標(biāo)的整體比對，又要進(jìn)行對商標(biāo)主要部分的比對，比對應(yīng)當(dāng)在比對對象隔離的狀態(tài)下分別進(jìn)行……”

因此，面對完整包含他人商標(biāo)的近似判斷，不僅應(yīng)當(dāng)就商標(biāo)進(jìn)行整體比對，還要在比對中判斷其是否屬于商標(biāo)主要部分。如果屬于商標(biāo)主要部分，需要在比對對象隔離的狀態(tài)下分別進(jìn)行。當(dāng)然，在隔離的狀態(tài)下，如果商標(biāo)其他構(gòu)成要素屬于商標(biāo)的主要部分，又不存在相對應(yīng)的隔離比對對象，判斷商標(biāo)近似的難度就加大。

比如，在“edition”商標(biāo)駁回復(fù)審一案[1]中，訴爭商標(biāo)為“edition”，引證商標(biāo)為“1881 EIDITIONS”，就需要將兩者進(jìn)行整體比對，并且判斷訴爭商標(biāo)“edition”是否屬于引證商標(biāo)“1881 EIDITIONS”的主要部分。顯然，引證商標(biāo)“1881 EDITIONS”的主要部分“1881”，兩者就難以構(gòu)成近似。然而，商評委卻做出與之相反的結(jié)論，就值得商榷。

此外，構(gòu)成要素的比對，也要考慮商標(biāo)構(gòu)成要素本身的“形、音、義”，并判斷引證商標(biāo)構(gòu)成要素“形、音、義”對近似的影響程度。

比如，在商標(biāo)標(biāo)識完整包含引證商標(biāo)的“JUMBOUGG”[2]案中，訴爭商標(biāo)是“JUMBOUGG”,引證商標(biāo)是“UGG”，商評委認(rèn)為“JUMBO”部分可譯為“龐大的、巨大的”，并不能形成和引證商標(biāo)“UGG”相區(qū)別的特定含義。因此，法院就作出“JUMBOUGG”和 “UGG”構(gòu)成商標(biāo)近似的認(rèn)定。

然而，筆者認(rèn)為，無論是“整體比對、要件隔離”的判斷方法，還是從構(gòu)成要素“形、音、義”的角度入手，其判斷首先應(yīng)以相關(guān)公眾的一般注意力為前提。

還以“JUMBOUGG”[2]案為例，對于“JUMBO”含義的理解應(yīng)當(dāng)放置在中文語境下，以相關(guān)公眾的一般注意力為判斷標(biāo)準(zhǔn)，才能從商標(biāo)含義上判斷是否構(gòu)成商標(biāo)相似。由于“JUMBO”屬于英語專業(yè)八級詞匯，不屬于相關(guān)公眾可以簡單認(rèn)知的詞匯，因而能認(rèn)識到“JUMBO”的含義為“龐大的、巨大的”的相關(guān)公眾少之又少。故此，以相關(guān)公眾一般注意力為判斷標(biāo)準(zhǔn)，“JUMBOUGG”和 “UGG”并不構(gòu)成近似。

知名度與顯著性因素的作用

通常而言，在商標(biāo)近似判斷中，知名度與顯著性是考量的重要因素。當(dāng)然，知名度與顯著性本身也存在密切關(guān)系。這是因為，商標(biāo)的知名度越高，則顯著性越強；反之，顯著性越強，越能增加商標(biāo)的知名度。    

根據(jù)《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》第三部分第16 條：“商標(biāo)完整地包含他人在先具有一定知名度或者顯著性較強的文字商標(biāo)，易使相關(guān)公眾認(rèn)為屬于系列商標(biāo)而對商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認(rèn)的，判定為近似商標(biāo)”。

可以看出，知名度和顯著性是判斷近似商標(biāo)的重要考量因素。問題在于，此類因素的重要程度邊界在哪里，是不是可以超越構(gòu)成要素所起的作用呢？

對此，最高法《關(guān)于充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》中第19條規(guī)定：“相關(guān)商標(biāo)構(gòu)成要素整體上不近似，但主張權(quán)利的商標(biāo)的知名度遠(yuǎn)高于被訴侵權(quán)商標(biāo)的，可以采取比較主要部分決定其近似與否?！?br/>

比如，在嘉峪長城和長城一案[3]中，最高法院認(rèn)為，中糧公司使用的“長城牌”注冊商標(biāo)的葡萄酒馳名于國內(nèi)葡萄酒市場，知名度遠(yuǎn)高于“嘉裕長城”葡萄酒產(chǎn)品，因此根據(jù)該注冊商標(biāo)的具體特征及呼叫習(xí)慣，葡萄酒的相關(guān)公眾只要看到“長城”或者聽到其讀音，通常就會聯(lián)系到中糧公司的葡萄酒產(chǎn)品。“長城”具有較強識別中糧公司葡萄酒產(chǎn)品的顯著性，構(gòu)成商標(biāo)的主要部分。從而，“嘉裕長城”商標(biāo)的使用，會導(dǎo)致葡萄酒市場的相關(guān)公眾容易將兩種不同的葡萄酒相混淆，或者至少認(rèn)為兩者在來源上具有特定的關(guān)系，判定“嘉裕長城”構(gòu)成商標(biāo)近似。

由此可見，即使從商標(biāo)構(gòu)成要素整體上來看，訴爭商標(biāo)和引證商標(biāo)不構(gòu)成近似，但是基于兩者知名度的差異，依舊存在被認(rèn)定商標(biāo)近似的可能。

使用人的意圖因素作用

商標(biāo)混淆的判斷關(guān)系到商標(biāo)侵權(quán)的判斷結(jié)果，因此，也應(yīng)當(dāng)放到侵權(quán)法領(lǐng)域中予以考量。使用人意圖的考量，意味著需要考量使用人是否存在主觀過錯。就過錯判斷而言，侵權(quán)法采用“合理的理性人判斷標(biāo)準(zhǔn)”。具體到商標(biāo)法領(lǐng)域，判斷使用者是否有過錯，不再考慮特定市場經(jīng)營者具體知曉能力、當(dāng)時所處的環(huán)境、時間以及行為類型等主觀因素，而是以“一般的、合理的市場經(jīng)營者”作為判斷過錯的標(biāo)準(zhǔn)。

就包含他人標(biāo)識的商標(biāo)近似判斷而言，還應(yīng)考慮如下幾個因素：

一是意圖的判斷應(yīng)以申請日為判斷標(biāo)準(zhǔn)。如最高法《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)司法解釋（公開征求意見稿）》第17條規(guī)定，通常情況下，在先使用商標(biāo)已經(jīng)有一定影響，而商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知該商標(biāo)的影響力，即可推定其具有惡意。由此可見，判斷當(dāng)事人意圖應(yīng)以申請日為判斷標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合因使用而形成知名度及市場秩序綜合考量。

二是意圖的判斷應(yīng)考慮商標(biāo)使用的地域性。同樣上述意見稿第17條中，若在先使用商標(biāo)顯著性較強，或者商標(biāo)申請人與在先商標(biāo)使用人處于同一地域等因素均有助于認(rèn)定使用人的惡意。也就是說，如果該標(biāo)識未有效進(jìn)入中國市場，即使通過信息流通，商標(biāo)注冊人存在知悉該商標(biāo)域外知名情況，仍然不能認(rèn)定具有惡意。

比如，在“無印良品”商標(biāo)案[4]中，最高院也持類似觀點：“良品計畫的‘無印良品’商標(biāo)雖然具有較強的顯著性和創(chuàng)造性，但在其提供的證據(jù)不足以證明該商標(biāo)在中國大陸境內(nèi)在第24類商品上在先使用并有一定影響的情況下，關(guān)于棉田公司申請注冊被異議商標(biāo)是否具有主觀惡意已無評判必要?！?br/>

三是意圖的判斷應(yīng)以構(gòu)成要素的混淆為前提。比如，在榮華餅家有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會一案中，最高法院就認(rèn)為：“如果兩商標(biāo)客觀上可區(qū)分性較強，不會產(chǎn)生混淆誤認(rèn)可能性，認(rèn)定兩商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)沒有異議，就不需要考慮商標(biāo)申請人是否有主觀惡意等裁量因素?！?br/>

歷史因素和現(xiàn)狀因素的作用

在判斷是否構(gòu)成商標(biāo)近似的過程中，歷史因素和使用現(xiàn)狀也應(yīng)當(dāng)被納入考量范疇。就商標(biāo)使用的歷史因素而言，不僅影響著當(dāng)事人的意圖，還影響著當(dāng)前市場秩序的形成情況，必然在近似判斷會予以重視。

比如，張小泉案[5]中，法院就認(rèn)為，“張小泉”文字無論作為字號還是商標(biāo)，其知名度和聲譽的產(chǎn)生都有長期的歷史原因，在充分尊重本案涉及的歷史因素的前提下，根據(jù)公平、誠實信用的原則，不能認(rèn)定“刀剪公司”在企業(yè)名稱中突出使用“張小泉”文字構(gòu)成注冊商標(biāo)及馳名商標(biāo)的侵犯。

與此相似，在“JUMBOUGG”案中，由于UGG最早歷史來源于澳大利亞，他們的消費者和經(jīng)營者將“UGG”作為羊毛皮一體雪地靴這一類產(chǎn)品的通用名稱，澳大利亞知識產(chǎn)權(quán)局也曾正式聲明UGG為羊毛皮一體雪地靴這一類產(chǎn)品的通用名稱。在這樣的歷史因素作用下，“JUMBOUGG”商標(biāo)持有人作為一家澳大利亞公司，基于其對羊毛皮一體雪地靴統(tǒng)稱“UGG”的認(rèn)知，將其品牌定位為“JUMBOUGG”，隨后進(jìn)行了大量的使用與推廣，并進(jìn)入中國市場。故此，結(jié)合歷史因素考量，判斷“JUMBOUGG”構(gòu)成商標(biāo)近似也難以成立。

就商標(biāo)使用現(xiàn)狀的而言，更多著眼于目前已經(jīng)形成的市場秩序。對此，最高法《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第1條指出：“對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握商標(biāo)法有關(guān)保護(hù)在先商業(yè)標(biāo)志權(quán)益與維護(hù)市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場實際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序?！?br/>

可以說，完整包含他人標(biāo)識的商標(biāo)近似判斷，需要就構(gòu)成要素、知名度和顯著性、使用人的意圖、商標(biāo)使用歷史和現(xiàn)狀四個方面進(jìn)行綜合判斷，而不是落入機械化、簡單化的判斷模式。當(dāng)然，這四個方面的判斷，要結(jié)合個案，有側(cè)重、有取舍的綜合考量。唯如此，才能避免不當(dāng)剝奪商標(biāo)權(quán)利人的利益，平衡與其他商標(biāo)持有人的關(guān)系，維護(hù)市場競爭的良好秩序。

注釋：

[1]商評字[2017]第0000131204號；

[2](2015)京知行初字第4202號；

[3](2005)民三終字第5號；

[4](2017)京民終690號；

[5](2006)浙民三終字第78號。

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作者：陳明濤 蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師 北京外國語大學(xué)副教授

          郭潔 蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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