專利新創(chuàng)性比對方式的再思考

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作者：陳明濤  蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師  北京外國語大學(xué)副教授

           郭潔  蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師

原標(biāo)題：專利新創(chuàng)性比對方式的再思考

在專利授權(quán)、確權(quán)過程中，新穎性和創(chuàng)新性的比對是一個老問題，好像很難談出新花樣。然而，司法實踐中，對于比對方式的理解，仍然存在諸多偏差。比如，容易考慮對比文件中相對應(yīng)技術(shù)特征其他技術(shù)效果；或是對涉案專利的技術(shù)特征過度解釋，也未能正確理解技術(shù)問題的作用，導(dǎo)致法律適用存在一些錯誤。

在此，筆者將上述一些新思考分享出來，以糾正這些錯誤的認(rèn)識。

相對應(yīng)技術(shù)特征的其他技術(shù)效果

在專利授權(quán)、確權(quán)的過程當(dāng)中，新穎性和創(chuàng)新性的對比是老生常談的問題。經(jīng)常有權(quán)利人認(rèn)為，在專利無效審查中，需要從整體上比較涉案專利與對比文件的區(qū)別，將涉案專利技術(shù)方案與對比文件技術(shù)方案進(jìn)行對比，并且要對涉案專利和對比文件的技術(shù)效果進(jìn)行分析，進(jìn)而得出無效或相反的結(jié)論。但實際上，在進(jìn)行新創(chuàng)性比對時，只需要考慮對比文件中是否公開了權(quán)利要求中的技術(shù)特征，至于對比文件中是否還存在其他的技術(shù)特征，以及對比文件中相對應(yīng)的技術(shù)特征是否還存在其他的功能和效果，不必予以考慮。

比如，在李世煌專利無效一案中，原告李世煌指出“對比文件1的高音部分由發(fā)聲孔18輸出，其共振腔的設(shè)計達(dá)到‘低頻回放效果好，增強(qiáng)聲音質(zhì)感’”，隨后，其又指出：“由于涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)特征有‘所述音盆依次通過加載腔、扁平號筒和釋音口構(gòu)成的完整氣流通路與自由空間連通’，因此，‘聲音的輸出僅有釋音孔，位于加載腔的橫向，在揚聲器音盆軸向上未有聲音輸出，而且從頻響曲線上反映具有明顯的增益，用于改善高音’”。

實際上，在進(jìn)行新創(chuàng)性比對的時候，只需要考慮對比文件中是否公開了加載腔的技術(shù)效果，而共振腔的設(shè)計、改善高音的技術(shù)效果，均是不需要考慮的技術(shù)特征。

在比對中，上述原則，即不考慮是否還存在其他的技術(shù)特征，以及不考慮對比文件中相應(yīng)的技術(shù)特征是否還存在其他的功能和效果的原則，與等同侵權(quán)比對的原理也是一致的。

比如，北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》48條就規(guī)定：“被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所達(dá)到的技術(shù)效果基本相當(dāng)。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他技術(shù)效果的，不予考慮。”

技術(shù)特征的有效解釋

在專利授權(quán)、確權(quán)的過程中，還經(jīng)常存在這樣一種現(xiàn)象：權(quán)利人對自己的權(quán)利要求經(jīng)常過度解釋，意在通過縮小保護(hù)范圍，從而獲得新穎性和創(chuàng)造性。

禁止反悔原則為這一現(xiàn)象提供了一種解決思路。禁止反悔是指，專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、訴訟、再審程序）過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在專利侵權(quán)訴訟階段，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。該原則限制專利保護(hù)范圍不合理擴(kuò)張，其實質(zhì)在于防止專利權(quán)人采取“出爾反爾”的伎倆，先在專利授權(quán)階段對保護(hù)范圍進(jìn)行限制，后又在侵權(quán)訴訟時“過河拆橋”，企圖恢復(fù)保護(hù)范圍，從而兩頭得利。

然而，禁止反悔原則僅能解決專利侵權(quán)過程產(chǎn)生的問題，對于專利授權(quán)、確權(quán)過程中產(chǎn)生的類似問題，就無能為力。此時，勢必要限制權(quán)利人的隨意解釋，避免其謀求不當(dāng)利益。

當(dāng)前，司法實踐對權(quán)利要求的解釋，采用了“語境論”的方式：即應(yīng)當(dāng)首先結(jié)合權(quán)利要求書、說明書、附圖等內(nèi)部證據(jù)，必要的時候也應(yīng)當(dāng)結(jié)合所屬技術(shù)領(lǐng)域的教科書、技術(shù)詞典等外部證據(jù)，對權(quán)利要求作出合理的解釋。[1]

正如，在“墨盒”專利無效行政訴訟案中，最高人民法院在裁定中認(rèn)為，專利權(quán)利要求的解釋方法在專利授權(quán)確權(quán)程序與專利民事侵權(quán)程序中既有根本的一致性，又在特殊場合下體現(xiàn)出一定的差異性，其差異突出體現(xiàn)在當(dāng)事人意見陳述的作用上；在專利授權(quán)確權(quán)程序中，申請人在審查檔案中的意見陳述原則上只能作為理解說明書以及權(quán)利要求書含義的參考，而不是決定性依據(jù)。[2]

也就是說，在無效程序中，對權(quán)利要求不能隨意進(jìn)行解釋，必須遵循一定的解釋順位關(guān)系，權(quán)利人的解釋不能成為司法機(jī)關(guān)裁判的依據(jù)。盡管近期美國司法實踐放棄了“最寬解釋原則”，但對權(quán)利要求的解釋，仍然是建立在專利權(quán)人不得隨意解釋，并且遵循解釋順位的前提之下進(jìn)行的。

技術(shù)問題在比對中的影響

專利法的目的絕不是對任何細(xì)微的進(jìn)步或任何思想的輕微進(jìn)步都授予專利權(quán)。[3]因此，所有對于新穎性、創(chuàng)造性的思考都是圍繞解決技術(shù)問題來展開的，解決技術(shù)問題因此也成了判斷新穎性和創(chuàng)造性的邏輯起點。

如前所述，權(quán)利要求中技術(shù)特征的解釋要以說明書為依據(jù)。說明書對技術(shù)問題的記載，是理解技術(shù)特征是否還存在某種限定的重要因素。也就是說，說明書已記載了所要解決的技術(shù)問題。在這種情況下，即使權(quán)利要求書未對技術(shù)特征進(jìn)行限定，也可以對通過說明書中記載的技術(shù)問題進(jìn)行限定解釋。

問題在于，如果說明書中沒有就解決的技術(shù)問題進(jìn)行記載，應(yīng)如何理解？

在創(chuàng)造性判斷所遵循的“三步測試法”中，為在審查中客觀分析并確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。從這個意義上來說，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。[4]

基于此，就會產(chǎn)生兩種情況：一是存在假區(qū)別技術(shù)特征。也就是說，即使存在相應(yīng)的區(qū)別技術(shù)特征，但該區(qū)別技術(shù)特征并不解決技術(shù)問題，就不會使權(quán)利要求具備新穎性或創(chuàng)造性。

比如，在東莞匯美制罐公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會等發(fā)明專利無效行政糾紛案中，權(quán)利人將卷邊描述為具備90度的技術(shù)特征，而實際上根據(jù)其他技術(shù)特征的描述，此處卷邊必然為90度。因此，該90度的描述實際上并未產(chǎn)生對權(quán)利要求的進(jìn)一步限定。此種情況下，涉案專利并不能因為90度的描述而具備新穎性。

二是由于說明書中不以記載技術(shù)問題為強(qiáng)制要求，因此，即使說明書未記載該技術(shù)問題，如果存在區(qū)別技術(shù)特征，也不影響創(chuàng)造性的比對。此時，若存在實際解決的技術(shù)問題，已為對比文件相對應(yīng)的技術(shù)特征所公開，則不具有創(chuàng)造性。反之，則具有創(chuàng)造性。

專利新創(chuàng)性比對方式，不是簡單地法條適用，而要結(jié)合背后法理依據(jù)，通過技術(shù)問題的理解、對比文件技術(shù)特征的分析、權(quán)利要求的解釋等一系列方法，才能掌握新創(chuàng)性比對的正確“鑰匙”。

注釋：

[1]劉慶輝：《專利授權(quán)程序中的權(quán)利要求解釋》，載微信公眾號《知產(chǎn)力》2017年7月1日。

[2] 再審申請人精工愛普生與被申請人專利復(fù)審委員會等發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案，（2010）知行字第53-1號行政裁定書。

[3]石必勝：專利創(chuàng)造性判斷研究，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012年版，第121頁。

[4]參見《審查指南》第二部分第3章第3.2.1.1節(jié)。

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作者：陳明濤  蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師  北京外國語大學(xué)副教授

           郭潔  蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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