將與他人商標(biāo)近似的標(biāo)識(shí)作為商品裝潢使用的侵權(quán)判斷

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原標(biāo)題：果林微案丨將與他人商標(biāo)近似的標(biāo)識(shí)作為商品裝潢使用的侵權(quán)判斷

案號(hào)：（2017）最高法民再273號(hào)

關(guān)鍵詞：注冊(cè)商標(biāo)、知名度、商標(biāo)專用權(quán)、包裝裝潢、 混淆

案情簡(jiǎn)介

涉案商標(biāo)：第5492697號(hào)注冊(cè)商標(biāo)

再審申請(qǐng)人（一審原告、二審被上訴人）：曹曉冬

被申請(qǐng)人（一審被告、二審上訴人）：云南下關(guān)沱茶（集團(tuán)）股份有限公司

再審申請(qǐng)人2006年7月21日申請(qǐng)注冊(cè)第5492697號(hào)商標(biāo)，2009年6月14日獲得核準(zhǔn)，核定商品包括第30類“茶”。被申請(qǐng)人2010年1月21日、2014年9月7日取得第6209882號(hào)、第12201774號(hào)注冊(cè)商標(biāo)，兩商標(biāo)分別為文字“松鶴延年”+圓形+鶴的圖案組成的組合商標(biāo)和“下關(guān)沱茶”文字商標(biāo)，兩商標(biāo)核定使用商品均包括“茶”，“下關(guān)沱茶”被商務(wù)部認(rèn)定為“中華老字號(hào)”。2014年，被申請(qǐng)人在其生產(chǎn)的金印系列產(chǎn)品包裝上使用了“甲午金戈鐵馬鐵餅”字樣，字體為簡(jiǎn)體字，“金戈鐵馬”四字旁邊還配有一匹呈現(xiàn)奔跑狀態(tài)馬的圖案，被申請(qǐng)人在生產(chǎn)的上述茶餅的內(nèi)、外包裝上標(biāo)有“松鶴延年”注冊(cè)商標(biāo)和“下關(guān)沱茶”字樣，以及被申請(qǐng)人公司名稱。再審申請(qǐng)人認(rèn)為，被申請(qǐng)人未經(jīng)許可，在生產(chǎn)、銷售的“茶”產(chǎn)品上使用“甲午?金戈鐵馬?鐵餅”標(biāo)志侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，要求停止侵權(quán)。

裁判結(jié)果

一審法院認(rèn)為，被申請(qǐng)人對(duì)“金戈鐵馬”的使用是作為商品裝潢使用，不屬于商標(biāo)性使用，一審法院根據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例》第七十六條，在同種商品或者類似商品上將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾，認(rèn)定被申請(qǐng)人構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

二審法院則認(rèn)為，從被控侵權(quán)商品的包裝裝潢整體來(lái)看，包裝上的“金戈鐵馬”在裝潢中比較顯著，但該標(biāo)志只是用在包裝正面，外包裝側(cè)面和后面明確標(biāo)注了被申請(qǐng)人公司名稱、地址，而且正面左上角用顯著的紅色印有“下關(guān)沱茶”商標(biāo)，整體而言，相關(guān)公眾從被控侵權(quán)商品包裝裝潢上，不會(huì)將被控侵權(quán)商品誤認(rèn)為是涉案商標(biāo)的商品或者與該商品有特定聯(lián)系，故撤銷一審判決。

最高人民法院經(jīng)審理，最終認(rèn)定被申請(qǐng)人構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

法律評(píng)析

涉案商標(biāo)與“金戈鐵馬”是否近似。從構(gòu)成要素看，前者為“金戈鐵馬+圖形”組合商標(biāo)，繁體中文，橫向排列，文字下面有樹葉圖案，后者為簡(jiǎn)體中文，沒有樹葉圖案，兩商標(biāo)雖然不完全相同，但“金戈鐵馬”與涉案商標(biāo)的顯著性部分“金戈鐵馬”讀音、含義上完全相同，兩標(biāo)識(shí)構(gòu)成近似。

商品裝潢能否阻卻商標(biāo)侵權(quán)。從在案證據(jù)看，被申請(qǐng)人對(duì)“金戈鐵馬”進(jìn)行書法體書寫并配以一匹奔跑狀態(tài)馬的設(shè)計(jì)，具有一定的獨(dú)特性，但是該設(shè)計(jì)并不足以形成具有顯著性、可以據(jù)以識(shí)別商品來(lái)源的整體形象。被申請(qǐng)人以對(duì)“甲午金戈鐵馬鐵餅”系整體使用，抗辯與涉案商標(biāo)不近似，事實(shí)上，被申請(qǐng)人“甲午”及“鐵餅”字號(hào)較小，“金戈鐵馬”四字字號(hào)較大，且“金戈鐵馬”位于茶餅外包裝及內(nèi)包裝的顯著位置。其次，再審申請(qǐng)人“金戈鐵馬”注冊(cè)商標(biāo)早于被申請(qǐng)人“松鶴延年”和“下關(guān)沱茶”商標(biāo)，對(duì)“金戈鐵馬”的使用時(shí)間也早于被申請(qǐng)人，因此被申請(qǐng)人未經(jīng)許可，在商品包裝上使用“金戈鐵馬”構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

商標(biāo)權(quán)PK中華老字號(hào)。二審法院以“下關(guān)沱茶”是中華老字號(hào)，知名度遠(yuǎn)高于涉案商標(biāo)知名度，推斷被申請(qǐng)人沒有必要攀附涉案商標(biāo)，相關(guān)公眾亦不會(huì)產(chǎn)生混淆。事實(shí)上，商標(biāo)的基本功能是識(shí)別商品來(lái)源，防止發(fā)生混淆誤認(rèn)，而相關(guān)公眾是否會(huì)混淆誤認(rèn)，并不僅限于商品來(lái)源的混淆，還包括關(guān)聯(lián)關(guān)系的混淆，關(guān)聯(lián)關(guān)系的混淆并不要求誤認(rèn)為兩個(gè)商品來(lái)源于同一個(gè)生產(chǎn)者，只要誤認(rèn)為兩者的生產(chǎn)者之間存在商標(biāo)許可、關(guān)聯(lián)企業(yè)等關(guān)系即可。如果以“下關(guān)沱茶”為中華老字號(hào)，以被訴侵權(quán)人享有更高知名度為由，無(wú)視權(quán)利人在先注冊(cè)商標(biāo)，勢(shì)必?fù)p害該注冊(cè)商標(biāo)發(fā)揮識(shí)別商品來(lái)源的基本功能，對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成損害。

律師點(diǎn)晴

有一定影響的商品包裝裝潢受《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》保護(hù)。商品包裝，是指為識(shí)別商品以及方便攜帶、儲(chǔ)運(yùn)而使用在商品上的輔助物和容器，商品裝潢是指為識(shí)別與美化商品而在商品或者其包裝上附加的文字、圖案、色彩及其排列組合。商品包裝裝潢與商標(biāo)同為商業(yè)標(biāo)識(shí)，卻存在一定的差異：1、功能不同。商標(biāo)的功能在于識(shí)別商品來(lái)源，商品包裝裝潢功能在于便于攜帶，美化商品；2、受保護(hù)前提不同。目前我國(guó)商標(biāo)采用注冊(cè)核準(zhǔn)制，一旦核準(zhǔn)即享有商標(biāo)專用權(quán)，而商品包裝裝潢則需要經(jīng)過(guò)在市場(chǎng)積累，具備“一定影響”才受保護(hù)，而“一定影響”需要根據(jù)商品銷售區(qū)域、銷售時(shí)間、消費(fèi)者認(rèn)知度等因素綜合評(píng)判。實(shí)務(wù)中，有一定影響的商品包裝裝潢與商標(biāo)權(quán)發(fā)生沖突時(shí)，多以保護(hù)在先權(quán)利為出發(fā)點(diǎn)，兼顧公平競(jìng)爭(zhēng)。

如何避免商標(biāo)撞臉，顯著性是王道。雖說(shuō)世界上沒有兩片相同的葉子，但如何設(shè)計(jì)一款易識(shí)別、醒目有特點(diǎn)的商標(biāo)，的確需要做足功課。就文字商標(biāo)而言，文字相同，僅字體或設(shè)計(jì)、注音、排列順序不同，易使相關(guān)公眾對(duì)商品（服務(wù)）來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)的，通常不會(huì)取得商標(biāo)權(quán)，如：斯波帝卡&波斯卡帝，東方雪&東方雪狼，都是因?yàn)榍啡憋@著性未予公告或核準(zhǔn)；如果商標(biāo)由外文、字母或數(shù)字組成，應(yīng)避免字體或設(shè)計(jì)與在先商標(biāo)近似，如，ARNEGI & AIGNER；如果申請(qǐng)人想用圖形作商標(biāo)，自己創(chuàng)作一副易于識(shí)別的美術(shù)作品也是不錯(cuò)的選擇。司法實(shí)踐中，近似商標(biāo)的評(píng)判原則通常有三，一是要以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)；二是既要進(jìn)行對(duì)商標(biāo)的整體比對(duì)，又要進(jìn)行對(duì)商標(biāo)主要部分的比對(duì)，比對(duì)應(yīng)當(dāng)在比對(duì)對(duì)象隔離的狀態(tài)下分別進(jìn)行；三是判斷商標(biāo)是否近似，應(yīng)當(dāng)考慮請(qǐng)求保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度。

打造高顏值商標(biāo)，持續(xù)使用是根本。商標(biāo)的生命力在于使用，只有使用才可以發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別作用，使用時(shí)間越久、范圍越廣，知名度越高，相應(yīng)受保護(hù)力度就越大。

來(lái)源：江蘇省專利信息服務(wù)中心

作者：趙苗

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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