2019.1.14起，英國將會正式實施《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》

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原標(biāo)題：英國將實施《2015年歐盟商標(biāo)指令》

2019年1月14日起，英國將會正式實施《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》。據(jù)悉，這部指令主要是為了讓歐盟成員國內(nèi)的各個商標(biāo)法律體系之間繼續(xù)保持一致。為了應(yīng)對隨即而來的改變，英國知識產(chǎn)權(quán)局（UKIPO）已經(jīng)就本國的《1994年商標(biāo)法》以及《2008年商標(biāo)細(xì)則》可能會出現(xiàn)的變化公布了相應(yīng)的指導(dǎo)性文件。而這些變化不僅會通過《2018年商標(biāo)條例》來體現(xiàn)出來，同時英國的《商標(biāo)法》也會做出相應(yīng)的調(diào)整。本文則將會著重介紹下其中一些實質(zhì)性的變化。

1. 如何申請商標(biāo)

1.1 刪除了商標(biāo)申請采用“圖形表示”的要求

廢除這條規(guī)定的原因只是為了能夠讓人們在未來以諸如電子文件等更多的形式來提交商標(biāo)，從而與當(dāng)前的發(fā)展形勢相適應(yīng)。例如，人們能夠以MP3與MP4的形式來為那些聲音、多媒體內(nèi)容、動畫以及全息影像遞交相應(yīng)的商標(biāo)申請。而且，人們必須通過網(wǎng)絡(luò)來遞交這種申請，因為UKIPO將不會接收那些附有閃存盤、光盤或者軟盤的紙質(zhì)申請。

不過，在這里必須要指出的是，如果人們想以一件英國申請或者注冊商標(biāo)為基礎(chǔ)來遞交國際注冊申請的話，那么其仍需要以圖形的方式來提交這份申請。目前，負(fù)責(zé)處理各類國際注冊申請事務(wù)的世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）還未開始接收任何以電子形式（諸如MP3和MP4）提交的標(biāo)志圖示。

1.2 駁回商標(biāo)申請的可能性變得更大

根據(jù)英國當(dāng)前的制度，對于一件僅僅包含各種形狀的商標(biāo)而言，如果上述形狀只是實現(xiàn)了某種技術(shù)功能，為產(chǎn)品增加了某些價值或者僅僅是來自于產(chǎn)品本身特性的話，那么該標(biāo)志的注冊申請將會遭到駁回。而《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》更是將上述駁回的范圍進一步從形狀擴展到其他標(biāo)志中的特征。例如，如果某件商標(biāo)中來自于產(chǎn)品的某些特征僅僅是實現(xiàn)了一些技術(shù)功能，提升了產(chǎn)品的價值或者就是產(chǎn)品自身特征所帶來的話，那么這件商標(biāo)申請注定會被駁回。

就上述可能會被駁回的特征而言，最典型的一個例子就是為某款門鈴的門鈴聲進行注冊。顯然，這種門鈴聲音就是來自于門鈴本身，因此這份申請極有可能會遭到駁回。當(dāng)然，盡管目前申請遭遇駁回的可能性有所提升，但是新的政策應(yīng)該只會影響到一小部分的標(biāo)志申請。

1.3 在先權(quán)利與檢索報告

在發(fā)現(xiàn)有可能與申請人標(biāo)志產(chǎn)生沖突的在先商標(biāo)后，UKIPO將會繼續(xù)向申請人提供上述商標(biāo)的信息。不過，UKIPO將會停止向申請人提供在其遞交申請時已經(jīng)失效的在先商標(biāo)信息。

顯然，這會為申請人構(gòu)成一定的潛在風(fēng)險，因為在先商標(biāo)的持有人在其商標(biāo)過期后仍可以獲得6個月的寬限期（以及同樣為期6個月的恢復(fù)期）并在完成商標(biāo)續(xù)展工作繼續(xù)后對上述申請人提出異議。為了應(yīng)對這一問題，有關(guān)各方對《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》又進行了進一步的修訂。具體來講，如果申請人在那些在先標(biāo)志過期時出于善意使用了類似的商標(biāo)，那么這種做法將不會被視為一種侵權(quán)行為。

1.4 使用證明的日期計算

使用證明的起始計算日期將由此前的公開日期變更為申請日期或者是對權(quán)利作出主張的優(yōu)先權(quán)日。

1.5 集體標(biāo)志

新的法律將會對誰有資格擁有集體標(biāo)志的規(guī)定作出修訂。具體來講，以前的法條只允許一部分組織機構(gòu)去擁有這些標(biāo)志，而現(xiàn)在那些“受到公共法律管轄的法人”也將具備這種資格，從而進一步擴寬了可獲得集體標(biāo)志的組織范疇。這就是說，凡是擁有一定架構(gòu)的組織、合作團體以及其他機構(gòu)從今以后都能夠為集體標(biāo)志提交申請。不過，目前個人仍無法就集體商標(biāo)提出任何申請。

而且，現(xiàn)在涉及到集體標(biāo)志的規(guī)定還必須要包含有關(guān)于標(biāo)志使用條件的條款內(nèi)容。此外，如果集體標(biāo)志含有與地理位置有關(guān)的元素的話，那么相關(guān)的法規(guī)還必須要允許所有產(chǎn)品或服務(wù)均來自于上述地理位置并滿足法規(guī)條款的人士來使用該標(biāo)志。

2. 商標(biāo)爭議

2.1 舉證責(zé)任的變化

目前，只要商標(biāo)所有人認(rèn)為盜用其商標(biāo)的假冒產(chǎn)品正在經(jīng)由英國銷往整個歐洲，那么其就可以要求海關(guān)對這些產(chǎn)品啟動查扣程序。根據(jù)當(dāng)前的制度規(guī)定，商標(biāo)所有人必須要證明其就是上述被扣押產(chǎn)品的合法商標(biāo)持有人。不過，《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》已經(jīng)將舉證的責(zé)任轉(zhuǎn)移到了出口商的身上，即出口商將需要配合證明那些所謂的權(quán)利所有人并不具備上述商標(biāo)的權(quán)利。

2.2 針對侵權(quán)行為可采取更多的措施

《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》還對一些涉及到侵權(quán)行為的條款作出了修訂。針對那些盜用注冊商標(biāo)的假冒產(chǎn)品上所使用的包裝、標(biāo)簽等，上述法律提供了更多的執(zhí)法選項。其中一些變化如下：

商標(biāo)持有人有權(quán)對更多用于仿造的物料采取措施；

商標(biāo)持有人有權(quán)在存在風(fēng)險時（即上述物料可能會用于相關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)）采取措施；

即使上述物料（包裝、標(biāo)簽等）的生產(chǎn)廠家是在無意情況下做出了上述行為，商標(biāo)持有人仍有權(quán)采取行動。

2.3 詞典中出現(xiàn)的商標(biāo)

根據(jù)新的條款內(nèi)容，如果某些詞典錯誤地將一件商標(biāo)定為了通用術(shù)語，那么該商標(biāo)的所有人將有權(quán)向該詞典的出版商提出更正要求。

2.4 向擅自注冊自家商標(biāo)的代理機構(gòu)或者代理人提出異議

目前，商標(biāo)所有人可以向那些在未經(jīng)授權(quán)的情況下擅自注冊了自家商標(biāo)的代理機構(gòu)或者代理人提出異議。而《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》則允許商標(biāo)所有人既可以在英國國內(nèi)，同時也可以在其他國家就這種注冊行為提出異議。

2.5 已注冊商標(biāo)是否能構(gòu)成侵權(quán)行為

目前，使用一個注冊商標(biāo)不會對其他的注冊商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)。因此，認(rèn)為他人侵犯了自家商標(biāo)權(quán)的權(quán)利持有人是無法贏得任何一場侵權(quán)官司的話，除非其所指控侵權(quán)的標(biāo)志已經(jīng)被官方撤銷掉了。就此，《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》將允許法院在處理侵權(quán)訴訟時同時撤銷掉相應(yīng)的已注冊商標(biāo)。換句話來講，權(quán)利持有人在面臨侵權(quán)官司時無需再單獨提交一個撤銷對方商標(biāo)的申請。顯然，此舉勢必會降低開展此類訴訟所需要的成本與時間。

2.6 針對侵權(quán)指控進行辯護

2.6.1 為自己的名字進行辯護

目前，使用現(xiàn)有企業(yè)的名稱會構(gòu)成侵權(quán)行為。而且，在面對侵權(quán)指控時為“自己的名字”進行辯護的范圍現(xiàn)在也僅僅適用于個人名字而非是企業(yè)的名稱。因此，在上述條款生效后，如果人們繼續(xù)使用了其他企業(yè)的名稱，那么這個舉動將會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的行為。

2.6.2 在面對侵權(quán)指控時可要求對方提出使用涉案商標(biāo)的證據(jù)

為了避免在一起商標(biāo)侵權(quán)訴訟中同時再對涉案商標(biāo)提出撤銷的指控（即以原告方未使用涉案商標(biāo)為由要求撤銷該商標(biāo)），被告方從此以后將可以要求在先標(biāo)志的所有人提交相應(yīng)的使用證明并證實涉案商標(biāo)的有效性。如果原告方未能提供這樣一種證據(jù)，那么法院將撤銷其所提出的侵權(quán)指控。

2.7 無效訴訟中的商標(biāo)使用證明

目前，如果想依據(jù)在先標(biāo)志而要求撤銷掉某個注冊商標(biāo)的話，提出異議的一方或者要求撤銷的申請人需要證明其在提出撤銷申請前的5年中實際上一直在使用著上述在先標(biāo)志。不過，根據(jù)新的規(guī)定，以后這些提出質(zhì)疑的一方極有可能需要再提供另一個單獨的5年使用證明。

具體來講，如果在先標(biāo)志的注冊年頭比較長（至少10年時間），那么所持標(biāo)志遭到異議的一方將可以要求提出質(zhì)疑的一方證明其在遭質(zhì)疑標(biāo)志申請日期前的5年里確實使用了這個標(biāo)志。

3. 商標(biāo)完成注冊后的規(guī)定

3.1 許可

3.1.1 可以根據(jù)《商標(biāo)法》提出指控

《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》就許可人應(yīng)該如何向那些未能遵守許可協(xié)議的被許可人提出異議一事作出了新的規(guī)定。目前，許可人只能就一部分違反《合同法》的行為提出指控，而未來其將能夠根據(jù)《商標(biāo)法》來向被許可人提出訴訟。

3.1.2 被許可人也可以采取某些措施

目前，被許可人也可以向潛在的侵權(quán)人提出指控?！兜?015/2436號歐盟商標(biāo)指令》就這些事項作出了新的修訂，而這將取決于相關(guān)的許可究竟是一份獨占性許可還是非獨占性許可。

獨占性被許可人確實擁有提出訴訟的權(quán)利，但是其必須先給予該商標(biāo)的所有人這么做的機會或者讓商標(biāo)所有人授權(quán)其開展此類活動。如果許可人在2個月內(nèi)拒絕或者未能同意此事，那么被許可人可自行采取行動。而那些非獨占性被許可人則不可以在未獲得許可人授權(quán)的情況下向第三方提出指控。

3.1.3 許可規(guī)定同樣適用于商標(biāo)申請

目前，所有涉及到許可的規(guī)定不僅適用于注冊商標(biāo)，同時也會適用于申請。

3.2 注冊商標(biāo)的分案處理

根據(jù)一項即將實施的新規(guī)定，現(xiàn)有注冊商標(biāo)中的許可、擔(dān)保權(quán)益以及免責(zé)事項都將適用于該商標(biāo)的每一個后續(xù)分案中。不過，如果人們不想將這些權(quán)益適用于其中的某一個分案，那么其可以就此提出移除權(quán)益的請求。

3.3 注冊商標(biāo)的續(xù)展工作

目前，UKIPO將會在續(xù)展期限到期前的4個月內(nèi)發(fā)出續(xù)展通知。而根據(jù)《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》中新修訂的條款，上述期限將調(diào)整為6個月。

3.4 注冊商標(biāo)的恢復(fù)工作

如果商標(biāo)所有人未能按期對注冊商標(biāo)進行續(xù)展，那么其在該商標(biāo)到期后的12個月內(nèi)仍有機會提出恢復(fù)該商標(biāo)的申請?！兜?015/2436號歐盟商標(biāo)指令》并未對此作出修訂。不過，UKIPO將不會再考慮恢復(fù)上述商標(biāo)的合理性，而只是會審核該商標(biāo)所有人是否是在“無意間”忘記了對商標(biāo)進行續(xù)展。此舉意味著UKIPO在考慮其是否應(yīng)該恢復(fù)某件注冊商標(biāo)時將不會再去對其他的商標(biāo)進行評估。

結(jié)語

《第2015/2436號歐盟商標(biāo)指令》的生效時間為2019年1月14日，而這部法律所帶來的影響只有在上述日期之后才能看到。其實，人們已經(jīng)能夠預(yù)測到其中一部分條款所會帶來的沖擊，因為這些條款此前已經(jīng)與《歐盟商標(biāo)法》進行了整合并且不會引發(fā)太多的爭議。然而，其他一些條款，諸如刪除了為自己企業(yè)名稱進行辯護的條款則頗具爭議，原因是人們尚不清楚法院將會如何處理那些在2019年1月14日之后仍繼續(xù)使用老字號的公司所要面臨的全新侵權(quán)指控。

來源：中國保護知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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