從專利侵權(quán)訴訟談“權(quán)利要求保護主題”的確定

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作者：沈英瑩  中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：從專利侵權(quán)訴訟談權(quán)利要求保護主題的確定

關(guān)鍵詞：主題名稱、專利侵權(quán)、高價值專利

 
摘要：本文通過分析不同類型的專利所限制的侵權(quán)行為以及不同侵權(quán)行為人所承擔(dān)的法律后果，提出了在撰寫高價值專利時如何確定權(quán)利要求的主題名稱，以使得專利權(quán)人的利益最大化。

 
作為一種無形資產(chǎn)，專利的價值主要通過訴訟賠償、轉(zhuǎn)讓和許可來實現(xiàn)。近年來，隨著國家加強知識產(chǎn)權(quán)保護力度，專利的價值越來越得到認可，專利侵權(quán)訴訟的案件數(shù)量明顯增多，專利侵權(quán)訴訟判決的賠償額越來越高。2019年3月，江蘇通領(lǐng)科技訴公牛集團的專利侵權(quán)訴訟，索賠額高達10億元。高額的索賠體現(xiàn)出專利的高價值。高價值的專利不僅要滿足高穩(wěn)定性的要求，更要滿足易于行使權(quán)利的要求。專利權(quán)易于行使意味著便于舉證、便于確定權(quán)利要求的保護范圍、便于進行特征比對、便于主張高額賠償。

 
很多專利代理人在撰寫專利申請文件時非常注重在技術(shù)上深入挖掘發(fā)明點，卻往往容易忽視從侵權(quán)訴訟的角度考慮如何取證、如何主張高額賠償?shù)膯栴}。專利權(quán)作為一種排他權(quán)，用于限制競爭對手使用相關(guān)技術(shù)，從而給專利權(quán)人帶來商業(yè)競爭上的優(yōu)勢。因此，在撰寫專利權(quán)利要求時，首先要考慮專利申請人的潛在的競爭對手是誰？怎樣才能有效地限制競爭對手。

 
根據(jù)《專利法》第十一條的規(guī)定，發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。由此可見，對于不同類型的專利權(quán)，專利法所提供的保護力度是不同的。對產(chǎn)品專利權(quán)保護的力度要大于方法專利權(quán)的保護力度。對于產(chǎn)品專利權(quán)而言，未經(jīng)專利權(quán)人的許可，他人不能制造、使用、許諾銷售、銷售和進口其專利產(chǎn)品；對于用于制造產(chǎn)品的方法專利權(quán)而言，未經(jīng)專利權(quán)人的許可，他人不能使用其專利方法（制造方法），以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法制造出來的產(chǎn)品；對于其他專利方法，未經(jīng)專利權(quán)人的許可，他人不能使用其專利方法。

表1

在專利侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人的目的往往是要限制競爭對手使用相關(guān)專利技術(shù)，并獲得相應(yīng)的損害賠償。權(quán)利要求的主題名稱是確定專利保護范圍的重要部分。在專利侵權(quán)判定中，需要將專利的權(quán)利要求與被控侵權(quán)對象進行特征比對。權(quán)利要求的主題名稱的作用在能夠明確地限定侵權(quán)對象，從而有針對性的地限制可能的侵權(quán)行為人。

 
假如某項發(fā)明的發(fā)明點僅在于方法的改進，如果在專利申請中僅撰寫方法權(quán)利要求，則可能無法達到限制競爭對手并且獲得相應(yīng)賠償?shù)哪康?。假設(shè)：某衛(wèi)生潔具制造企業(yè)申請了一項涉及座便器電器箱的干燥方法，其獨立權(quán)利要求如下：

一種座便器電器箱的干燥方法，其特征在于，所述座便器電器箱包括烘干機，所述烘干機包括風(fēng)扇和可伸縮運動的風(fēng)管，包括以下步驟：使用者使用所述烘干機時，所述風(fēng)管伸出，伸出的所述風(fēng)管與所述風(fēng)扇的出風(fēng)口接通；當(dāng)傳感器感應(yīng)到使用完畢的時間到達了第一設(shè)定時間后，啟動所述烘干機的風(fēng)扇運轉(zhuǎn)，對所述座便器電器箱進行干燥；當(dāng)所述風(fēng)扇運轉(zhuǎn)時間到達第二設(shè)定時間后，所述風(fēng)扇停止運轉(zhuǎn)。

 
這個方法權(quán)利要求屬于操作類方法權(quán)利要求，而非制造類方法權(quán)利要求。這種操作類方法權(quán)利要求的侵權(quán)行為主體是方法使用者。在司法實踐中，關(guān)于操作類方法專利的“使用行為”存在爭議。第一種觀點認為：操作類方法專利的侵權(quán)行為主體是執(zhí)行該操作方法的最終用戶。也就是說，上述方法專利的侵權(quán)主體是座便器的最終用戶。如果這個觀點成立，則座便器的制造商和銷售商不承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，專利權(quán)人基于這個專利難以限制座便器的制造商和銷售商采用相關(guān)技術(shù)。第二種觀點認為：座便器本身使用了上述干燥方法專利，因此，座便器的制造商和銷售商也是侵權(quán)行為人。然而，在專利法第十一條的規(guī)定種，使用方法的主體是“任何單位或者個人”。因此，第二種觀點是否成立值得商榷。為了避免爭議，在撰寫權(quán)利要求時，即使發(fā)明點涉及操作類方法的改進，增加一組相關(guān)的產(chǎn)品權(quán)利要求為明智之舉。例如：

一種座便器電器箱，其特征在于，所述座便器電器箱包括烘干機和控制單元，所述烘干機包括風(fēng)扇和可伸縮運動的風(fēng)管，所述控制單元配置成：在使用所述烘干機時，所述風(fēng)管伸出，伸出的所述風(fēng)管與所述風(fēng)扇的出風(fēng)口接通；當(dāng)傳感器感應(yīng)到使用完畢的時間到達了第一設(shè)定時間后，啟動所述烘干機的風(fēng)扇運轉(zhuǎn)，對所述座便器電器箱進行干燥；當(dāng)所述風(fēng)扇運轉(zhuǎn)時間到達第二設(shè)定時間后，所述風(fēng)扇停止運轉(zhuǎn)。

 
增加的權(quán)利要求屬于產(chǎn)品權(quán)利要求，其主題名稱是座便器電器箱，因此侵權(quán)行為人包括制造商、許諾銷售商、銷售商和使用者。如制造商和銷售商生產(chǎn)或銷售涉及專利技術(shù)的座便器電器箱，專利權(quán)人可以通過訴訟來阻止其競爭對手采用相關(guān)專利技術(shù)并要求相關(guān)損害賠償，從而達到在市場上取得優(yōu)勢地位的好處。

 
對于制造類的方法專利，即使專利的保護延伸至涉訴的制造方法直接獲得的產(chǎn)品，侵權(quán)行為人包括了制造商、銷售商、許諾銷售商、使用者和進口商，但從舉證便利性和侵權(quán)比對便利性的角度來看，仍建議增加一組相應(yīng)的產(chǎn)品權(quán)利要求，因為要舉證侵權(quán)人所采用的制造方法步驟的難度很大，專利權(quán)人難以進入到侵權(quán)人的生產(chǎn)環(huán)境進行取證。

 
盡管有一組產(chǎn)品權(quán)利要求已經(jīng)能夠限制制造、許諾銷售、銷售、使用和進口專利產(chǎn)品的侵權(quán)行為，然而，權(quán)利要求不同的主題名稱所針對的潛在侵權(quán)行為人是不同的，而不同的侵權(quán)行為人承擔(dān)的法律責(zé)任也是不同的。根據(jù)專利法第六十條的規(guī)定，侵權(quán)行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任?！秾＠ā返谄呤畻l規(guī)定：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。也就是說，如果使用者、許諾銷售者、銷售者善意取得侵權(quán)產(chǎn)品且能證明產(chǎn)品有合法來源，則不承擔(dān)賠償責(zé)任。

 
更進一步地，最高院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）第二十五條對具有合法來源的使用者、許諾銷售者和銷售者的法律責(zé)任進行規(guī)定：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，對于權(quán)利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應(yīng)予支持，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用者舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的除外。因此，如果使用者、許諾銷售者、銷售者善意取得侵權(quán)產(chǎn)品、能證明產(chǎn)品有合法來源并且支付了合理對價，則連停止侵權(quán)的法律責(zé)任都無需承擔(dān)。

 
表2

在司法實踐中已有相關(guān)的案例。在北京英特萊訴與亞薩合萊天明、弘泰基業(yè)公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一審民事判決中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：被告弘泰基業(yè)公司在侵權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)和安裝過程中，進行了公開招標(biāo)和評標(biāo)，簽訂了正式的銷售合同，并支付了合理對價，故對于原告英特萊公司請求判令弘泰基業(yè)公司停止使用侵權(quán)產(chǎn)品的訴訟請求不予支持。而且，被告弘泰基業(yè)公司能夠證明其使用的侵權(quán)產(chǎn)品來自于被告亞薩合萊天明公司，被告亞薩合萊天明公司能夠證明其使用、銷售的侵權(quán)產(chǎn)品來自于天眾公司，均具有合法來源。雖然被告亞薩合萊天明公司有能力知曉侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案，但專利侵權(quán)判定規(guī)則復(fù)雜，在案并無證據(jù)表明被告亞薩合天明公司、被告弘泰基業(yè)公司在實施侵權(quán)行為時知道或應(yīng)當(dāng)知道產(chǎn)品的技術(shù)方案落入專利權(quán)的保護范圍，故兩被告在本案中均不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

 
由此可見，在撰寫權(quán)利要求時，多層次地布局權(quán)利要求保護主題是實現(xiàn)高價值專利的必要手段。將與專利權(quán)人生產(chǎn)同樣最終產(chǎn)品的制造商作為潛在的侵權(quán)行為主體，才能實現(xiàn)專利權(quán)人的利益最大化。以上面主題名稱為“座便器電器箱”的權(quán)利要求為例，如果被控的座便器制造企業(yè)聲稱座便器電器箱為中間產(chǎn)品，并非自行生產(chǎn)，而是善意地通過外購取得，并且提供了合法來源。被控的座便器制造企業(yè)將不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。在這種情況下，專利權(quán)人將無法獲得賠償，甚至訴訟的合理開支也需自行承擔(dān)。

 
筆者認為，為了使實現(xiàn)專利權(quán)人利益的最大化，在撰寫權(quán)利要求中，應(yīng)當(dāng)多層次地布局權(quán)利要求的保護主題，至少應(yīng)當(dāng)包括在市場上能夠自由獲得的、專利權(quán)人競爭對手的最終產(chǎn)品，從而將與專利權(quán)人生產(chǎn)同樣最終產(chǎn)品的競爭對手作為制造的侵權(quán)行為人來限制，使得專利權(quán)人的競爭對手無法免予承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。如上面提到座便器電器箱的專利案件為例，如果再增加一組主題名稱為“座便器”的獨立權(quán)利要求，則能夠進一步提升該專利的價值。

一種座便器，其包括座便器電器箱，其特征在于，所述座便器電器箱包括烘干機和控制單元，所述烘干機包括風(fēng)扇和可伸縮運動的風(fēng)管，所述控制單元配置成：在使用所述烘干機時，所述風(fēng)管伸出，伸出的所述風(fēng)管與所述風(fēng)扇的出風(fēng)口接通；當(dāng)傳感器感應(yīng)到使用完畢的時間到達了第一設(shè)定時間后，啟動所述烘干機的風(fēng)扇運轉(zhuǎn)，對所述座便器電器箱進行干燥；當(dāng)所述風(fēng)扇運轉(zhuǎn)時間到達第二設(shè)定時間后，所述風(fēng)扇停止運轉(zhuǎn)。

 
專利權(quán)人在商業(yè)上的競爭對手是生產(chǎn)座便器的制造商，主題名稱為“座便器”的權(quán)利要求將使得座便器的制造商無法實施制造、許諾銷售、銷售和使用的行為，并且一旦侵權(quán)也無法免除其停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。另外的好處還在于舉證和便于主張高額賠償，因為座便器是在市場上容易公開購買得到的證據(jù)，容易證明其價值；而且座便器作為最終產(chǎn)品，其價格也明顯高于作為中間產(chǎn)品的座便器電器箱的價格。在以侵權(quán)人獲利作為損害賠償?shù)挠嬎惴绞綍r更能夠獲得高額賠償。相反地，座便器電器箱通常不會單獨作為最終產(chǎn)品在市場上銷售，要證明其銷售價格也不容易，因此座便器電器箱作為權(quán)利要求的主題名稱在侵權(quán)訴訟時要證明損害賠償并不容易，難以獲得高額賠償。

結(jié)論

由以上分析可知，在撰寫高價值的專利申請文件時，需要注意以下幾個方面：

1.從侵權(quán)訴訟出發(fā)考慮專利申請人潛在的競爭對手，并據(jù)此確定權(quán)利要求的主題名稱，確保最大限度地競爭對手的商業(yè)行為。

2.即使在技術(shù)上發(fā)明點僅在于方法的改進，仍要避免僅撰寫一組方法權(quán)利要求，而應(yīng)當(dāng)同時撰寫與方法權(quán)利要求對應(yīng)的產(chǎn)品權(quán)利要求。

3.應(yīng)當(dāng)多層次地布局權(quán)利要求的保護主題，至少應(yīng)當(dāng)包括在市場上能夠自由獲得的、專利權(quán)人競爭對手的最終產(chǎn)品，以使得專利權(quán)人的利益最大化。

參考文獻：

1.尹新天中國專利法詳解北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012

2.（2015）京知民初字第1794號民事判決書中國裁判文書網(wǎng)

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：沈英瑩  中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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