此“三條杠”非彼“三條杠”？──簡評歐盟商標(biāo)“三條杠”無效宣告案

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作者：宋昕哲法國知識產(chǎn)權(quán)博士歐洲IPSIDE知產(chǎn)所特邀研究員

供稿：歐洲IPSIDE知識產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所

原標(biāo)題：此“三條杠”非彼“三條杠”？──簡評歐盟商標(biāo)“三條杠”無效宣告案

引言

6月19日，歐盟普通法院判決支持了歐盟知識產(chǎn)權(quán)局此前作出的宣告“三條杠”商標(biāo)無效的決定（案號T-307/17）。

值得注意，無效判定僅限于“黑杠白底三條杠”，不涉及“白杠黑底”、“淺色杠深色底”或“斜杠”等其它各式“三條杠”。

也正是由于歐盟普通法院將不同形式的“三條杠”視為彼此區(qū)分的商業(yè)標(biāo)識，未采納阿迪達斯公司提交的大量證據(jù)，最終得出所提交的證據(jù)不足以證明“黑杠白底三條杠”具有顯著性的結(jié)論。

一案情簡介

2014年，歐盟知識產(chǎn)權(quán)局注冊了阿迪達斯申請的“三條杠”商標(biāo)。阿迪達斯將該商標(biāo)描述為“由三個平行的等距條紋組成，寬度相同，適用于產(chǎn)品的任何方向”，指定用于服裝、鞋類和頭飾產(chǎn)品，其圖形表示如下：

此“三條杠”非彼“三條杠”？──簡評歐盟商標(biāo)“三條杠”無效宣告案

2016年，歐盟知識產(chǎn)權(quán)局撤銷了該商標(biāo)的注冊，理由是該商標(biāo)缺乏內(nèi)在顯著性，阿迪達斯也未能證明該商標(biāo)通過在整個歐盟的使用而獲得了顯著性。2019年6月，歐盟普通法院支持了知識產(chǎn)權(quán)局的決定。

但事實上，阿迪達斯公司訴訟中提交了多達1200頁的證據(jù)材料，意圖證明“三條杠”商標(biāo)經(jīng)使用已獲得法律所要求的顯著性，包括證明“三條杠”使用的照片、營業(yè)額、市場推廣開支以及消費者調(diào)查等。所提交的照片圖例如下：

此“三條杠”非彼“三條杠”？──簡評歐盟商標(biāo)“三條杠”無效宣告案

那么為什么1200頁的證據(jù)材料未能說服法院認為“三條杠”具備顯著性？

二法律框架

歐盟商標(biāo)條例（207/2009號，現(xiàn)編撰為1001/2017號，以下簡稱“條例”）第7(1)(b)條規(guī)定，沒有任何顯著性的商標(biāo)不得注冊。

條例第52(1)(a)條相應(yīng)地規(guī)定，違反第7條規(guī)定缺乏顯著性的商標(biāo)，經(jīng)向歐盟知識產(chǎn)權(quán)局申請，應(yīng)當(dāng)宣告無效。然而，根據(jù)條例52(2)條，注冊時缺乏顯著性，注冊后經(jīng)使用取得顯著性的商標(biāo)，不予宣告無效。

因此，商標(biāo)有效性所要求的顯著性既可是內(nèi)在固有的，也可是經(jīng)使用獲得的。

此“三條杠”非彼“三條杠”？──簡評歐盟商標(biāo)“三條杠”無效宣告案

“顯著性”一詞，指商標(biāo)具備發(fā)揮其基本功能的屬性或能力，即可指示商標(biāo)所標(biāo)示的產(chǎn)品來源于一個特定企業(yè)，從而區(qū)分該企業(yè)的產(chǎn)品與其他企業(yè)的產(chǎn)品（歐盟法院C-108/97案）。

此“三條杠”非彼“三條杠”？──簡評歐盟商標(biāo)“三條杠”無效宣告案

顯著性的審查應(yīng)結(jié)合商標(biāo)所標(biāo)示的產(chǎn)品以及消費者對該產(chǎn)品的認知（C-299/99案）

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（T-139/08案、T-678/15案、T-291/16案）。

根據(jù)歐盟法院既往判例，過于簡單的標(biāo)志被認為本身不能傳達給消費者能夠記住的信息，消費者不會將其視為指示產(chǎn)品商業(yè)來源的符號，因而缺乏固有的顯著性。

在“三條杠”商標(biāo)效力爭議中，阿迪達斯公司并不否認商標(biāo)因過于簡單而缺乏固有顯著性的認定。該公司轉(zhuǎn)而意圖證明“三條杠”商標(biāo)經(jīng)使用獲得了顯著性，即“三條杠”經(jīng)過長期在歐盟境內(nèi)使用，消費者已將“三條杠”理解為指示產(chǎn)品來源于阿迪達斯公司。

鑒于實際使用的“三條杠”與獲得注冊的“三條杠”顏色不同、長短不一（參閱案情簡介部分，對比注冊商標(biāo)圖例與照片證據(jù)），阿迪達斯公司有必要證明實際使用中形態(tài)各異的“三條杠”與注冊中形態(tài)既定的“三條杠”實質(zhì)為同一商標(biāo)。

為此，公司提出兩個理由：

第一，注冊商標(biāo)為樣式商標(biāo)（Pattern Mark）；

第二，實際使用的各式商標(biāo)為注冊商標(biāo)的合理變化形態(tài)。

三樣式商標(biāo)（Pattern Mark）

阿迪達斯公司主張其所注冊的“三條杠”商標(biāo)為樣式商標(biāo)，實則為了說明該商標(biāo)圖形表示雖有既定的長度、寬度、顏色、底色等，但商標(biāo)因其特殊種類（樣式商標(biāo)）但商標(biāo)因其特殊種類（樣式商標(biāo)）不拘泥于圖形所示的形態(tài)，相反可以以不同方式延伸或切割“三條杠”，包括以傾斜的角度切割。

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換言之，公司主張其所注冊的“三條杠”原本就是形式各異的“三條杠”，而非圖形表示中形式既定的“三條杠”。

樣式商標(biāo)是除文字、圖形、組合商標(biāo)等傳統(tǒng)類型外，歐盟商標(biāo)條例實施細則（2018/626號，以下簡稱細則）新認可的類型，同時被明文認可的新類型還包括位置商標(biāo)（Position Mark）、動態(tài)商標(biāo)（Motion Mark）、全息圖像商標(biāo)（Hologram Mark）等。

細則第3(3)(e)條將“樣式商標(biāo)”定義為完全由一組有規(guī)律地重復(fù)的元素組成的商標(biāo)。與普通圖形商標(biāo)不同，式樣商標(biāo)的特點是沒有輪廓限制，可擴展到整個二維或三維產(chǎn)品的表面，或產(chǎn)品任意部分的表面。

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然而，法院認為，“三條杠”并非樣式商標(biāo)，而是普通的圖形商標(biāo)，理由是商標(biāo)并非由重復(fù)的元素構(gòu)成?！叭龡l杠”也并非長度不限、可任意切割的三條平行等距條紋，商標(biāo)的文字表述并未提及條紋長度可以任意調(diào)整或條紋可從任意方向切割。

法院認為，確定商標(biāo)特征的重要依據(jù)是商標(biāo)的圖形表示。而根據(jù)該圖形表示，“（三條杠）注冊商標(biāo)由三條垂直平行的黑色細條紋組成，背景為白色，條紋的高度大約是寬度的五倍?！?/p>

歐盟法院將注冊商標(biāo)限定為既定比例的“黑杠白底三條杠”。阿迪達斯使用其它形態(tài)的“三條杠”（如“白杠黑底”）因而不被視為直接使用注冊商標(biāo)。

作為應(yīng)對策略，阿迪達斯公司提出第二個理由，使用其它形態(tài)的“三條杠”是使用注冊商標(biāo)“黑杠白底三條杠”的合理變化形態(tài)（permissible variations）。

四使用商標(biāo)的合理變化形態(tài)

法院首先指出，商標(biāo)條例第52(2)條（使用獲得顯著性）里的“使用”，不僅包含嚴(yán)格地使用注冊商標(biāo)既定的形態(tài)，還應(yīng)包含使用注冊商標(biāo)的合理變化形態(tài)，即“使用元素有所差異的商標(biāo)形態(tài)，但該差異不應(yīng)改變注冊商標(biāo)既定形態(tài)的顯著性”。寬泛理解第52(2)條所稱“使用”，旨在允許商標(biāo)注冊人適當(dāng)調(diào)整商標(biāo)部分元素，以適應(yīng)商品銷售或促銷需要。

問題在于，“白杠黑底”、“斜杠”等形式是否屬于注冊形式的合理變化。

法院從“三條杠”商標(biāo)設(shè)計過于簡單的事實出發(fā)，認為商標(biāo)越簡單，就越不可能具有顯著性，而商標(biāo)的改變就越有可能影響其基本特征以及有關(guān)公眾對該商標(biāo)的認知（細微改變越容易改變顯著性而超出合理范圍）。

因此，法院雖然認可“深色杠淺色底”為“黑杠白底”的合理變化形態(tài)，但認為“白杠黑底”、“淺色杠深色底”、“斜杠”等形態(tài)與“黑杠白底”注冊形態(tài)區(qū)分明顯，已超出法律允許范圍。

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也就意味著，使用“白杠黑底”等“三條杠”的證據(jù)不被視為使用注冊商標(biāo)（合理變化形態(tài)）的證據(jù)，相反被視為使用與注冊商標(biāo)差異明顯的其它標(biāo)志的證據(jù)，因而法院不予采納。

相應(yīng)地，阿迪達斯提交的大量消費者調(diào)查證據(jù)及市場推廣證據(jù)也被認為缺乏關(guān)聯(lián)性，理由是上述證據(jù)與注冊商標(biāo)差異明顯的其它標(biāo)志相關(guān)，與“黑杠白底三條杠”注冊商標(biāo)無直接相關(guān)性。

結(jié)語

歐盟法院否認阿迪達斯使用的各式“三條杠”與取得注冊的“三條杠”為同一商標(biāo)，未采納阿迪達斯公司提交的使用其它各式“三條杠”的證據(jù)，最終導(dǎo)致“黑杠白底三條杠”無效的判決。

然而，既然顯著性系商標(biāo)一種指示產(chǎn)品來源的能力而非商標(biāo)的設(shè)計特征，“白杠黑底”形態(tài)是否改變了“黑杠白底”的顯著性，進而是否構(gòu)成不同商標(biāo)這一問題，僅依賴商標(biāo)設(shè)計簡繁的判斷路徑值得商榷。

畢竟，顯著性判斷還須結(jié)合消費者認知。問題在于，經(jīng)長期使用，消費者是否已將“白杠黑底”與“黑杠白底”視為發(fā)揮相同指示功能的大致等同的商標(biāo)？

對6月19日判決阿迪達斯公司仍可上訴，歐洲IPSIDE知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所將持續(xù)關(guān)注后續(xù)進展。

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作者：宋昕哲法國知識產(chǎn)權(quán)博士歐洲IPSIDE知產(chǎn)所特邀研究員

供稿：歐洲IPSIDE知識產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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