關(guān)于專利分案申請(qǐng)，如何避免“踩雷”？

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原標(biāo)題：關(guān)于分案申請(qǐng)，我想我終于知道如何避免“踩雷”了

在我國(guó)的專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，有些規(guī)定和程序看似簡(jiǎn)單，實(shí)則變化多端處處“埋雷”。分案申請(qǐng)就是其中之一。今天，咱們就來聊聊關(guān)于分案申請(qǐng)你不得不知的那些事兒。

一 什么是分案申請(qǐng)（WHAT）

根據(jù)我國(guó)專利制度的規(guī)定，除了屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢鲋猓患＠暾?qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，這就是所謂的專利申請(qǐng)的單一性原則。

在一件專利申請(qǐng)的審查過程中，當(dāng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為該專利申請(qǐng)要求保護(hù)多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造而不符合單一性要求時(shí)，將通知申請(qǐng)人在指定期限內(nèi)對(duì)其專利申請(qǐng)進(jìn)行修改，以滿足單一性要求。這里所說的修改是指對(duì)一件專利申請(qǐng)中的發(fā)明創(chuàng)造的數(shù)量進(jìn)行限制，具體來說，可以是刪除發(fā)明或者實(shí)用新型的一組或多組權(quán)利要求，也可以是刪除外觀設(shè)計(jì)的一幅或多幅圖片。

但是，考慮到提出專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人已經(jīng)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局披露了多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，并表達(dá)了期望這一系列多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造均獲得專利保護(hù)的意愿，如果僅僅因?yàn)閱我恍砸缶推仁股暾?qǐng)人僅能保留其中一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，而對(duì)其它的發(fā)明創(chuàng)造只能隨后另行提出專利申請(qǐng)，并以隨后的提交日作為其申請(qǐng)日，則顯然，根據(jù)先申請(qǐng)?jiān)瓌t，申請(qǐng)人的利益勢(shì)必會(huì)受到損害，這也與專利法的立法宗旨相悖。

基于這樣的緣由，《專利法實(shí)施細(xì)則》第42條第1款中規(guī)定：一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上的發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請(qǐng)人可以在收到國(guó)務(wù)院專利行政部門對(duì)原申請(qǐng)作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出分案申請(qǐng)；但是，專利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)。這就是所謂的“分案申請(qǐng)”的由來和法律依據(jù)。

分案申請(qǐng)可以保留原申請(qǐng)（第一次提出的專利申請(qǐng)，也稱為母案申請(qǐng)）的申請(qǐng)日，原申請(qǐng)享有優(yōu)先權(quán)的，分案申請(qǐng)還可以保留原優(yōu)先權(quán)日，這樣就保證了申請(qǐng)人的正當(dāng)利益不受損害，當(dāng)然，如果后續(xù)授權(quán)的話，專利到期日也與母案申請(qǐng)相同。然而，需要注意的是，分案申請(qǐng)?jiān)谄渌矫嫱耆?dú)立于原申請(qǐng)，與普通專利申請(qǐng)無異。

二 為什么提出分案申請(qǐng)（WHY）

從上文中提到的相關(guān)法律條款來看，申請(qǐng)人提出分案申請(qǐng)的緣由似乎非常簡(jiǎn)單。但在申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，申請(qǐng)人提出分案申請(qǐng)的目的卻五花八門?？偟膩碚f，可以分為以下兩種情況。

第一種情況——被動(dòng)提出的分案申請(qǐng)

如上所述的，當(dāng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在審查意見通知書中指出該專利申請(qǐng)要求保護(hù)多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造而不符合單一性要求時(shí)，申請(qǐng)人為了滿足單一性要求，在原申請(qǐng)中僅保留其中一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，而對(duì)其它不具有單一性的發(fā)明創(chuàng)造被動(dòng)提出分案申請(qǐng)。這也是常規(guī)意義上的分案申請(qǐng)。

具體而言，這種“被動(dòng)提出”的方案申請(qǐng)通常又分為兩大類情況。一類是由于撰寫經(jīng)驗(yàn)不足或者檢索不充分而導(dǎo)致原始提交的權(quán)利要求書中即包含不符合單一性規(guī)定的多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造；另一類則是由于在專利申請(qǐng)的審查過程中對(duì)權(quán)利要求書的修改而導(dǎo)致缺乏單一性問題的出現(xiàn)。

第二種情況——主動(dòng)提出的分案申請(qǐng)

在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，有經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)人和代理人有時(shí)會(huì)主動(dòng)利用分案申請(qǐng)制度以尋求利益最大化。這就是筆者下面將談到的主動(dòng)提出的分案申請(qǐng)。

具體而言，這些所謂的“主動(dòng)提出的分案申請(qǐng)”又可以大致分為以下幾種情況。需要申明的是，以下討論的一些情況也許并不符合分案申請(qǐng)制度的立法本意，但我們不妨僅從有利于申請(qǐng)人利益的角度來看待吧。

01調(diào)整策略

專利申請(qǐng)中因各種原因有時(shí)會(huì)出現(xiàn)這種情況：申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)被寫入權(quán)利要求書中請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案與申請(qǐng)人真實(shí)想要保護(hù)的技術(shù)方案存在偏差，或者與實(shí)際最具有市場(chǎng)價(jià)值的技術(shù)方案存在偏差。

在此情況下，只要不超出原申請(qǐng)記載的范圍，申請(qǐng)人就可以利用分案申請(qǐng)來重新調(diào)整申請(qǐng)策略。另外，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定，申請(qǐng)人在收到審查意見通知書后對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行的修改應(yīng)當(dāng)僅針對(duì)審查意見通知書中指出的缺陷。因此，對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入審查階段的專利申請(qǐng)，通過提出分案申請(qǐng)能夠避免將僅寫入說明書中而未寫入原權(quán)利要求書中的重要技術(shù)方案“捐獻(xiàn)”給公眾。正所謂亡羊補(bǔ)牢，為時(shí)不晚。尤其是，可以避免根據(jù)2009年《司法解釋》【1】第五條中規(guī)定的“捐獻(xiàn)原則”而出現(xiàn)的不必要的損失。

02盡量止損

這種情況其實(shí)可以看成是上一種情況的特殊情況。在某件專利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回或者已經(jīng)進(jìn)入復(fù)審程序且復(fù)審前景不甚樂觀的情況下，如果這樣的不利局面是由于原申請(qǐng)文件的撰寫失誤等原因?qū)е碌那以f明書中記載的內(nèi)容中又確有具有保護(hù)價(jià)值的技術(shù)方案，則申請(qǐng)人此時(shí)可以提出分案申請(qǐng)，保護(hù)相應(yīng)的技術(shù)方案，盡量止損。

03打破僵局

在發(fā)明專利的申請(qǐng)過程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)申請(qǐng)人和代理人與審查員對(duì)于部分權(quán)利要求中的技術(shù)方案的新穎性和創(chuàng)造性的認(rèn)定存在較大差異，以致申請(qǐng)的審查周期變長(zhǎng)，甚至導(dǎo)致案件的授權(quán)前景黯淡。

在此情況下，為了打破審查僵局，申請(qǐng)人不妨先“壯士斷腕”，盡量將權(quán)利要求書修改至符合審查員要求的文本，與此同時(shí)，依照之前具有較大爭(zhēng)議的權(quán)利要求書（甚至可以是原權(quán)利要求書）提出分案申請(qǐng)。這樣，以暫時(shí)犧牲原申請(qǐng)的部分利益為代價(jià)尋求爭(zhēng)議技術(shù)方案經(jīng)過二次審查而獲得授權(quán)的機(jī)會(huì)。一旦成功，即可“李代桃僵”。

04搶占申請(qǐng)日

在大多數(shù)情況下，申請(qǐng)人（尤其是企業(yè)申請(qǐng)人）在專利申請(qǐng)的過程中會(huì)給申請(qǐng)策略的制定以及申請(qǐng)文件，尤其是權(quán)利要求書的撰寫預(yù)留出充足的時(shí)間。但俗話說的好，計(jì)劃趕不上變化。當(dāng)突發(fā)事件導(dǎo)致原本充足的時(shí)間變得緊迫時(shí)，申請(qǐng)人往往來不及按部就班地展開上述各項(xiàng)工作。此時(shí)，申請(qǐng)人就可以充分利用分案申請(qǐng)制度為尚未理出頭緒的多個(gè)技術(shù)方案搶占申請(qǐng)日。

在這種情況下，申請(qǐng)人不妨考慮把所有相關(guān)的技術(shù)方案全部放入專利申請(qǐng)文件的說明書以及說明書附圖中，并簡(jiǎn)單撰寫出明顯不具備單一性的多組權(quán)利要求。在如此“明修棧道”之后，申請(qǐng)人就可以繼續(xù)從容地按部就班地展開相應(yīng)的工作，然后利用分案申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)自己真實(shí)的保護(hù)策略，當(dāng)然這樣做的前提是需要對(duì)所有擬提交的技術(shù)構(gòu)思形成完整的技術(shù)方案。

05制約競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

眾所周知，發(fā)明專利申請(qǐng)的確權(quán)周期往往很漫長(zhǎng)，但商業(yè)市場(chǎng)的局勢(shì)發(fā)展卻是瞬息萬變。如果一項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)能夠覆蓋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未來將上市的產(chǎn)品卻又不被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提前發(fā)覺，而是像地雷或潛艇一樣先隱藏起來，等到關(guān)鍵時(shí)刻再給予對(duì)方致命一擊，這樣的專利申請(qǐng)一定具有極大的商業(yè)價(jià)值。

與上一種情況類似的是，在此情況下，需要先將盡可能多的技術(shù)方案放入說明書中，并撰寫出明顯不具備單一性的多組權(quán)利要求。然后，盡量采用各種策略使該母案申請(qǐng)保持懸而未決的“pending”狀態(tài)。這樣，申請(qǐng)人就可以有充足的時(shí)間研究市場(chǎng)部門隨后獲得的關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品的情報(bào)，靜觀其變，見招拆招。如果能夠形成針對(duì)性覆蓋對(duì)手新產(chǎn)品的分案申請(qǐng)，就能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有效制約。

三 怎樣提出分案申請(qǐng)（HOW）

對(duì)于提出分案申請(qǐng)時(shí)的要求，之前已有多篇文章進(jìn)行了詳細(xì)闡述。因此，在該部分中，筆者僅結(jié)合最新發(fā)布的專利審查指南修改草案、針對(duì)分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間和分案申請(qǐng)的申請(qǐng)人和發(fā)明人這兩個(gè)方面加以說明。

01分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間

根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第42條第1款的規(guī)定，申請(qǐng)人可以在收到國(guó)務(wù)院專利行政部門對(duì)原申請(qǐng)作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出分案申請(qǐng)；但是，專利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)。

并且，根據(jù)專利審查指南的規(guī)定，對(duì)于審查員已發(fā)出駁回決定的原申請(qǐng)，自申請(qǐng)人收到駁回決定之日起三個(gè)月內(nèi)，無論申請(qǐng)人是否提出復(fù)審請(qǐng)求，均可以提出分案申請(qǐng)；在提出復(fù)審請(qǐng)求以后以及對(duì)復(fù)審決定不服提起行政訴訟期間，申請(qǐng)人也可以提出分案申請(qǐng)。

另外，最新發(fā)布的《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》【2】首次明確了“再次分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間應(yīng)當(dāng)根據(jù)該存在單一性缺陷的分案申請(qǐng)審核，不符合規(guī)定的，不得分案”。

還有，筆者想強(qiáng)調(diào)是，分案申請(qǐng)的提交期限是不可以延期的，過了這個(gè)法定期限，就沒有辦法提交分案申請(qǐng)了。因此，如果申請(qǐng)人有提交分案的意愿，時(shí)限監(jiān)控至關(guān)重要。

02分案申請(qǐng)的申請(qǐng)人和發(fā)明人

分案申請(qǐng)的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)與原申請(qǐng)的申請(qǐng)人相同；不相同的，應(yīng)當(dāng)提交有關(guān)申請(qǐng)人變更的證明材料。分案申請(qǐng)的發(fā)明人也應(yīng)該是原申請(qǐng)的發(fā)明人或者其中的部分成員。

在最新公布的《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)分案申請(qǐng)以及針對(duì)分案申請(qǐng)?zhí)岢鲈俅畏职干暾?qǐng)的申請(qǐng)人和發(fā)明人作出了進(jìn)一步明確規(guī)定。

針對(duì)分案申請(qǐng)?zhí)岢鲈俅畏职干暾?qǐng)的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)是該分案申請(qǐng)的申請(qǐng)人。

如果原申請(qǐng)的申請(qǐng)人需要轉(zhuǎn)讓原申請(qǐng)的申請(qǐng)權(quán)（或?qū)＠麢?quán)），則應(yīng)當(dāng)在原申請(qǐng)的著錄項(xiàng)目變更手續(xù)合格之后再提出分案申請(qǐng)。如果分案申請(qǐng)的申請(qǐng)人需要轉(zhuǎn)讓該分案申請(qǐng)的申請(qǐng)權(quán)（或?qū)＠麢?quán)），則應(yīng)當(dāng)在分案申請(qǐng)?zhí)岢龅耐瑫r(shí)或之后，辦理著錄項(xiàng)目變更手續(xù)。

針對(duì)分案申請(qǐng)?zhí)岢鲈俅畏职干暾?qǐng)的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是該分案申請(qǐng)的發(fā)明人或者是其中的部分成員。

 
以上僅是筆者在日常工作中對(duì)于在提出分案申請(qǐng)時(shí)如何避免“踩雷”的一些體會(huì)和想法，如有任何不妥之處，請(qǐng)不吝指出。

注：

【1】：《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋[2009]21號(hào)，第五條。

第五條 對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

【2】：《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)微信平臺(tái)

作者：瞿藝

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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