專利權(quán)被惡意放棄的撤銷處理案例探討

#文章僅代表作者觀點(diǎn)，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，不代表IPRdaily立場(chǎng)#

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：苗青盛北京路浩知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)

原標(biāo)題：專利權(quán)被惡意放棄的撤銷處理案例探討

對(duì)于代理人而言，處理一件案件，一定要結(jié)合企業(yè)需求，結(jié)合當(dāng)前的商業(yè)訴求進(jìn)行案件的處理，選擇什么樣的請(qǐng)求、什么樣的證據(jù)、什么樣的訴訟方式能為當(dāng)事人獲取更好的利益，可能才是最好的處理方式。

摘要：在一件涉及侵權(quán)糾紛案件中，并案通過(guò)司法程序確權(quán)，過(guò)程中非真正權(quán)利人惡意放棄專利權(quán)，權(quán)利人通過(guò)行政程序撤銷放棄聲明，保護(hù)真正權(quán)利人的權(quán)益，筆者以一件處理過(guò)的案例來(lái)說(shuō)明該類案件的處理流程和特殊處置情況。

關(guān)鍵詞：確權(quán) 惡意放棄聲明專利權(quán) 權(quán)利人

案情分析

河南省鶴壁市甲公司在競(jìng)標(biāo)云南某煙草集團(tuán)的設(shè)備采購(gòu)時(shí)，發(fā)現(xiàn)另一競(jìng)標(biāo)者河南省鶴壁市乙公司的產(chǎn)品和自己的競(jìng)標(biāo)產(chǎn)品完全一樣，進(jìn)而確認(rèn)乙公司的法人代表為從甲公司離職一年的原甲公司技術(shù)副總，而該產(chǎn)品屬于甲公司獨(dú)立自主開(kāi)發(fā)，但甲公司針對(duì)該產(chǎn)品的技術(shù)方案沒(méi)有申請(qǐng)專利。

甲公司通過(guò)自己已經(jīng)授權(quán)的A專利在鄭州中院向乙公司發(fā)起侵權(quán)訴訟，但實(shí)際上A專利技術(shù)方案所表征的產(chǎn)品為上一代產(chǎn)品，和該競(jìng)標(biāo)產(chǎn)品不完全相同。

甲公司發(fā)現(xiàn)通過(guò)A專利勝訴可能性不大時(shí)，了解到乙公司在該副總從甲公司離職不滿一年內(nèi)申請(qǐng)B實(shí)用新型專利已經(jīng)授權(quán)，完全對(duì)應(yīng)于競(jìng)標(biāo)產(chǎn)品，而實(shí)際上該產(chǎn)品研制是在該副總?cè)温氂诩坠緯r(shí)期完成。

甲公司為防止乙公司反訴并且維護(hù)合法權(quán)益，隨即對(duì)B專利發(fā)起確權(quán)訴訟，請(qǐng)求認(rèn)定B專利的專利權(quán)人為甲公司。在確權(quán)過(guò)程中，乙公司請(qǐng)求聲明放棄B專利的專利權(quán)。

甲公司的確權(quán)請(qǐng)求得到鄭州中院的支持，但是當(dāng)甲公司準(zhǔn)備行政變更專利權(quán)人時(shí)候、用B專利訴乙公司侵權(quán)時(shí)候發(fā)現(xiàn)，該專利權(quán)在確權(quán)訴訟的初期已經(jīng)被乙公司請(qǐng)求聲明放棄，并且國(guó)家專利局已經(jīng)登記公告。

法規(guī)依據(jù)

根據(jù)專利法第四十四條的規(guī)定，有下列情形之一的，專利權(quán)在期限屆滿前終止：（一）沒(méi)有按照規(guī)定繳納年費(fèi)的；（二）專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán)的。專利權(quán)在期限屆滿前終止的，由國(guó)務(wù)院專利行政部門登記和公告。

可見(jiàn)，當(dāng)時(shí)乙公司作為明確的權(quán)利人，依據(jù)專利法第四十四條的規(guī)定，依法進(jìn)行放棄聲明請(qǐng)求，國(guó)家專利局依法實(shí)施審查，進(jìn)而公告放棄該申請(qǐng)，屬于符合規(guī)章制度的普通行政程序，該行政程序不存在問(wèn)題。

但是，《專利審查指南》第五部分第九章2.3規(guī)定：專利權(quán)人無(wú)正當(dāng)理由不得要求撤銷放棄專利權(quán)聲明，在專利權(quán)非真正擁有人惡意要求放棄專利權(quán)后，專利權(quán)真正擁有人（應(yīng)當(dāng)提供生效的法律文書來(lái)證明）可要求撤銷放棄專利權(quán)聲明。

那么對(duì)于B專利，在存在惡意放棄聲明的情況下，如果不能撤銷該聲明，那么對(duì)于真正權(quán)利人甲公司就受到不公正待遇，合法權(quán)益沒(méi)有得到司法保護(hù)。通過(guò)上述規(guī)章制度可以知道，行政程序上是給予了救濟(jì)條款，也就是說(shuō)遵從上述的指南規(guī)定，是可以通過(guò)行政程序來(lái)重新獲取該B專利的專利權(quán)的。

處理流程

基于審查指南的上述規(guī)定，可以按照意見(jiàn)陳述的方式，針對(duì)B專利，提出請(qǐng)求撤銷放棄專利權(quán)聲明。其中，需要向?qū)＠肿C明兩件事情：第一、請(qǐng)求人屬于專利權(quán)真正擁有人，原始放棄申明的請(qǐng)求人為專利權(quán)非真正擁有人；第二，非真正擁有人存在惡意聲明放棄行為。

首先，對(duì)于請(qǐng)求人是專利權(quán)真正擁有人，將鄭州中院的確權(quán)判決書作為提交證據(jù)，可以得到專利局的支持。

其次，對(duì)于惡意本身，本案相對(duì)比較明確，該放棄聲明發(fā)生在確權(quán)過(guò)程中，也就是非真正擁有人在獲知其專利權(quán)不能夠合法擁有的時(shí)候故意放棄，以使真正權(quán)利人在得到法院支持下也不能夠獲取專利權(quán)，存在主觀過(guò)錯(cuò)，本身構(gòu)成惡意。但該惡意的證明僅通過(guò)意見(jiàn)陳述和過(guò)程文件，而沒(méi)有明確的司法判決或者其他法律文書作為證據(jù)來(lái)支持。

幸運(yùn)的是，在提供上述證明和意見(jiàn)陳述之后，該請(qǐng)求撤銷得到專利局的認(rèn)可和支持，將原始放棄聲明撤銷，變更權(quán)利人，將B專利的專利權(quán)歸還于甲公司。

另外，注意到，該條款沒(méi)有限定請(qǐng)求撤銷的時(shí)限，也就是說(shuō)在任何時(shí)候得知該惡意放棄時(shí)都可以啟動(dòng)該行政請(qǐng)求程序。

但在實(shí)踐中，也有專利局不支持僅由意見(jiàn)陳述來(lái)支持惡意的情況。已有行政決定顯示，對(duì)于類似案件，國(guó)家專利局認(rèn)為，請(qǐng)求人應(yīng)當(dāng)提供生效的法律文書來(lái)證明該專利權(quán)屬于被專利權(quán)的非真正擁有人惡意放棄的情況，而專利權(quán)權(quán)屬糾紛生效判決書中僅對(duì)專利權(quán)權(quán)屬進(jìn)行確認(rèn)，未對(duì)被告是否為惡意放棄專利權(quán)的行為給予認(rèn)定，因此駁回關(guān)于撤銷放棄專利權(quán)聲明的請(qǐng)求。

此時(shí)，對(duì)于請(qǐng)求人，要注意在確權(quán)程序時(shí)候，同時(shí)請(qǐng)求司法支持被告存在惡意放棄的行為。如果在前確權(quán)訴訟沒(méi)有該請(qǐng)求，可以進(jìn)一步進(jìn)行民事訴訟，通過(guò)法院確認(rèn)非真正擁有人存在惡意放棄行為，認(rèn)定非真正擁有人在本案專利權(quán)權(quán)屬糾紛審理過(guò)程中放棄本案專利權(quán)的行為缺乏正當(dāng)?shù)睦碛?，主觀上有惡意，具有明顯過(guò)錯(cuò)，屬于惡意放棄，將法院判決作為惡意放棄的提交證據(jù)。在具備該判決的情況下，該惡意放棄的主觀行為應(yīng)當(dāng)?shù)玫絿?guó)家專利局的認(rèn)可和支持。

案件探討

這個(gè)案件雖然通過(guò)行政程序挽回了專利權(quán)，但是從商業(yè)角度來(lái)看，在競(jìng)標(biāo)過(guò)程中，對(duì)于甲公司采用A專利訴乙公司侵權(quán)，乙公司采用現(xiàn)有技術(shù)和未完整覆蓋抗辯，得到鄭州中院支持，甲公司敗訴。

而當(dāng)甲公司獲取到B專利的專利權(quán)的判決之后，該招標(biāo)已經(jīng)結(jié)束，對(duì)于招標(biāo)方而言，只能雙方都停標(biāo)或者雙方協(xié)商，而不能影響招標(biāo)方的利益，最終的結(jié)果是雙方各獲取一半的商業(yè)合同額。

雖然，甲公司后續(xù)可以通過(guò)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)繼續(xù)延伸該案件，但是實(shí)際上對(duì)于招標(biāo)方而言，是不希望在競(jìng)標(biāo)產(chǎn)品使用過(guò)程中看到這一結(jié)果，從而甲公司實(shí)際上損失很大且暫時(shí)無(wú)法彌補(bǔ)。

對(duì)于甲公司而言，實(shí)際上在之前有多個(gè)機(jī)會(huì)挽救，第一，該技術(shù)產(chǎn)品是個(gè)新的改進(jìn)，應(yīng)該及時(shí)申請(qǐng)專利進(jìn)行保護(hù)；第二，對(duì)于關(guān)鍵技術(shù)人員的流動(dòng)沒(méi)有進(jìn)行針對(duì)性的監(jiān)督，造成實(shí)質(zhì)的技術(shù)成果流失；第三，沒(méi)有對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行有效的跟蹤，沒(méi)有分析其產(chǎn)品和專利情況，導(dǎo)致專利權(quán)的丟失；第四，確權(quán)訴訟如果在侵權(quán)訴訟初期就開(kāi)始，基于證據(jù)充分，實(shí)際上可以更早的終結(jié)這個(gè)訴訟，在招標(biāo)過(guò)程中更早的贏得招標(biāo)方的同情和支持。

而從另一個(gè)角度，對(duì)于乙公司，在甲公司對(duì)其進(jìn)行侵權(quán)訴訟時(shí)候，如果通過(guò)B專利訴甲公司侵權(quán)，由于證據(jù)充分，也會(huì)對(duì)甲公司造成更大的損失。雖然，甲公司也可以通過(guò)確權(quán)來(lái)獲取該專利，但是時(shí)間上和招標(biāo)方的同情分上，乙公司就能占得先機(jī)，在同樣的判決結(jié)果的情況下，可以獲取的商業(yè)利益更大。

進(jìn)一步延伸探討，目前構(gòu)成撤銷放棄聲明的要件是權(quán)屬生效法律文書和惡意放棄證明，第一個(gè)要件通過(guò)司法確權(quán)可以獲取。但是第二個(gè)證據(jù)的獲取或者確認(rèn)存在難度，一種情況是在沒(méi)有明確的證據(jù)支持惡意的情況下，或者在隨機(jī)的一個(gè)時(shí)間段非真正權(quán)利人聲明放棄，進(jìn)行惡意的判定就比較困難；更極端的一種情況，是非真正權(quán)利人通過(guò)未繳納年費(fèi)的方式導(dǎo)致專利權(quán)終止，這兩個(gè)都難以通過(guò)現(xiàn)有行政和司法程序得到救濟(jì)，這也是后續(xù)規(guī)章制度修改時(shí)候需要注意的地方。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：苗青盛北京路浩知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀（點(diǎn)擊圖文，閱讀全文）

官宣！2019全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)生態(tài)大會(huì)（GIPC）即將來(lái)襲！

生而不凡！2019年中國(guó)“40位40歲以下企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)精英”榜單揭曉

“投稿”請(qǐng)投郵箱“iprdaily@163.com”

專利權(quán)被惡意放棄的撤銷處理案例探討

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國(guó)等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高科技公司、成長(zhǎng)型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機(jī)構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬(wàn)產(chǎn)業(yè)用戶（國(guó)內(nèi)25萬(wàn)+海外30萬(wàn)）；同時(shí)擁有近百萬(wàn)條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過(guò)媒體構(gòu)建全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來(lái)自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://globalwellnesspartner.com/”