對于創(chuàng)造性評判中“實際解決的技術問題”的思考

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作者：樊倩華進知識產(chǎn)權

原標題：對于創(chuàng)造性評判中“實際解決的技術問題”的思考

“三步法”是在審查實踐中被審查員廣泛采納的創(chuàng)造性審查方法，它是本領域技術人員還原或者說重走發(fā)明創(chuàng)造的過程。正確確立發(fā)明實際解決的技術問題，才能正確還原發(fā)明的創(chuàng)立過程，從而得出正確的判斷結論，反之，則容易陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)，低估發(fā)明的創(chuàng)造性。

引言

在發(fā)明專利申請的創(chuàng)造性審查中，《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)提供了“三步法”的判斷方法，包括以下步驟：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；

（2）確定發(fā)明實際解決的技術問題；

（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

“三步法”是在審查實踐中被審查員廣泛采納的創(chuàng)造性審查方法，它是本領域技術人員還原或者說重走發(fā)明創(chuàng)造的過程，其中第（2）步確定發(fā)明實際解決的技術問題，對于第（1）步和第（3）步具有“承上啟下”的作用，也是第（3）步判斷“顯而易見性”的基礎，同時也是本領域技術人員對最接近的現(xiàn)有技術進行改進的推動力，并可以指引改進的方向，因而在創(chuàng)造性判斷中具有至關重要的作用。正確確立發(fā)明實際解決的技術問題，才能正確還原發(fā)明的創(chuàng)立過程，從而得出正確的判斷結論，反之，則容易陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)，低估發(fā)明的創(chuàng)造性。

然而在審查實踐中審查員往往會弱化第（2）步實際解決的技術問題的確定過程，而將重點放在“顯而易見性”的論述上，因而很多情況下，審查員確定的實際解決的技術問題并不準確，比如過于模糊上位、割裂區(qū)別特征之間的關聯(lián)性甚至帶入技術手段等等。在答復審查意見時，作為代理人，應當對實際解決的技術問題進行仔細分析，慎重質(zhì)疑，有時這樣的爭辯甚至能產(chǎn)生“柳暗花明”的結果。下面將結合一個實際案例進一步闡述。

案例分析

權利要求1：

一種LED調(diào)光方法，用于至少兩組LED光源，其特征在于，包括：

向第一組LED光源輸入脈沖電流；

向第二組LED光源輸入恒定電流；

獲取由所述第一組LED光源和第二組LED光源混合后得到的光源信息，并根據(jù)所述光源信息調(diào)節(jié)所述脈沖電流的寬度，和/或所述恒定電流的大小。

該案是筆者所代理的一件實際案例，在說明書中記載的發(fā)明所針對的技術問題是：克服傳統(tǒng)的PWM調(diào)光存在的頻閃問題，提高LED輸出光源的效果。本案權利要求1所采用的技術方案，就是將PWM調(diào)光（對應向第一組LED光源輸入脈沖電流的步驟）與線性調(diào)光（對應向第二組LED光源輸入恒定電流的步驟）結合起來，從而形成一種混合后的光源信息，并且可以根據(jù)光源信息來調(diào)節(jié)脈沖電流的寬度和/或恒定電流的大小，以克服單純PWM調(diào)光頻閃嚴重的問題。

在第一次審查意見通知書中，審查員所提供的對比文件1與權利要求1的區(qū)別在于：對比文件1的兩組LED光源均輸入脈沖電流，而本申請則是一組輸入脈沖電流另一組輸入恒定電流，并根據(jù)光源信息來調(diào)節(jié)脈沖電流的寬度和/或恒定電流的大小?；谝陨蠀^(qū)別技術特征，審查員所確定的實際解決的技術問題是：提供另一種電流輸入方式。在此基礎上，審查員找到了一篇對比文件2，其公開了一種發(fā)光二極管點亮系統(tǒng)，它是用在施加相同電源電壓來驅(qū)動正向電壓降Vf互不相同的多個發(fā)光二極管系統(tǒng)中，能利用直流對Vf高的一方的LED系統(tǒng)進行驅(qū)動，另一方面能對Vf低的一方的LED系統(tǒng)進行恒定電流和脈沖驅(qū)動，由于脈沖驅(qū)動在第二晶體管開路期間不產(chǎn)生發(fā)熱，因此能夠抑制發(fā)熱。審查員認為對比文件2公開了在兩組LED光源中一組輸入脈沖電流另一組輸入恒定電流來調(diào)整亮度，因而與本申請中作用相同，給出了技術啟示。

對此筆者指出，審查意見中所確定的實際解決的技術問題“提供另一種電流輸入方式” 認定不夠準確，過于寬泛，如果僅僅為了提供另一種電流輸入方式，這在工業(yè)生產(chǎn)上是沒有任何意義的，而且提供另一種電流輸入方式是一種技術手段而不是技術問題，由于該技術問題已經(jīng)帶入了技術手段，容易造成低估本申請的創(chuàng)造性和“事后諸葛亮”的錯誤。而提供另一種電流輸入方式的意義、作用是什么才是確定解決的技術問題的關鍵，也是值得本領域技術人員深入思考的地方。申請人正是通過設計電流輸入方式克服了傳統(tǒng)PWM調(diào)光存在頻閃嚴重的問題，由此可以確定實際解決的技術問題為如何克服傳統(tǒng)的PWM調(diào)光存在頻閃嚴重的問題。

在此基礎上可以進一步確定，對比文件2的方案實際上對于本案實際解決的技術問題并不能給出相應解決手段方面的技術啟示，原因在于對比文件2的方案中在不同LED光源系統(tǒng)中分別輸入恒定電流和脈沖電流，作用是以低成本抑制發(fā)熱，與PWM頻閃問題沒有任何關系，可見所起的具體作用與本申請完全不同，再結合其他一些技術細節(jié)上的考量可以確定，對比文件2對于本申請不存在任何技術啟示。由此，筆者進一步否定了審查員的創(chuàng)造性審查結論。

答復一通后，審查員在后續(xù)的二通中放棄了前一次所用的全部對比文件，重新檢索了新的對比文件3和4繼續(xù)評述創(chuàng)造性。筆者進一步答復后，該案后續(xù)已獲得授權。

對比第一次審查意見通知書中審查員所確定的實際解決的技術問題與筆者答復時所確定的實際解決的技術問題，可以明顯看出，正是由于審查員所確定的實際解決的技術問題過于寬泛和上位，才導致了其在其他現(xiàn)有技術中尋求技術啟示時已經(jīng)偏離了還原發(fā)明創(chuàng)造的正確道路，最終得出了發(fā)明不具備創(chuàng)造性的錯誤結論。筆者正是抓住了審查意見中所存在的實際解決的技術問題認定不準確的問題，并進一步深入分析和說理，才使得審查員最終放棄了對比文件1和2而改用新的對比文件。

該案例充分體現(xiàn)了前文所提到的實際解決的技術問題在發(fā)明的創(chuàng)造性評判中的重要作用，即作為對最接近的現(xiàn)有技術進行改進的推動力并可以指引改進的方向，如果實際解決的技術問題認定錯誤，將很有可能導致在后一步尋求技術啟示時走上錯誤的“軌道”，進而得出錯誤的審查結論，從而低估了發(fā)明的創(chuàng)造性高度。此外實際解決的技術問題也是正確還原發(fā)明構思的重要環(huán)節(jié)，它應當屬于發(fā)明構思的重要組成部分，當審查員提供了不恰當?shù)膶嶋H解決的技術問題時，也間接說明了審查員并沒有真正把握實際的發(fā)明構思，在審查意見答復時代理人也可以考慮從整體上對實際的發(fā)明構思與對比文件進行分析對比，以盡可能地體現(xiàn)出發(fā)明的精髓所在，這樣有助于提高答復成功的機率。

總結

綜上所述，確定發(fā)明實際解決的技術問題實際上是“三步法”判斷創(chuàng)造性的一個至關重要的環(huán)節(jié)，實際解決的技術問題既不應過于模糊上位化，也不應孤立地基于各個區(qū)別特征來確定，否則一個不合適的實際解決的技術問題將導致出現(xiàn)錯誤的審查結論；代理人應當對審查意見中所確定的實際解決的技術問題審慎對待，從發(fā)明構思的角度來判斷審查員確定的實際解決的技術問題是否恰當，從而便于在后續(xù)答復中抓住問題的本質(zhì)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：樊倩華進知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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