惡意搶注的商標(biāo)它“香”嗎？濫用權(quán)利的行為有啥后果？

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作者：陸晨 上海浦東法院

原標(biāo)題：惡意搶注的商標(biāo)它“香”嗎？濫用權(quán)利的行為有啥后果？來(lái)看法院如何判決一起美國(guó)企業(yè)提起的確認(rèn)不侵權(quán)案

IPRdaily消息：商標(biāo)注冊(cè)人明知他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)有一定影響，而搶注商標(biāo)的，可認(rèn)為系不正當(dāng)搶注。不正當(dāng)搶注后違反誠(chéng)實(shí)信用原則向相關(guān)平臺(tái)投訴在先使用人，對(duì)在先使用人正當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成損失的，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

一、寶拉珍選的成長(zhǎng)史

1994年11月，美國(guó)寶拉珍選公司由美國(guó)化妝品、護(hù)膚品專(zhuān)欄作家寶拉培岡在美國(guó)設(shè)立，并使用域名為paulaschoice.com的網(wǎng)站宣傳其“PAULA’S CHOICE”產(chǎn)品。

2005年始，寶拉珍選公司許可穎文公司的法定代表人楊穎在淘寶平臺(tái)開(kāi)設(shè)寶拉珍選品牌店出售“寶拉珍選”“PAULA’S CHOICE”化妝品。

2009年7月23日，寶拉珍選旗艦店在天貓平臺(tái)開(kāi)辦，由碧奧公司經(jīng)營(yíng)，銷(xiāo)售寶拉珍選公司“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”品牌化妝品等。

▲ “寶拉珍選”產(chǎn)品

看上去一帆風(fēng)順是不是？

有沒(méi)有感覺(jué)哪里不太對(duì)勁？

（一位知產(chǎn)大師說(shuō)過(guò)）命運(yùn)怎么可能輕易放過(guò)

一個(gè)沒(méi)有進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)的品牌。

2017年6月28日，開(kāi)門(mén)紅公司向天貓公司提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)投訴，主張上述寶拉珍選天貓旗艦店侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。

這個(gè)開(kāi)門(mén)紅公司是哪里來(lái)的呢？怎么會(huì)有商標(biāo)權(quán)？

原來(lái)早在2006年12月11日，案外人劉麗娟向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)涉案第5778430號(hào)“PAULA’S CHOICE寶拉之選”商標(biāo)，指定使用在第3類(lèi)的肥皂、化妝品用香料、化妝品等商品上。2010年1月8日，劉麗娟將涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給開(kāi)門(mén)紅公司。

▲ 第5778430號(hào)商標(biāo)

既然這樣，中外寶拉只能開(kāi)戰(zhàn)了，“戰(zhàn)場(chǎng)”就定在了浦東法院知產(chǎn)庭。

2017年8月23日，寶拉珍選公司以開(kāi)門(mén)紅公司為被告向浦東法院提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴，認(rèn)為其對(duì)“寶拉珍選”“PAULA’S CHOICE”商業(yè)標(biāo)識(shí)享有善意、在先的合法權(quán)益，不構(gòu)成侵害開(kāi)門(mén)紅公司注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為。開(kāi)門(mén)紅公司所依據(jù)的涉案商標(biāo)權(quán)利不穩(wěn)定，已被國(guó)家商評(píng)委無(wú)效宣告。并且，開(kāi)門(mén)紅公司的投訴行為屬于惡意搶注、惡意投訴的權(quán)利濫用行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

2018年1月5日，開(kāi)門(mén)紅公司將以穎文公司、碧奧公司、天貓公司侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)為由將三者訴至浦東法院。

二、戰(zhàn)況如何？

▲ 庭審宣判現(xiàn)場(chǎng)

浦東法院在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中駁回開(kāi)門(mén)紅公司訴訟，在確認(rèn)不侵權(quán)訴訟中判決：原告的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，開(kāi)門(mén)紅公司賠償美國(guó)寶拉珍選公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣20萬(wàn)元及為維權(quán)支出的合理費(fèi)用人民幣17.3萬(wàn)元，合計(jì)人民幣37.3萬(wàn)元，并在《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》發(fā)表聲明，消除因?qū)嵤┥姘感袨榻o美國(guó)寶拉珍選公司造成的不良影響。

三、為什么有商標(biāo)權(quán)的公司反而敗訴？

因?yàn)椋?/strong>

（一）穎文公司、碧奧公司的行為屬于《商標(biāo)法》規(guī)定的在先使用；

（二）開(kāi)門(mén)紅公司的行為構(gòu)成不正當(dāng)搶注。

那么什么叫在先使用？為什么在先使用這么?？梢詫?duì)抗商標(biāo)權(quán)？

（一）商標(biāo)在先使用抗辯的成立條件

《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。

在侵權(quán)訴訟中，被告穎文公司、碧奧公司抗辯稱(chēng)其行為屬于《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定的在先使用。對(duì)此，浦東法院認(rèn)為，商標(biāo)在先使用抗辯的成立應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足以下條件：

① 使用相同或者近似商標(biāo)時(shí)間在先。涉案商標(biāo)申請(qǐng)日為2006年12月11日，而寶拉珍選公司標(biāo)注“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商標(biāo)的商品在2005年4月起就開(kāi)始在我國(guó)銷(xiāo)售，故使用商標(biāo)時(shí)間在先。

② 在相同或者類(lèi)似商品上在先使用。寶拉珍選公司在我國(guó)銷(xiāo)售的“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”精華液、潔面乳、眼霜等商品與涉案商標(biāo)核定使用的化妝品商品構(gòu)成類(lèi)似。

③ 先使用相同或者近似的標(biāo)識(shí)。涉案商標(biāo)“PAULA’S CHOICE寶拉之選”的英文部分與寶拉珍選公司的“PAULA’S CHOICE”完全一致，中文部分與英文意譯亦基本相同，兩者構(gòu)成近似。

④ 在先使用具有一定影響。2006年12月11日前，寶拉珍選公司“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商品就通過(guò)銷(xiāo)售以及宣傳等在我國(guó)護(hù)膚品、化妝品業(yè)內(nèi)具有一定影響。

⑤ 原有范圍內(nèi)使用。自2005年4月起，寶拉珍選公司“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商品在我國(guó)銷(xiāo)售后，未延展使用至其他商品類(lèi)別，也未超出原有的地域范圍和使用方式，故屬在原有范圍內(nèi)使用。

綜上，浦東法院認(rèn)為，穎文公司、碧奧公司的在先使用抗辯成立。

那么什么叫不正當(dāng)搶注？為什么不正當(dāng)搶注的商標(biāo)權(quán)這么弱，還要承擔(dān)賠償責(zé)任？

（二）不正當(dāng)搶注的認(rèn)定

《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。因此，商標(biāo)注冊(cè)人明知他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)有一定影響，而搶注商標(biāo)的，可認(rèn)為系不正當(dāng)搶注。

浦東法院綜合考慮了以下因素來(lái)認(rèn)定注冊(cè)人是否構(gòu)成不正當(dāng)搶注：

① 在先使用商標(biāo)的知名度。如前所述，寶拉珍選公司對(duì)“PAULA’S CHOICE”“寶拉珍選”商標(biāo)不僅使用在先，并且在與涉案商標(biāo)核定使用的化妝品商品類(lèi)似的精華液、潔面乳、眼霜等商品上具有了一定的知名度和影響力。

② 注冊(cè)商標(biāo)人申請(qǐng)及使用注冊(cè)商標(biāo)的合理性?！癙AULA’S CHOICE”“寶拉珍選”含義與寶拉珍選公司創(chuàng)始人寶拉培岡姓名與商標(biāo)含義存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，寶拉珍選公司使用上述商標(biāo)存在合理性，而開(kāi)門(mén)紅公司對(duì)涉案商標(biāo)含義無(wú)法作合理解釋。

③ 商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的使用意圖。涉案商標(biāo)申請(qǐng)人為自然人，后又轉(zhuǎn)讓給原告，在案證據(jù)顯示，上述自然人及原告均無(wú)化妝品及護(hù)膚品生產(chǎn)、銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)能力。同時(shí)，上述自然人與原告在案外還申請(qǐng)注冊(cè)了一定數(shù)量商標(biāo)。上述事實(shí)表明，原告申請(qǐng)注冊(cè)涉案商標(biāo)時(shí)并不具有真實(shí)的使用意圖。

④ 商評(píng)委對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的無(wú)效宣告裁定及相關(guān)行政判決。本案中，國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定以及一審行政判決認(rèn)定原告申請(qǐng)注冊(cè)涉案商標(biāo)的行為已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的“不正當(dāng)搶注”的情形而予以商標(biāo)無(wú)效宣告。

綜合考慮以上事實(shí)，浦東法院認(rèn)定開(kāi)門(mén)紅公司申請(qǐng)注冊(cè)涉案商標(biāo)的行為是對(duì)寶拉珍選公司在先使用并具有一定影響商標(biāo)的惡意搶注。開(kāi)門(mén)紅公司申請(qǐng)注冊(cè)涉案商標(biāo)、獲準(zhǔn)注冊(cè)后向天貓公司投訴穎文公司、碧奧公司正當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，屬濫用權(quán)利的行為。寶拉珍選天貓旗艦店的商品因開(kāi)門(mén)紅公司的投訴下架，原告分銷(xiāo)商也因投訴停止或減少分銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)門(mén)紅公司惡意搶注以及濫用權(quán)利行為給原告造成了經(jīng)濟(jì)損失。

最終

浦東法院支持了美國(guó)寶拉珍選公司的確認(rèn)不侵權(quán)訴訟，并綜合考慮寶拉珍選公司因侵權(quán)、投訴等經(jīng)營(yíng)受到影響情況、開(kāi)門(mén)紅公司搶注以及濫用權(quán)利行為惡意明顯，過(guò)錯(cuò)程度較高等因素，作出上述判決。

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作者：陸晨 上海浦東法院

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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