一封來自專利代理師的意見陳述書，請查收！

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫琳

原標(biāo)題：如何在專利海中乘風(fēng)破浪？- 請查收專利代理師的意見陳述書

目前，我國專利申請量已躍居世界第一，為專利事業(yè)添磚加瓦的專利代理機(jī)構(gòu)和專利代理師也走進(jìn)了人們的視野。然而，對于“代理”一詞，似乎常常讓人有所誤解。本文嘗試以專利代理師在答復(fù)專利局下發(fā)的審查意見時的意見陳述書為模板，簡述專利代理師在專利申請過程中的職能。

在國家建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的背景下，目前，我國專利申請量已躍居世界第一，正因為有如此龐大的數(shù)量作基礎(chǔ)和支撐，提升了我國知識產(chǎn)權(quán)在國際上的地位和影響力。

與此同時，為專利事業(yè)添磚加瓦的專利代理機(jī)構(gòu)和專利代理師也走進(jìn)了人們的視野。然而，對于“代理”一詞，似乎常常讓人有所誤解，有人會問專利代理是代理銷售某種產(chǎn)品嗎？專利代理是中介嗎？中介費和代理費為什么高于申請費？諸如此類。

本文嘗試以專利代理師在答復(fù)專利局下發(fā)的審查意見時的意見陳述書為模板，簡述專利代理師在專利申請過程中的職能。

對于“專利代理”的一系列疑問，筆者謹(jǐn)以從事專利申請的“專利代理師”的角度，具體陳述意見如下：

一、本申請要求保護(hù)的獨立權(quán)利要求1（專利代理師的執(zhí)業(yè)要求）

1. 專利代理師，其特征在于，所述專利代理師具備：

科學(xué)技術(shù)知識，用于理解和剖析機(jī)械、電學(xué)和化學(xué)領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)，挖掘技術(shù)創(chuàng)新點，以撰寫符合專利法要求的發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計文件；

法律知識，用于保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，將符合法律、社會公德或促進(jìn)公共利益的發(fā)明創(chuàng)造專利化，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，促進(jìn)科學(xué)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；

外語知識，用于檢索和分析全球范圍內(nèi)的專利文件、期刊、論文和書籍中的現(xiàn)有技術(shù)，且用于撰寫和翻譯國外申請人的專利申請文件，以促進(jìn)全球科技共同進(jìn)步；

經(jīng)濟(jì)知識，用于提供知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略服務(wù)，促進(jìn)科技智慧成果的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，為科學(xué)技術(shù)產(chǎn)品營造良好的營商環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境。

[注：上述撰寫方式參考了專利產(chǎn)品權(quán)利要求的形式，但不完全符合專利法意義上的權(quán)利要求撰寫。此處謹(jǐn)為了概括性描述專利代理師的任職要求和執(zhí)業(yè)技能，但不限于此。]

二、具體說明

我國專利申請量雖然已經(jīng)躍居世界第一，但仍存在技術(shù)含量比較低、保護(hù)不到位以及市場前景不明朗等的問題。那么，如何提高專利的質(zhì)量？如何實現(xiàn)專利創(chuàng)造由多到優(yōu)的轉(zhuǎn)變？這不僅僅是對企業(yè)或高校及科研機(jī)構(gòu)的科研人員的考驗，更是對在專利申請過程中與科研人員配合的、為高質(zhì)量的創(chuàng)新技術(shù)賦予高質(zhì)量的法律價值和經(jīng)濟(jì)價值的專利代理師的考驗。

1、專利代理師的定義

專利代理師（原稱：專利代理人）是自1985年《專利法》立法以來的新興職業(yè)，從1992年開始舉辦從事專利代理行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格考試，通過考試并經(jīng)過審核的人由國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)專利代理師資格證。即，專利代理師是代理他人進(jìn)行專利申請和辦理其他專利事務(wù)，取得一定資格的人。根據(jù)國際慣例，專利代理師須由品學(xué)兼優(yōu)的工業(yè)產(chǎn)權(quán)工作者擔(dān)任[1]。

簡言之，專利代理師是一類具備理工科專業(yè)背景的掌握專利法以及相關(guān)法律知識的從業(yè)人員。實際從業(yè)人員的理工科背景多為本科以上，從事涉外代理的代理師多數(shù)具備理工科碩士或博士的學(xué)歷/學(xué)位、或理工科和法學(xué)雙學(xué)位，且精通專利法及相關(guān)法律知識和至少一門外語（如英語、法語、日語、德語等）。

2、專利代理師的職能

專利代理師的具體業(yè)務(wù)大致可分為提供專利咨詢、代辦申請手續(xù)、維持專利有效、擔(dān)任訴訟代理人等。

在此，以專利代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，專利代理師分別在專利申請前技術(shù)挖掘階段、專利申請和審查階段、專利維權(quán)和運(yùn)營階段中體現(xiàn)不同的職能。

（1）專利申請前：專利挖掘，為創(chuàng)新點賦予技術(shù)價值

一項創(chuàng)新技術(shù)在申請專利前需要進(jìn)行技術(shù)層面和法律層面的雙重準(zhǔn)備工作，業(yè)內(nèi)稱作專利挖掘。專利挖掘是指有意識地對創(chuàng)新成果進(jìn)行創(chuàng)造性的剖析和甄選,進(jìn)而從最合理的權(quán)利保護(hù)角度確定用以申請專利的技術(shù)創(chuàng)新點和技術(shù)方案的過程?簡言之,專利挖掘,是指根據(jù)由特定需求產(chǎn)生的創(chuàng)新點而形成專利申請的過程?專利挖掘不僅僅是技術(shù)人員(或發(fā)明人)憑借其樸素的意識自發(fā)地提出專利申請,而是專利人員和技術(shù)人員主動發(fā)現(xiàn)?挖掘出更多的可以或適合申請專利的技術(shù)點；其主要針對專利的產(chǎn)生過程,更多體現(xiàn)為從法律和技術(shù)的雙視角挖掘可專利點[2]。

總之，該階段是一個有效溝通和孕育發(fā)明創(chuàng)新點的階段，需要專利代理師在收到發(fā)明人的技術(shù)交底書后，在撰寫專利之前，與發(fā)明人對產(chǎn)品創(chuàng)新點進(jìn)行精準(zhǔn)定位，繼而需要進(jìn)行檢索、分析當(dāng)前國內(nèi)外的技術(shù)領(lǐng)域背景，結(jié)合當(dāng)前研發(fā)產(chǎn)品的情況來提煉真正有價值的技術(shù)方案，例如企業(yè)亟需保護(hù)的核心技術(shù)、圍繞保護(hù)該核心技術(shù)的外圍改進(jìn)技術(shù)、能解決市場痛點的新技術(shù)手段等等。

敲黑板：只有對創(chuàng)新技術(shù)有深刻的分析和挖掘，才能從本質(zhì)上提升專利質(zhì)量，這也是創(chuàng)造高質(zhì)量、高價值專利的基礎(chǔ)。[3]

此外，代理國際申請業(yè)務(wù)的涉外專利代理師還需要精通至少一門外語，撰寫和翻譯進(jìn)入相應(yīng)國家的專利申請文件，能夠與國外申請人溝通專利咨詢問題、技術(shù)方案以及專利申請過程中的各種事項。

（2）專利申請和審查階段：為創(chuàng)新技術(shù)加持法律價值

撰寫專利申請文件不僅僅是簡單地“走申請流程”，而是將發(fā)明人提供的創(chuàng)新技術(shù)撰寫為符合專利法相關(guān)要求的法律文件。實際上，專利撰寫過程是為創(chuàng)新技術(shù)方案賦予法律價值的過程。

專利制度是以公開換保護(hù)為法律基礎(chǔ)。專利申請文件的權(quán)利要求書需要呈現(xiàn)出合理的技術(shù)保護(hù)范圍，秉持“保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益”的宗旨，該保護(hù)范圍既不能寬到有損公共利益，也不能窄到無法保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益。

高質(zhì)量申請是高標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)的基石。在遞交專利申請及相關(guān)文件后，會進(jìn)入專利審查階段，專利局屆時對專利申請進(jìn)行初步審查和實質(zhì)審查，初步審查階段主要涉及申請文件及相關(guān)文件的形式審查、明顯實質(zhì)性缺陷審查和有關(guān)費用的審查，實質(zhì)審查涉及專利審查員針對技術(shù)方案進(jìn)行的實質(zhì)和形式問題的審查，其中依據(jù)《專利法》第二十二條對專利的新穎性、創(chuàng)造性和實用性的審查是重要的授權(quán)必要條件之一[4]。

如此用心準(zhǔn)備的申請文件必然會授權(quán)嗎？

答案有點扎心：不一定。

在實質(zhì)審查開始后，審查員基于申請文件對國內(nèi)外的所有相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)文件進(jìn)行檢索，檢索的現(xiàn)有技術(shù)包括但不限于國內(nèi)外的專利文獻(xiàn)以及諸如書籍、期刊、論文等非專利文獻(xiàn)，之后結(jié)合檢索結(jié)果下發(fā)審查意見通知書。也即，申請文件在授權(quán)之前，必然會經(jīng)歷的一個階段是答復(fù)專利審查部門發(fā)出的審查意見通知書的過程，如能憑借適當(dāng)修改和意見陳述順利通過審查，則獲得授權(quán)；如專利申請遺憾地被駁回，則可選擇的方式是向專利局專利復(fù)審與無效審理部提出復(fù)審請求、甚至后續(xù)可能的行政訴訟以進(jìn)一步爭取授權(quán)的可能性。授權(quán)前的這一系列過程環(huán)環(huán)相扣，需時刻嚴(yán)謹(jǐn)以待。

高水平的審查授權(quán)，使得每一項被授予專利權(quán)的創(chuàng)新技術(shù)都具有合理保護(hù)范圍的合法的穩(wěn)定性。

（3）專利維權(quán)和運(yùn)營階段：為創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)入市場保駕護(hù)航

創(chuàng)新技術(shù)的保護(hù)道阻且長。專利授權(quán)不是終點，而是另一個征程的起點。一項創(chuàng)新技術(shù)從孕育到成長，從創(chuàng)新點到法律保護(hù)的專利文件，經(jīng)歷了技術(shù)價值到法律價值的加持，進(jìn)而步入市場，經(jīng)歷市場競爭的洗禮，最終通過專利的訴訟、技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)化布局等運(yùn)營方式被賦予經(jīng)濟(jì)價值。

專利維權(quán)和運(yùn)營階段實際上構(gòu)成了創(chuàng)新技術(shù)生命周期的最后一環(huán)，通過運(yùn)營獲得的資金將反哺和支持新一輪的技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)造，以期最終實現(xiàn)專利權(quán)資本化的良性循環(huán)。[3]

如此循環(huán)也使得創(chuàng)新技術(shù)更好地呼應(yīng)《專利法》第一條的立法宗旨：

為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。[5]

3、職業(yè)理想

士不可以不弘毅，任重而道遠(yuǎn)。

筆者作為一個普通的專利代理師，有一個樸素且誠摯的理想：希望挖掘出一個個晶瑩剔透的、閃著智慧光芒的創(chuàng)新點，撰寫出高質(zhì)量高價值的核心專利，圍繞核心專利再寫出一圈圈外圍專利，擴(kuò)展成專利海，助申請人在專利海中乘風(fēng)破浪~~

專其事，利其器。共勉！

本意見陳述謹(jǐn)代表個人觀點，如有論述不周或闡釋不明之處，還望專利同僚以及關(guān)注專利代理的各位領(lǐng)導(dǎo)、朋友和家人們多多指正。如存在其他任何問題，請給予本人再一次修改及陳述的機(jī)會。

參考文獻(xiàn)：

[1]. 百度百科：專利代理師；

[2]. 《專利挖掘》，馬天旗主編；

[3]. 《高價值專利培育與評估》，馬天旗主編；

[4]. 《專利審查指南》；

[5]. 《中華人民共和國專利法》。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫琳

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：一封來自專利代理師的意見陳述書，請查收！（點擊標(biāo)題查看原文）

如有想看文章主題內(nèi)容，歡迎留言評論~

點擊圖片，查看專題詳情！

一封來自專利代理師的意見陳述書，請查收！

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人，還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://www.globalwellnesspartner.com/”

一封來自專利代理師的意見陳述書，請查收！

一封來自專利代理師的意見陳述書，請查收！