商標(biāo)攻略之如何注冊(cè)和保護(hù)帶有外國(guó)地名的商標(biāo)

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作者：趙春雨

原標(biāo)題：商標(biāo)攻略之如何注冊(cè)和保護(hù)帶有外國(guó)地名的商標(biāo)

“XX律師，這個(gè)商標(biāo)能注冊(cè)嗎？”

作為商標(biāo)代理人，經(jīng)常被客戶問到商標(biāo)注冊(cè)可能性的問題。對(duì)于涉外商標(biāo)代理人而言，更是需要熟知一些含有外國(guó)文字商標(biāo)的禁忌，比如“公眾知曉的外國(guó)地名”，即是禁止作為商標(biāo)注冊(cè)和使用的一條紅線。 根據(jù)目前的審查實(shí)踐，對(duì)于絕對(duì)理由的審查標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，一般情況下，如果審查員認(rèn)為商標(biāo)中含有較為知名的外國(guó)地名，該商標(biāo)大概率會(huì)在初審過程中被駁回。對(duì)于申請(qǐng)此類商標(biāo)的客戶而言，如何通過駁回復(fù)審或者后續(xù)訴訟程序，獲得商標(biāo)注冊(cè)，而商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)之后的保護(hù)程度又有哪些限制，筆者從下面的三連問出發(fā)，對(duì)地名商標(biāo)的保護(hù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的梳理和總結(jié)。

問題一：外國(guó)地名能不能注冊(cè)為商標(biāo)？

地名是人們賦予地理環(huán)境中具有方位意義的各種具體地理實(shí)物的名稱，是表示一個(gè)或一定方位的符號(hào)，沒有地名就無法表示或區(qū)分某個(gè)位置、某片區(qū)域，比如北京、巴黎、紐約，公眾看到就知道方位在哪。地名屬于公共資源，為該地的全體成員共同享有。

注冊(cè)商標(biāo)，是指經(jīng)商標(biāo)行政管理機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)。商標(biāo)一經(jīng)注冊(cè)，其注冊(cè)人便獲得使用注冊(cè)商標(biāo)的專有權(quán)和排斥他人在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的禁止權(quán)。

顯然，地名商標(biāo)是一場(chǎng)關(guān)于“公共資源”與“私權(quán)利”的博弈。將地名作為商標(biāo)注冊(cè)，需要實(shí)現(xiàn)公共價(jià)值和私權(quán)價(jià)值的平衡。

根據(jù)《商標(biāo)法》第十條第二款：縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。

根據(jù)《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》，本條中的“公眾知曉的外國(guó)地名”，是指我國(guó)公眾知曉的我國(guó)以外的其他國(guó)家和地區(qū)的地名。地名包括全稱、簡(jiǎn)稱、外文名稱和通用的中文譯名。

“公眾知曉”，和“馳名”一樣，都是一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展變化的事實(shí)狀態(tài)。一般會(huì)考慮（1）詞典解釋；（2）是否通過出版、網(wǎng)絡(luò)、廣播、影視等大眾傳媒對(duì)該外國(guó)地名在一定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了較為廣泛的傳播，使中國(guó)公眾可以較為容易知悉該外國(guó)地名；（3）使用人對(duì)該外國(guó)地名的實(shí)際使用情況等。

《商標(biāo)法》之所以將公眾知曉的外國(guó)地名規(guī)定為禁用標(biāo)志，主要是基于以下幾個(gè)方面的原因：一是地名直接表明了商品的產(chǎn)地，一般無法起到區(qū)分產(chǎn)品來源的功能；二是地名與商品產(chǎn)地不一致的，還容易造成對(duì)消費(fèi)者的誤導(dǎo)和欺騙; 三是為了防止公共資源被私權(quán)侵占,商標(biāo)權(quán)的范圍不能跨越到公眾知曉的地名這樣的公有領(lǐng)域。

將公眾知曉的外國(guó)地名注冊(cè)為商標(biāo)，限制了公眾對(duì)于“公共資源”的使用自由，屬于《商標(biāo)法》的禁用條款；如果商標(biāo)包含公眾知曉的外國(guó)地名，那么在注冊(cè)過程中就會(huì)遇到被駁回的問題。

但并非所有被駁回的帶有外國(guó)地名的商標(biāo)一定不可以注冊(cè)，那么什么樣的外國(guó)地名商標(biāo)能獲準(zhǔn)注冊(cè)？

問題二：什么樣的外國(guó)地名商標(biāo)能獲準(zhǔn)注冊(cè)？

《商標(biāo)法》第十條第二款的但書條款明確提到：“但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效?！?/p>

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（法釋〔2017〕2號(hào)）第六條：商標(biāo)標(biāo)志由縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所指情形。

根據(jù)《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》，“地名具有其他含義”，是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強(qiáng)于作為地名的含義，不會(huì)誤導(dǎo)公眾的。

實(shí)踐中，可以從以下方面進(jìn)行逐一考慮：

1. 商標(biāo)所包含的外國(guó)地名是否確實(shí)屬于公眾知曉

“公眾知曉”是一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展、變化的事實(shí)狀態(tài)，且指我國(guó)公眾所普遍知曉。如果申請(qǐng)人能夠舉證證明該外國(guó)地名并不為中國(guó)公眾所普遍知曉，那么商標(biāo)仍然具有可注冊(cè)性。

筆者注意到，在(2011)高行終字第384號(hào)關(guān)于第5356237號(hào)“SHIMIZU及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審的二審判決書中，北高院經(jīng)審理認(rèn)為：本案申請(qǐng)商標(biāo)中包含有“SHIMIZU”，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)所舉的《英漢大詞典》可以證明“SHIMIZU”具有“清水”的含義并指向了作為地名的日本的清水市，但因語(yǔ)言差異的緣故，中國(guó)公眾一般難以將“SHIMIZU”認(rèn)知為作為地名的日本清水市，現(xiàn)有證據(jù)亦不足以證明“清水市”作為日本地名已為中國(guó)公眾所知曉。

可見，對(duì)于因含有地名被駁回的商標(biāo)，基礎(chǔ)出發(fā)點(diǎn)可以先從該地名是否為中國(guó)公眾所普遍知曉出發(fā)。

2. 中國(guó)公眾知曉的是外文的外國(guó)地名還是外國(guó)地名的中文譯文

對(duì)于外國(guó)地名而言，還可以基于中國(guó)公眾的認(rèn)知能力和認(rèn)知習(xí)慣，進(jìn)一步判斷地名的中英文表達(dá)方式是否均已經(jīng)為中國(guó)公眾所熟知；有些外國(guó)地名，雖然中國(guó)公眾知曉其中文譯文，但是對(duì)于其英文表達(dá)并不熟悉，那么不妨礙其英文表達(dá)作為商標(biāo)注冊(cè)。

在(2012)高行終字第1001號(hào)關(guān)于第G980884號(hào)“ZURICH HELPPOINT”商標(biāo)駁回復(fù)審的二審判決書中，北高院認(rèn)為：《商標(biāo)法》第十條第二款中規(guī)定的公眾知曉的外國(guó)地名，是指為中國(guó)公眾所知曉的外國(guó)地名，同時(shí)應(yīng)考慮中國(guó)公眾知曉的是外文的外國(guó)地名還是外國(guó)地名的中文譯文。如果中國(guó)公眾知曉的是外國(guó)地名的中文譯文，而外文的外國(guó)地名并不為公眾所知曉，則該外文的外國(guó)地名不在禁止使用和禁止注冊(cè)之列。就本案而言，雖然申請(qǐng)商標(biāo)中包含的外國(guó)地名“ZURICH”對(duì)應(yīng)的中文譯文“蘇黎世”為中國(guó)公眾所知曉，但該外文表達(dá)對(duì)于中國(guó)公眾而言并不具有很高的認(rèn)知程度。因此，在此情況下，原審法院認(rèn)定對(duì)于中國(guó)相關(guān)公眾而言，申請(qǐng)商標(biāo)并不違反《商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定，具有可注冊(cè)性是正確的。

3. 商標(biāo)是否包含其他元素，整體上是否具有其他含義

實(shí)踐中，大多數(shù)被駁回的地名商標(biāo)，均是由地名和其他要素組成，在這種情形下，如果商標(biāo)因有其他要素的加入，在整體上具有顯著特征，商標(biāo)本身不再具有地名含義或者不以地名為主要含義的，就不宜因其含有縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，而認(rèn)定其屬于不得注冊(cè)的商標(biāo)。

根據(jù)《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》，商標(biāo)由公眾知曉的外國(guó)地名和其他文字構(gòu)成，整體具有其他含義且使用在其指定商品上不會(huì)使公眾對(duì)商品產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的除外。

例如：

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（法釋〔2017〕2號(hào)）第六條：商標(biāo)標(biāo)志由縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所指情形。

在(2020)京行終126號(hào)關(guān)于第29465105號(hào)“巴厘龍”商標(biāo)駁回復(fù)審二審判決中，北高院認(rèn)為：訴爭(zhēng)商標(biāo)由文字“巴厘龍”構(gòu)成。雖然巴厘島為國(guó)外著名的旅游勝地，但訴爭(zhēng)商標(biāo)“巴厘龍”與作為地名的“巴厘島”存在較為明顯的區(qū)別，根據(jù)我國(guó)公眾的通常認(rèn)知和理解，一般不會(huì)直接將二者相聯(lián)系。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)未構(gòu)成2013年商標(biāo)法第十條第二款規(guī)定的情形。 

如果商標(biāo)雖然包括其他元素，但整體并未形成區(qū)別于地名的其他含義，仍不具有可注冊(cè)性。

在(2019)京行終8165號(hào)關(guān)于第25834778號(hào)“布林克斯 吉爾遜&里昂”商標(biāo)駁回復(fù)審案中，雖然該商標(biāo)包含若干其他元素，且“里昂”文字位于最后，但考慮到該商標(biāo)整體上并未形成區(qū)別于地名的其他含義，因此一審法院和二審法院均認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)構(gòu)成了商標(biāo)法第十條第二款所指的不得作為商標(biāo)使用之情形。

4. 商標(biāo)是否經(jīng)過使用足以使公眾將其與地名區(qū)分

商標(biāo)的本質(zhì)目的是為了區(qū)分產(chǎn)品和服務(wù)來源；如果含有地名的商標(biāo)經(jīng)過使用，產(chǎn)生了第二含義，足以使公眾區(qū)分產(chǎn)品來源，那么仍然可以獲準(zhǔn)注冊(cè)。因此地名商標(biāo)是否經(jīng)過使用產(chǎn)生第二含義，是考慮的重點(diǎn)。

在2013高行終字第884號(hào)關(guān)于國(guó)際注冊(cè)第1024730號(hào)“Munich RE及圖”商標(biāo)的駁回復(fù)審的二審判決書中，北高院認(rèn)為：本案申請(qǐng)商標(biāo)由“Munich Re”及圖構(gòu)成，雖然其中“Munich”含義為“慕尼黑”，是德國(guó)巴伐利亞州首府，屬于公眾知曉的外國(guó)地名。但是該地名文字“Munich”僅為申請(qǐng)商標(biāo)的一部分，申請(qǐng)商標(biāo)中還含有“Re”和圖形。鑒于慕尼黑再保險(xiǎn)公司英文名稱為“MUNICH REINSURANCE COMPANY”，其所從事的是面向保險(xiǎn)人的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，再保險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的英文為“reinsurance”, 且在案文獻(xiàn)、《聲明》等證據(jù)證明“Munich Re”可以認(rèn)知為“MUNICH REINSURANCE”的縮寫，相關(guān)公眾不會(huì)將申請(qǐng)商標(biāo)僅僅視為地名。由此可見，雖然申請(qǐng)商標(biāo)中含有地名文字，但是因有其他要素的加入，其整體上已經(jīng)形成了有別于地名的其他含義，不宜因其含有公眾知曉的外國(guó)地名而認(rèn)定其屬于不得注冊(cè)的商標(biāo)。

筆者經(jīng)過檢索，發(fā)現(xiàn)以此理由爭(zhēng)辯進(jìn)而獲準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)較多，包括：

第9699229號(hào) （包括地名TORONTO）

第9699164號(hào)（包括地名NEW YORK）

第9199696號(hào)（包括地名NEW YORK）

5. 商標(biāo)是否包含其他元素，且地名僅起真實(shí)表示申請(qǐng)人所在地作用

如果訴爭(zhēng)商標(biāo)所含地名與其他具備顯著特征的標(biāo)志相互獨(dú)立，地名僅起真實(shí)表示申請(qǐng)人所在地作用的，也可以以此爭(zhēng)辯商標(biāo)的注冊(cè)性。

《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》中亦有此類的例子：

比如：

在(2018)京行終632號(hào)關(guān)于第8130647號(hào)“”商標(biāo)的無效宣告二審判決中，北高院認(rèn)為：訴爭(zhēng)商標(biāo)中雖然含有"TOKYO"即日本首都東京的英文譯名，但僅是起到表示"阿童木"動(dòng)漫人物形象創(chuàng)作來源地的作用，訴爭(zhēng)商標(biāo)的顯著識(shí)別部分為"ATOM"及圖形部分，進(jìn)而訴爭(zhēng)商標(biāo)整體上具有區(qū)別于地名的含義，不屬于2001年商標(biāo)法第十條第二款所指情形。

那么在地名商標(biāo)注冊(cè)之后，是否就此萬事大吉、獲得絕對(duì)的排他性保護(hù)呢？或者說，含有地名的商標(biāo)，其在具體實(shí)施商標(biāo)權(quán)的過程中，是否會(huì)有限制呢？

問題三：地名商標(biāo)注冊(cè)之后的權(quán)利范圍是否有限制？

商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)之后，商標(biāo)注冊(cè)人即獲得了該商標(biāo)的專用權(quán)，一方面享有在其核定使用的商品或者服務(wù)上對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)行使標(biāo)記、使用、許可、轉(zhuǎn)讓、續(xù)展等權(quán)利；另一方面，對(duì)他人在相同或者類似的商品或者服務(wù)上擅自使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的行為，商標(biāo)注冊(cè)人有權(quán)予以制止。

而含有地名的商標(biāo)注冊(cè)之后，由于其組成元素，即地名部分，具有公共資源的屬性，因此，其注冊(cè)人享有的商標(biāo)專用權(quán)受到一定的限制。這主要是出于平衡和保護(hù)各方利益、鼓勵(lì)和保證公平競(jìng)爭(zhēng)、維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常秩序的考慮。

根據(jù)《商標(biāo)法》第五十九條：注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。 

如果他人使用地名的目的是為了描述、介紹地理位置、地理環(huán)境，并非作為區(qū)分產(chǎn)品來源的商標(biāo)使用，即便該地名包含在注冊(cè)人的注冊(cè)商標(biāo)中，他人也是完全有權(quán)對(duì)該地名進(jìn)行合理使用的。

在(2019)粵民終1597號(hào)關(guān)于鷹潭楓丹白露酒店有限公司、芒果網(wǎng)有限公司與深圳市丹楓白露酒店投資管理有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛二審民事訴訟中，深圳市丹楓白露酒店投資管理有限公司基于其在先注冊(cè)的第3577620號(hào)“”、第3577619號(hào)“”商標(biāo)，主張鷹潭楓丹白露酒店有限公司、芒果網(wǎng)有限公司在酒店招牌處、酒店宣傳冊(cè)、客房用品、酒店外圍道路廣告牌、官方網(wǎng)站等處使用“楓丹白露”標(biāo)識(shí)，侵害了其涉案商標(biāo)權(quán)。

二審法院審理后認(rèn)為：

1） 被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的主要部分為“楓丹白露”，與深圳丹楓白露酒店涉案商標(biāo)構(gòu)成近似；

2） “楓丹白露”、“楓丹白露宮”是法國(guó)著名的歷史、文化、旅游“Fontainebleau”名鎮(zhèn)和及其宮殿的中文翻譯，不僅在法國(guó)而且在我國(guó)都均有較高的知名度，已經(jīng)成為公共領(lǐng)域的資源，不能被個(gè)別人獨(dú)占享有。被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的主要部分即法文部分與法國(guó)著名“Fontainebleau”地名完全一致、中文部分也完全對(duì)應(yīng)該法文的中文翻譯，被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的其余圖案部分與深圳丹楓白露酒店涉案注冊(cè)商標(biāo)不相同也不相近似。綜上，深圳丹楓白露酒店無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用“楓丹白露”這一外國(guó)地名，鷹潭楓丹白露酒店使用被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)并不侵害深圳丹楓白露酒店涉案注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。

由此可見，含有地名或者與地名近似文字的商標(biāo)權(quán)人，其享有的商標(biāo)禁止權(quán)，是有限制的；如果他人使用地名的目的在于指示或描述地理位置或者客觀事實(shí)時(shí)，權(quán)利人無權(quán)禁止該種使用行為。

但同時(shí)，對(duì)含有注冊(cè)商標(biāo)地名的正當(dāng)使用的前提應(yīng)該是使用人使用該地名時(shí)，公眾從該地名標(biāo)識(shí)得到的啟示是地名本身，即該地名的第一含義，而不是將他人商標(biāo)意義上的標(biāo)識(shí)作為自己商品的標(biāo)識(shí)的意義使用，且使用人的行為出發(fā)點(diǎn)是善意的、程度是合理的。如果超過了必要的尺度，權(quán)利人也要適時(shí)出手，維護(hù)自己的合法權(quán)益。

在“小龍坎”侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審民事訴訟中（(2019)晉民終577號(hào)），二審法院認(rèn)為：上訴人山西潮牛公司在店內(nèi)招牌、裝潢、餐具、訂餐卡等多處突出使用“小龍坎”或者“小龍坎”字樣標(biāo)識(shí)。對(duì)于上訴人山西潮牛公司提出的小龍坎系重慶市的一個(gè)地名，使用小龍坎不屬于商標(biāo)性使用。商標(biāo)法中關(guān)于地名的正常使用是指用于描述、介紹地理位置，本案中上訴人將在招牌、店內(nèi)裝潢等多處使用“小龍坎”，其對(duì)于“小龍坎”的使用存在“區(qū)別商品或服務(wù)來源”的功能，已經(jīng)構(gòu)成商標(biāo)性使用。  

結(jié)語(yǔ)

兵法講究攻與守的辨證關(guān)系，在進(jìn)攻中包含著防守要素，在防守中又蘊(yùn)藏著攻擊意義；含有外國(guó)地名的商標(biāo)注冊(cè)中亦有攻與守的平衡。對(duì)于企業(yè)而言，在“地名商標(biāo)”申請(qǐng)之初，要積極做好防守工作，在順利獲準(zhǔn)注冊(cè)之后，做好后續(xù)維權(quán)工作，實(shí)現(xiàn)攻與守的平衡，提前布局，具有現(xiàn)實(shí)的意義。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：趙春雨

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)攻略之如何注冊(cè)和保護(hù)帶有外國(guó)地名的商標(biāo)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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