注冊(cè)商標(biāo)核定使用范圍的判定

【小D導(dǎo)讀】

在司法實(shí)踐中，如何在涉及商標(biāo)共存與權(quán)利沖突問題的案件中準(zhǔn)確適用該規(guī)定，以有效實(shí)現(xiàn)立法目的，仍然存在爭(zhēng)議。

【裁判要旨】 注冊(cè)商標(biāo)間的權(quán)利沖突是典型的同種權(quán)利之間的沖突，而判斷被控侵權(quán)行為人使用其合法注冊(cè)的商標(biāo)是否超出核定使用的商品范圍，特別是當(dāng)涉嫌侵權(quán)的商品不能清楚劃歸被告商標(biāo)的核定使用商品范圍，也未明確出現(xiàn)于《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》或《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中時(shí)，如何準(zhǔn)確判斷涉嫌侵權(quán)商品是否屬于被告核定使用的商品范圍，在商標(biāo)侵權(quán)案件的審理中爭(zhēng)議較大。法院在判斷被告是否超出其核定商標(biāo)的使用范圍時(shí)可參考《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》和《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，并充分考慮原告和被告商標(biāo)的顯著性、知名度、核定使用范圍的具體情形等因素，更多地從消費(fèi)者的角度或立場(chǎng)出發(fā)，以相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)的一般認(rèn)識(shí)是否發(fā)生混淆進(jìn)行綜合判斷，由法院獨(dú)立作出。 【案情】 原告有友公司的法定代表人鹿有忠多年來從事有友牌泡鳳爪等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。2005年6月，有友牌泡鳳爪被重慶市江北區(qū)旅游局推薦為江北旅游商品。2005年10月，鹿有忠向國(guó)家工商行政總局商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“有友”商標(biāo)。該商標(biāo)于2008年9月14日被核準(zhǔn)公告，注冊(cè)號(hào)為4969762，核定使用商品(第29類)包括：死家禽、腌制蔬菜、泡菜、豆腐制品、精制堅(jiān)果仁等。注冊(cè)有效期限自2008年9月14日起至2018年9月13日止。2007年5月25日，原告有友公司注冊(cè)成立，主要生產(chǎn)銷售泡椒雞爪、醬腌菜、非發(fā)酵性豆制品等產(chǎn)品。2007年6月1日，鹿有忠與原告有友公司簽訂商標(biāo)使用許可合同，鹿有忠將第4969762號(hào)“有友”商標(biāo)許可原告使用在第29類商品上，許可使用期限自2007年6月1日起至2018年6月1日止，同時(shí)鹿有忠授權(quán)原告可對(duì)任何侵犯“有友”商標(biāo)權(quán)的第三方提起訴訟。2007年12月，重慶市工商行政管理局向鹿有忠出具重慶市著名商標(biāo)證書，認(rèn)定“有友”商標(biāo)為重慶市著名商標(biāo)，有效期自2007年12月6日至2010年12月5日。 2010年10月至11月，原告有友公司陸續(xù)從重慶、廣東深圳、云南昆明、浙江、江蘇、上海等省市的市場(chǎng)、超市中購(gòu)買到被告香傳公司生產(chǎn)的“有發(fā)”泡鳳爪、泡椒鳳爪、泡椒鳳翅等產(chǎn)品。另查明，被告羅良微曾經(jīng)是重慶有友食品開發(fā)有限公司的職工。離開該公司后，羅良微于2008年7月22日成立被告香傳公司，主要經(jīng)營(yíng)肉及肉制品(泡鳳爪)、醬腌菜等。羅良微于2009年11月7日注冊(cè)第6420805號(hào)“有發(fā)”商標(biāo)，核定使用商品(第29類)為豬肉食品；肉；火腿；香腸；板鴨；魚片；肉罐頭；泡菜；豆腐制品；腐竹(截止)，注冊(cè)有效期限自2009年11月7日至2019年11月6日。2010年11月13日，該“有發(fā)”商標(biāo)受讓給被告香傳公司。重慶市南岸公證處(2010)渝南岸證字第5968號(hào)公證書顯示，在被告香傳公司網(wǎng)站http://cqu8.com/上對(duì)被告生產(chǎn)的“有發(fā)”泡椒鳳爪、泡椒鳳翅等系列產(chǎn)品進(jìn)行了介紹，并介紹其營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)分布在西南、西北、東北、華北、華中、華東、華南等27個(gè)大中城市。 【裁判】 重慶市第五中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，原告有友公司通過“有友”商標(biāo)專用權(quán)人鹿有忠的許可使用該商標(biāo)，其注冊(cè)商標(biāo)使用權(quán)應(yīng)受法律保護(hù)。同時(shí)，通過鹿有忠的明確授權(quán)，原告有友公司具有訴訟主體資格，可以提起本案訴訟。該案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于被告是否超過“有發(fā)”商標(biāo)的核定使用范圍使用該商標(biāo)，人民法院是否應(yīng)當(dāng)受理本案。法院結(jié)合國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局2007年版《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》第29類的具體商品分類以判定工商機(jī)關(guān)在核準(zhǔn)被告“有發(fā)”商標(biāo)注冊(cè)時(shí)核定使用商品的本意，并充分考慮原告商標(biāo)的顯著性、知名度，原告和被告商標(biāo)核定使用范圍的具體情形等因素，認(rèn)定被告香傳公司生產(chǎn)的泡鳳爪、泡椒鳳爪、泡椒鳳翅產(chǎn)品的原料為雞爪、雞翅，從其產(chǎn)品特征分析應(yīng)當(dāng)歸為290114死家禽類，而非被告商標(biāo)所注冊(cè)的290046肉類。同時(shí)，從該區(qū)分表第29類的名稱及列舉的具體商品類別來看，在已有更加適宜的并列類別概念的情況下，把肉類商品理解為涵蓋鳳爪、鳳翅，不符合工商機(jī)關(guān)根據(jù)分類表核定商標(biāo)使用商品的本意，故香傳公司生產(chǎn)的泡鳳爪、泡椒鳳爪、泡椒鳳翅超過了“有發(fā)”商標(biāo)的核定使用范圍，人民法院應(yīng)當(dāng)受理原告有友公司以香傳公司在上述產(chǎn)品中使用“有發(fā)”商標(biāo)侵犯其“有友”商標(biāo)使用權(quán)的訴訟。同時(shí)，法院認(rèn)定有友牌泡椒鳳爪等系列產(chǎn)品通過鹿有忠及原告多年在全國(guó)范圍內(nèi)的大量宣傳使用，已經(jīng)使該商標(biāo)具有一定的顯著性和知名度?！坝邪l(fā)”商標(biāo)與“有友”商標(biāo)相比較，區(qū)別僅在“發(fā)”字比“友”字左上方及右上方各多一筆，二者字形相似，形狀也近似，屬于相似商標(biāo)。另外，對(duì)辨別產(chǎn)品來源及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)比較專業(yè)的超市銷售人員都將自己銷售的“有發(fā)”牌泡椒鳳爪誤認(rèn)為“有友”鳳爪，進(jìn)一步證明香傳公司在泡椒鳳爪等產(chǎn)品上使用“有發(fā)”商標(biāo)已經(jīng)使相關(guān)公眾對(duì)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，故被告香傳公司在與原告相同的泡鳳爪、泡椒鳳爪、泡椒鳳翅產(chǎn)品上使用“有發(fā)”商標(biāo)，侵犯了有友公司對(duì)“有友”商標(biāo)享有的許可使用權(quán)。綜上所述，法院綜合考慮“有友”商標(biāo)多年來獲得大量榮譽(yù)、原告生產(chǎn)的有友牌泡鳳爪等系列產(chǎn)品的知名度較高、被告香傳公司的侵權(quán)范圍較廣和數(shù)量較大等事實(shí)，確定被告香傳公司賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)50萬(wàn)元人民幣。香傳公司不服一審判決，上訴至重慶市高級(jí)人民法院，重慶市高級(jí)人民法院判決維持了一審判決。 【評(píng)析】 當(dāng)前我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判中注冊(cè)商標(biāo)共存的情形屢見不鮮，如何既切實(shí)保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，又有效平衡相抵觸商標(biāo)共存與權(quán)利沖突的問題是商標(biāo)侵權(quán)案件審理中遇見的難題之一。最高人民法院《關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第1條第2款對(duì)法院是否受理注冊(cè)商標(biāo)之間的爭(zhēng)議提供了基本判斷標(biāo)準(zhǔn)。但是在司法實(shí)踐中，如何在涉及商標(biāo)共存與權(quán)利沖突問題的案件中準(zhǔn)確適用該規(guī)定，以有效實(shí)現(xiàn)立法目的，仍然存在爭(zhēng)議。 一、注冊(cè)商標(biāo)的共存 在商業(yè)活動(dòng)中，不同的主體基于商業(yè)目的，在相同或類似商品或服務(wù)上使用被核準(zhǔn)注冊(cè)的相同或近似商標(biāo)的情形，我們通常稱為相抵觸商標(biāo)共存。相抵觸商標(biāo)共存既包括基于法律的規(guī)定而存在的相抵觸商標(biāo)共存現(xiàn)象，即法定共存，也包括在特殊情形下商標(biāo)的識(shí)別力可以被忽略，法律也沒有禁止其共存的必要的特定情形下的共存，還存在基于協(xié)議產(chǎn)生的相抵觸商標(biāo)的協(xié)議共存情形。利益平衡理論可以很好地詮釋商標(biāo)共存的正當(dāng)性。如何在商標(biāo)侵權(quán)案件的審理中有效地平衡以商標(biāo)專用權(quán)為代表的商標(biāo)利益、競(jìng)爭(zhēng)者利益、消費(fèi)者利益和公共利益四大利益，促進(jìn)這四大利益和諧共存并趨于動(dòng)態(tài)平衡，是知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判中經(jīng)常遇到的難題之一。商標(biāo)制度通過對(duì)商標(biāo)權(quán)的保護(hù)來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)健康、持續(xù)發(fā)展，其終極目的還是保護(hù)公共利益。如果法律明確相抵觸商標(biāo)共存并設(shè)計(jì)適當(dāng)制度平衡各方利益使之更加合理和公平，這可以促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，更有利于終極目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 二、注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利沖突及解決原則 伴隨相抵觸注冊(cè)商標(biāo)共存現(xiàn)象而來的就是注冊(cè)商標(biāo)間的權(quán)利沖突問題。商標(biāo)權(quán)之間的權(quán)利沖突，是指一方當(dāng)事人根據(jù)其享有的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)向?qū)Ψ教岢鲈V訟請(qǐng)求，對(duì)方當(dāng)事人以行使自己享有的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)為由進(jìn)行抗辯形成爭(zhēng)議的情形，即訴辯雙方均持有注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的糾紛。注冊(cè)商標(biāo)間的權(quán)利沖突是典型的同種權(quán)利之間的沖突，沖突的焦點(diǎn)問題大致有兩項(xiàng)：一是在相同或者類似商品(服務(wù))上先后注冊(cè)的商標(biāo)相同或近似引發(fā)的權(quán)利沖突，在后注冊(cè)的權(quán)利主體主觀上可能是惡意也可能是善意，但都是依據(jù)合法的程序取得注冊(cè)。二是不同主體在不同類商品或服務(wù)上注冊(cè)的相同或近似的商標(biāo)，在使用過程中由于其中一類商品或服務(wù)上的商標(biāo)發(fā)展為馳名商標(biāo)，從而排斥其他權(quán)利人在不相同或不相類似商品或服務(wù)上使用相同或近似的商標(biāo)，這樣馳名商標(biāo)與普通商標(biāo)在非類似商品或服務(wù)上亦可產(chǎn)生權(quán)利沖突。注冊(cè)商標(biāo)都是權(quán)利人經(jīng)過合法的程序取得的，不管權(quán)利人主觀上是否具有惡意，從形式上看都是合法的，在權(quán)利的存續(xù)期間應(yīng)該是可以實(shí)現(xiàn)的。筆者認(rèn)為，處理商標(biāo)權(quán)之間權(quán)利沖突糾紛案件應(yīng)全面考慮商標(biāo)的注冊(cè)情形、商標(biāo)的近似性、知名度等因素，參考以下原則作為裁量標(biāo)準(zhǔn)： 第一，相對(duì)保護(hù)在先權(quán)原則。 尊重在先權(quán)利和保護(hù)消費(fèi)者對(duì)標(biāo)識(shí)所指示的商品或者服務(wù)來源的一致性，屬于國(guó)際慣例，也是各國(guó)普遍承認(rèn)處理權(quán)利沖突的首要原則。但是保護(hù)在先權(quán)利原則的適用應(yīng)具有相對(duì)性，它不是唯一原則，同時(shí)，在先權(quán)利應(yīng)具有完整性，界定在先權(quán)利時(shí)還應(yīng)當(dāng)考慮到在先權(quán)利的馳名、知名情況，因?yàn)槭欠裰麤Q定著混淆誤認(rèn)程度的大小。 第二，維護(hù)誠(chéng)實(shí)信用和公平競(jìng)爭(zhēng)原則。 誠(chéng)實(shí)信用原則實(shí)質(zhì)上是對(duì)相對(duì)保護(hù)在先權(quán)原則的一種補(bǔ)充，它排除了以欺詐、仿冒、引入誤認(rèn)或誤解等方式利用他人市場(chǎng)信譽(yù)與優(yōu)勢(shì)獲取經(jīng)濟(jì)利益的行為，也排除了因惡意仿冒他人的商標(biāo)而取得權(quán)利的合法性。第三，利益平衡與效益原則與反淡化保護(hù)原則。知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律制度的價(jià)值趨向就在于平衡不同權(quán)利人之間的利益。在處理權(quán)利沖突時(shí)，兼顧利益之間的平衡是很有必要的，這可以使不同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)各得其所、相互協(xié)調(diào)，使知識(shí)產(chǎn)品得到最有效的利用。 三、準(zhǔn)確判斷注冊(cè)商標(biāo)核定使用范圍 商標(biāo)法第五十一條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限?！睆脑撘?guī)定看，商標(biāo)專用權(quán)的權(quán)利范圍是由核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品兩方面結(jié)合構(gòu)成的。而根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第1條第2款之規(guī)定，原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊(cè)商標(biāo)，與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。由此，判斷被控侵權(quán)行為人使用其合法注冊(cè)的商標(biāo)是否超出核定使用的商品范圍成為法院能否受理商標(biāo)權(quán)之間權(quán)利沖突糾紛的基礎(chǔ)。判定被控侵權(quán)人使用注冊(cè)商標(biāo)是否超出核定使用的商品范圍，特別是當(dāng)涉嫌侵權(quán)的商品并非可以清楚劃歸被告商標(biāo)的核定使用商品范圍，也未明確出現(xiàn)于《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》或《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中時(shí)，如何準(zhǔn)確判斷涉嫌侵權(quán)商品是否屬于被告核定使用的商品范圍，已經(jīng)成為商標(biāo)侵權(quán)案件審理中的難題之一。筆者認(rèn)為，不能簡(jiǎn)單地套用《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》和《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，而是將其作為參考，更多地從消費(fèi)者的角度或立場(chǎng)出發(fā)，以相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)的一般認(rèn)識(shí)是否發(fā)生混淆進(jìn)行綜合判斷，由法院獨(dú)立作出。所謂相關(guān)公眾的一般認(rèn)識(shí)，是指相關(guān)市場(chǎng)的一般消費(fèi)者對(duì)商品的通常認(rèn)知和一般交易觀念，不受限于商品本身的自然特性。所謂綜合判斷，是指將相關(guān)公眾在個(gè)案中的一般認(rèn)識(shí)，與商品交易中的具體情形，以及司法解釋規(guī)定的判斷商品類似的各要素結(jié)合在一起，從整體上進(jìn)行考量，同時(shí)可以參照商品服務(wù)分類表的分類。另外，也應(yīng)當(dāng)考慮請(qǐng)求保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度，以進(jìn)一步判定行為人使用注冊(cè)商標(biāo)是否正當(dāng)、合法。（楊麗霞）

作者：楊麗霞 ? ? 作者單位：重慶市第五中級(jí)人民法院來源：中外民商裁判網(wǎng) 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://www.globalwellnesspartner.com/

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