注冊商標核定使用范圍的判定

【小D導讀】

在司法實踐中，如何在涉及商標共存與權(quán)利沖突問題的案件中準確適用該規(guī)定，以有效實現(xiàn)立法目的，仍然存在爭議。

【裁判要旨】 注冊商標間的權(quán)利沖突是典型的同種權(quán)利之間的沖突，而判斷被控侵權(quán)行為人使用其合法注冊的商標是否超出核定使用的商品范圍，特別是當涉嫌侵權(quán)的商品不能清楚劃歸被告商標的核定使用商品范圍，也未明確出現(xiàn)于《商標注冊用商品和服務國際分類表》或《類似商品和服務區(qū)分表》中時，如何準確判斷涉嫌侵權(quán)商品是否屬于被告核定使用的商品范圍，在商標侵權(quán)案件的審理中爭議較大。法院在判斷被告是否超出其核定商標的使用范圍時可參考《商標注冊用商品和服務國際分類表》和《類似商品和服務區(qū)分表》，并充分考慮原告和被告商標的顯著性、知名度、核定使用范圍的具體情形等因素，更多地從消費者的角度或立場出發(fā)，以相關(guān)公眾對商品或者服務的一般認識是否發(fā)生混淆進行綜合判斷，由法院獨立作出。 【案情】 原告有友公司的法定代表人鹿有忠多年來從事有友牌泡鳳爪等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。2005年6月，有友牌泡鳳爪被重慶市江北區(qū)旅游局推薦為江北旅游商品。2005年10月，鹿有忠向國家工商行政總局商標局申請注冊“有友”商標。該商標于2008年9月14日被核準公告，注冊號為4969762，核定使用商品(第29類)包括：死家禽、腌制蔬菜、泡菜、豆腐制品、精制堅果仁等。注冊有效期限自2008年9月14日起至2018年9月13日止。2007年5月25日，原告有友公司注冊成立，主要生產(chǎn)銷售泡椒雞爪、醬腌菜、非發(fā)酵性豆制品等產(chǎn)品。2007年6月1日，鹿有忠與原告有友公司簽訂商標使用許可合同，鹿有忠將第4969762號“有友”商標許可原告使用在第29類商品上，許可使用期限自2007年6月1日起至2018年6月1日止，同時鹿有忠授權(quán)原告可對任何侵犯“有友”商標權(quán)的第三方提起訴訟。2007年12月，重慶市工商行政管理局向鹿有忠出具重慶市著名商標證書，認定“有友”商標為重慶市著名商標，有效期自2007年12月6日至2010年12月5日。 2010年10月至11月，原告有友公司陸續(xù)從重慶、廣東深圳、云南昆明、浙江、江蘇、上海等省市的市場、超市中購買到被告香傳公司生產(chǎn)的“有發(fā)”泡鳳爪、泡椒鳳爪、泡椒鳳翅等產(chǎn)品。另查明，被告羅良微曾經(jīng)是重慶有友食品開發(fā)有限公司的職工。離開該公司后，羅良微于2008年7月22日成立被告香傳公司，主要經(jīng)營肉及肉制品(泡鳳爪)、醬腌菜等。羅良微于2009年11月7日注冊第6420805號“有發(fā)”商標，核定使用商品(第29類)為豬肉食品；肉；火腿；香腸；板鴨；魚片；肉罐頭；泡菜；豆腐制品；腐竹(截止)，注冊有效期限自2009年11月7日至2019年11月6日。2010年11月13日，該“有發(fā)”商標受讓給被告香傳公司。重慶市南岸公證處(2010)渝南岸證字第5968號公證書顯示，在被告香傳公司網(wǎng)站http://cqu8.com/上對被告生產(chǎn)的“有發(fā)”泡椒鳳爪、泡椒鳳翅等系列產(chǎn)品進行了介紹，并介紹其營銷網(wǎng)絡分布在西南、西北、東北、華北、華中、華東、華南等27個大中城市。 【裁判】 重慶市第五中級人民法院經(jīng)審理認為，原告有友公司通過“有友”商標專用權(quán)人鹿有忠的許可使用該商標，其注冊商標使用權(quán)應受法律保護。同時，通過鹿有忠的明確授權(quán)，原告有友公司具有訴訟主體資格，可以提起本案訴訟。該案的爭議焦點在于被告是否超過“有發(fā)”商標的核定使用范圍使用該商標，人民法院是否應當受理本案。法院結(jié)合國家工商行政管理總局商標局2007年版《類似商品和服務區(qū)分表》第29類的具體商品分類以判定工商機關(guān)在核準被告“有發(fā)”商標注冊時核定使用商品的本意，并充分考慮原告商標的顯著性、知名度，原告和被告商標核定使用范圍的具體情形等因素，認定被告香傳公司生產(chǎn)的泡鳳爪、泡椒鳳爪、泡椒鳳翅產(chǎn)品的原料為雞爪、雞翅，從其產(chǎn)品特征分析應當歸為290114死家禽類，而非被告商標所注冊的290046肉類。同時，從該區(qū)分表第29類的名稱及列舉的具體商品類別來看，在已有更加適宜的并列類別概念的情況下，把肉類商品理解為涵蓋鳳爪、鳳翅，不符合工商機關(guān)根據(jù)分類表核定商標使用商品的本意，故香傳公司生產(chǎn)的泡鳳爪、泡椒鳳爪、泡椒鳳翅超過了“有發(fā)”商標的核定使用范圍，人民法院應當受理原告有友公司以香傳公司在上述產(chǎn)品中使用“有發(fā)”商標侵犯其“有友”商標使用權(quán)的訴訟。同時，法院認定有友牌泡椒鳳爪等系列產(chǎn)品通過鹿有忠及原告多年在全國范圍內(nèi)的大量宣傳使用，已經(jīng)使該商標具有一定的顯著性和知名度?！坝邪l(fā)”商標與“有友”商標相比較，區(qū)別僅在“發(fā)”字比“友”字左上方及右上方各多一筆，二者字形相似，形狀也近似，屬于相似商標。另外，對辨別產(chǎn)品來源及產(chǎn)品標識比較專業(yè)的超市銷售人員都將自己銷售的“有發(fā)”牌泡椒鳳爪誤認為“有友”鳳爪，進一步證明香傳公司在泡椒鳳爪等產(chǎn)品上使用“有發(fā)”商標已經(jīng)使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認，故被告香傳公司在與原告相同的泡鳳爪、泡椒鳳爪、泡椒鳳翅產(chǎn)品上使用“有發(fā)”商標，侵犯了有友公司對“有友”商標享有的許可使用權(quán)。綜上所述，法院綜合考慮“有友”商標多年來獲得大量榮譽、原告生產(chǎn)的有友牌泡鳳爪等系列產(chǎn)品的知名度較高、被告香傳公司的侵權(quán)范圍較廣和數(shù)量較大等事實，確定被告香傳公司賠償原告經(jīng)濟損失及合理開支共計50萬元人民幣。香傳公司不服一審判決，上訴至重慶市高級人民法院，重慶市高級人民法院判決維持了一審判決。 【評析】 當前我國知識產(chǎn)權(quán)審判中注冊商標共存的情形屢見不鮮，如何既切實保護注冊商標專用權(quán)，又有效平衡相抵觸商標共存與權(quán)利沖突的問題是商標侵權(quán)案件審理中遇見的難題之一。最高人民法院《關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第1條第2款對法院是否受理注冊商標之間的爭議提供了基本判斷標準。但是在司法實踐中，如何在涉及商標共存與權(quán)利沖突問題的案件中準確適用該規(guī)定，以有效實現(xiàn)立法目的，仍然存在爭議。 一、注冊商標的共存 在商業(yè)活動中，不同的主體基于商業(yè)目的，在相同或類似商品或服務上使用被核準注冊的相同或近似商標的情形，我們通常稱為相抵觸商標共存。相抵觸商標共存既包括基于法律的規(guī)定而存在的相抵觸商標共存現(xiàn)象，即法定共存，也包括在特殊情形下商標的識別力可以被忽略，法律也沒有禁止其共存的必要的特定情形下的共存，還存在基于協(xié)議產(chǎn)生的相抵觸商標的協(xié)議共存情形。利益平衡理論可以很好地詮釋商標共存的正當性。如何在商標侵權(quán)案件的審理中有效地平衡以商標專用權(quán)為代表的商標利益、競爭者利益、消費者利益和公共利益四大利益，促進這四大利益和諧共存并趨于動態(tài)平衡，是知識產(chǎn)權(quán)審判中經(jīng)常遇到的難題之一。商標制度通過對商標權(quán)的保護來促進經(jīng)濟、社會健康、持續(xù)發(fā)展，其終極目的還是保護公共利益。如果法律明確相抵觸商標共存并設計適當制度平衡各方利益使之更加合理和公平，這可以促進公平競爭，更有利于終極目標的實現(xiàn)。 二、注冊商標的權(quán)利沖突及解決原則 伴隨相抵觸注冊商標共存現(xiàn)象而來的就是注冊商標間的權(quán)利沖突問題。商標權(quán)之間的權(quán)利沖突，是指一方當事人根據(jù)其享有的注冊商標權(quán)向?qū)Ψ教岢鲈V訟請求，對方當事人以行使自己享有的注冊商標權(quán)為由進行抗辯形成爭議的情形，即訴辯雙方均持有注冊商標權(quán)的糾紛。注冊商標間的權(quán)利沖突是典型的同種權(quán)利之間的沖突，沖突的焦點問題大致有兩項：一是在相同或者類似商品(服務)上先后注冊的商標相同或近似引發(fā)的權(quán)利沖突，在后注冊的權(quán)利主體主觀上可能是惡意也可能是善意，但都是依據(jù)合法的程序取得注冊。二是不同主體在不同類商品或服務上注冊的相同或近似的商標，在使用過程中由于其中一類商品或服務上的商標發(fā)展為馳名商標，從而排斥其他權(quán)利人在不相同或不相類似商品或服務上使用相同或近似的商標，這樣馳名商標與普通商標在非類似商品或服務上亦可產(chǎn)生權(quán)利沖突。注冊商標都是權(quán)利人經(jīng)過合法的程序取得的，不管權(quán)利人主觀上是否具有惡意，從形式上看都是合法的，在權(quán)利的存續(xù)期間應該是可以實現(xiàn)的。筆者認為，處理商標權(quán)之間權(quán)利沖突糾紛案件應全面考慮商標的注冊情形、商標的近似性、知名度等因素，參考以下原則作為裁量標準： 第一，相對保護在先權(quán)原則。 尊重在先權(quán)利和保護消費者對標識所指示的商品或者服務來源的一致性，屬于國際慣例，也是各國普遍承認處理權(quán)利沖突的首要原則。但是保護在先權(quán)利原則的適用應具有相對性，它不是唯一原則，同時，在先權(quán)利應具有完整性，界定在先權(quán)利時還應當考慮到在先權(quán)利的馳名、知名情況，因為是否知名決定著混淆誤認程度的大小。 第二，維護誠實信用和公平競爭原則。 誠實信用原則實質(zhì)上是對相對保護在先權(quán)原則的一種補充，它排除了以欺詐、仿冒、引入誤認或誤解等方式利用他人市場信譽與優(yōu)勢獲取經(jīng)濟利益的行為，也排除了因惡意仿冒他人的商標而取得權(quán)利的合法性。第三，利益平衡與效益原則與反淡化保護原則。知識產(chǎn)權(quán)法律制度的價值趨向就在于平衡不同權(quán)利人之間的利益。在處理權(quán)利沖突時，兼顧利益之間的平衡是很有必要的，這可以使不同的知識產(chǎn)權(quán)各得其所、相互協(xié)調(diào)，使知識產(chǎn)品得到最有效的利用。 三、準確判斷注冊商標核定使用范圍 商標法第五十一條規(guī)定：“注冊商標的專用權(quán)，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限?！睆脑撘?guī)定看，商標專用權(quán)的權(quán)利范圍是由核準注冊的商標和核定使用的商品兩方面結(jié)合構(gòu)成的。而根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第1條第2款之規(guī)定，原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。由此，判斷被控侵權(quán)行為人使用其合法注冊的商標是否超出核定使用的商品范圍成為法院能否受理商標權(quán)之間權(quán)利沖突糾紛的基礎。判定被控侵權(quán)人使用注冊商標是否超出核定使用的商品范圍，特別是當涉嫌侵權(quán)的商品并非可以清楚劃歸被告商標的核定使用商品范圍，也未明確出現(xiàn)于《商標注冊用商品和服務國際分類表》或《類似商品和服務區(qū)分表》中時，如何準確判斷涉嫌侵權(quán)商品是否屬于被告核定使用的商品范圍，已經(jīng)成為商標侵權(quán)案件審理中的難題之一。筆者認為，不能簡單地套用《商標注冊用商品和服務國際分類表》和《類似商品和服務區(qū)分表》，而是將其作為參考，更多地從消費者的角度或立場出發(fā)，以相關(guān)公眾對商品或者服務的一般認識是否發(fā)生混淆進行綜合判斷，由法院獨立作出。所謂相關(guān)公眾的一般認識，是指相關(guān)市場的一般消費者對商品的通常認知和一般交易觀念，不受限于商品本身的自然特性。所謂綜合判斷，是指將相關(guān)公眾在個案中的一般認識，與商品交易中的具體情形，以及司法解釋規(guī)定的判斷商品類似的各要素結(jié)合在一起，從整體上進行考量，同時可以參照商品服務分類表的分類。另外，也應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度，以進一步判定行為人使用注冊商標是否正當、合法。（楊麗霞）

作者：楊麗霞 ? ? 作者單位：重慶市第五中級人民法院來源：中外民商裁判網(wǎng) 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://globalwellnesspartner.com/

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