標準必要專利全球許可的司法管轄權爭議

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘煒

原標題：標準必要專利全球許可的司法管轄權爭議

2020年8月26日英國最高法院就華為與UP、華為中興與Conversant的標準必要專利糾紛上訴案發(fā)布判決書，分別駁回了對這兩個案子的上訴。判決書中涉及多個方面，其中最主要也是最令人關注的內容當屬英國法院在并非當事人雙方都同意的情況下是否有SEP全球許可費率的管轄權以及方便法院的問題。

英國最高法院的這份判決書，為這兩個案子的全球許可費率的管轄權爭議糾紛畫上了句號，也決定了Conversant案件英國法院將繼續(xù)給出全球許可費率的判決。

在這之前的8月21日，中國最高法院已就中興與Conversant標準必要專利許可糾紛一案的管轄權異議部分作出終審裁定，駁回Conversant公司上訴。這應該沒有什么懸念，也不會有明顯爭議，畢竟是對本國專利的許可糾紛行使管轄權。

事件回顧

2014年3月10日，UP在英國英格蘭和威爾士高等法院起訴華為侵犯其6個英國專利的專有權，請求法院判決禁令等救濟措施，被訴者還包括三星和谷歌。

2017年4月5日，英格蘭和威爾士高等法院判決UP的FRAND全球許可費率，并認為只包含英國專利的許可協(xié)議不符合FRAND原則。華為提起上訴。

2017年6月7日，英格蘭和威爾士高等法院判決給出具體的許可協(xié)議內容，并在華為不接受該協(xié)議的情況下將執(zhí)行禁令。

2017年7月24日，Conversant在英格蘭和威爾士高等法院起訴華為和中興，稱4個專利被侵權，要求判決其提供的全球許可協(xié)議符合FRAND原則或者請求裁定全球的FRAND許可費率。

2018年1月，華為在南京中院起訴Conversant，請求法院確認其不侵犯Conversant所擁有的三件中國專利，并就Conversant所擁有的全部中國標準必要專利確定FRAND許可條件。

同月，中興在深圳中院起訴Conversant，請求法院就Conversant所擁有的全部中國標準必要專利確定FRAND許可條件。Conversant就深圳中院的管轄權提出了異議。

2018年4月16日，英格蘭和威爾士高等法院駁回華為和中興對法院管轄權的異議。華為和中興上訴。

2018年10月23日，英格蘭和威爾士上訴法院駁回華為對UP案的上訴。華為繼續(xù)上訴。

2019年1月30日，英格蘭和威爾士上訴法院駁回華為和中興對Conversant案管轄權異議的上訴。華為和中興繼續(xù)上訴。

2019年9月16日，南京中院就華為Conversant案判決，確定中國標準必要專利FRAND許可費率。

2020年8月26日，英國最高法院駁回華為對UP，以及華為中興對Conversant的上訴。

這場始于6年前的關于標準必要專利全球許可糾紛中，在UP案一審期間華為應是認為有較大把握能成功挑戰(zhàn)Birss法官裁決全球許可費率的，因此把抗辯的重點集中在許可條款應僅限于英國專利，一審判決結果公布不到2個月，Conversant也緊跟著依葫蘆畫瓢在同一個法院提起訴訟，因有UP案一審判決在前，雖然該案上訴尚未有結果，華為還是改變了策略，和中興分別在中國提起了平行訴訟，要求確定Conversant中國專利的許可費率，并對英國法院的管轄權提出了異議，且以在中國的銷售額遠高于英國因此由中國法院來審理案件更為方便為由要求英國法院終止審理此案，被審理法院駁回后提起上訴，直到今年8月，英國最高法院駁回了華為及其與中興分別對這兩個案子的再次上訴。

英國法院關于全球許可費率管轄權的主要觀點

英國最高法院包括下級法院關于英國法院有權裁決FRAND全球許可費率的主要理由如下：

爭議雙方都是標準制定組織ETSI成員并受其IPR政策的約束，SEP專利權人更是與ETSI簽署了FRAND許可義務的協(xié)議。雖然專利權具有地域性，是否有效以及是否侵權應由當?shù)胤ㄔ簛聿脹Q，但正是基于ETSI的IPR政策，英國法院具有了裁決SEP全球許可費率糾紛的管轄權。

ETSI的IPR政策明確需平衡專利權人和實施人的利益，因此在要求專利權人給予實施人FRAND許可的義務的同時，對等的，也隱含著要求實施人有接受FRAND許可的義務，因此，在實施人不接受FRAND許可的情況下，專利權人有權要求取得禁令，禁止實施人實施其專利。

IPR政策鼓勵專利權人和實施人通過協(xié)商達成許可協(xié)議，但如果雙方無法達成一致，顯然需要通過法院訴訟或者仲裁解決糾紛。

由于專利的數(shù)量龐大，并且涉及多個國家，按照商業(yè)慣例，專利權人和實施人一般都就前者的全球專利許可達成協(xié)議，要求專利權人逐一國家進行訴訟以尋求各個國家專利的許可費率，將耗資巨大，甚至經濟上是不可行的，因此如果實施人不愿與專利權人達成全球專利許可協(xié)議，將被認為非善意的。同時，實施人在簽署英國法院裁定的全球許可協(xié)議后，并不影響其在各國挑戰(zhàn)專利權人在該國專利的有效性以及是否被侵權，從而可能相應降低該國專利的許可費率。

英國法院關于不方便法院的主要觀點

關于其是否為裁決全球許可費率的不方便法院的問題，英國法院的主要觀點如下：

不方便法院問題是關于在何處審理案件能夠更有利于各方當事人以及實現(xiàn)最終的公正。這涉及如何定義雙方的爭議，華為中興認為爭議的實質是全球許可的條款，Conversant則認為是關于英國專利權的維護，即專利的有效性和是否被侵權，F(xiàn)RAND許可問題只是作為合同抗辯的一個方面。英國法院傾向于Conversant的觀點，認為爭議的解決將涉及確定英國專利的有效性及是否被侵權，英國法院顯然是審理這一爭端最合適的也是實際上唯一可能的機構。

至少在雙方當事人未全部同意的情況下，中國法院現(xiàn)在并不具有全球許可費率的管轄權。在上訴法院的審理中認為，從實際情況看，中國法院從未判決全球許可費率，當事人后面提交的廣東高院的標準必要專利審理指南，只是地方法院的一個指引，并非全國性的規(guī)定，因此，關于中國法院具有意愿進行全球許可費率的裁決僅是猜測。

此外，現(xiàn)在中國法院正在審理的案件也只是關于Conversant的中國專利，而且即使中國法院會對全球專利許可費率進行裁決，Conversant也已經合理地拒絕了華為和中興提出的條件。

擁有多個國家專利的專利權人有權利決定就哪些（國家的）專利主張權利，不應僅因對其中任何專利的FRAND抗辯所帶來的問題更方便在另一個司法地域決定，而強行要求專利權人改為對另一些專利主張權利。

最后，如果中國法院確定了中國專利的FRAND費率，英國法院將會把該費率納入其確定的全球FRAND許可協(xié)議中的中國專利部分的條款中。

潛在沖突的問題

盡管論證了其具有案件的管轄權且符合方便法院原則，英國法院也承認隨著將來其它國家決定行使解決全球許可的管轄權，可能會產生沖突的問題。對此，英國最高法院認為這是標準化組織的政策所帶來的問題，它的政策為那些具有跨多個地域的專利的權利人以及那些活躍的全球實施人提供了FRAND全球許可的可能性，但卻未提供國際性的仲裁或者機構以確定FRAND許可的條款。

標準必要專利全球許可費率的確定是一個很復雜的問題，首先需要了解的是涉案專利所屬的移動通信是一個特殊的領域，實際上全球大部分的標準必要專利糾紛都與移動通信領域有關。

移動通信系統(tǒng)中的終端與網(wǎng)絡設備并非固定的連接綁定，加上其龐大的市場，終端產品與網(wǎng)絡設備均有多個廠家生產，為避免來自不同廠家的終端產品與網(wǎng)絡設備之間，甚至網(wǎng)絡設備廠家之間的互連出現(xiàn)問題，需要制定技術標準以統(tǒng)一產品設備間接口。而移動通信終端產品最重要的特性之一就是產品在使用中能夠移動，乃至跨國界的全球漫游，于是催生出了全球性的標準。

參與標準制定的高成本，以及候選技術需在全球激烈競爭中脫穎而出的高難度，使得全球性通信標準的主要玩家通常為業(yè)界巨頭，其專利布局遍及全球主要區(qū)域，至于其它參與方，鑒于移動通信全球龐大市場的潛在價值，往往也會進行專利的全球布局。全球的移動通信經多年高速發(fā)展已形成主要業(yè)務由幾家跨國公司把持的局面，于是就出現(xiàn)了行業(yè)的高度全球化的情形：標準必要專利權人擁有多個國家的專利，專利實施人在多個國家銷售產品。

專利權人擁有多國專利和實施人跨國銷售產品的特性，加上手機終端的全球漫游，因此移動通信領域的標準必要專利許可費率的談判，往往是包含了全球各個國家專利組合的一攬子解決方案。

ETSI專利政策既鼓勵創(chuàng)新以吸引最先進的技術進入標準，同時也考慮到標準必要專利的近乎壟斷的特殊性，因此要求權利人對所有實施者給予FRAND許可，以此平衡兩者的利益關系。但專利許可費率糾紛還是由當事人自行解決，ETSI并未有裁決機構解決此類糾紛，由于專利具有地域性，由各個國家行政機關賦予權利，各個國家擁有本國專利相應的管轄權，這也導致了具有全球性的移動通信標準必要專利陷入了沒有對應的全球性機構來裁決此類糾紛的尷尬境地。

FRAND許可名義上是對標準必要專利權利人的義務，但也包含了對專利實施人與專利權人進行善意協(xié)商并達成許可協(xié)議的要求，這一點各國法院的觀點是一致的。

由于訴訟的高成本，包括金錢和時間，逐個國家進行訴訟以解決專利費率的方式確實是難以進行的。從這個角度出發(fā)，雙方有糾紛的情況下，為防止實施人holdout，由某個法院確定全球費率或者部分國家的專利費率確實有其合理性，英國法院因此認為其立場符合ETSI的IPR政策的精神也難以有效反駁。

但基于專利的地域性，專利的有效性和是否侵權屬于所在地的司法管轄范圍，因此裁定其它國家SEP的全球費率又不免有僭越司法主權的嫌疑。

英國法院也意識到了這個問題，在給出全球費率裁決的同時也盡力避開越權的嫌疑。首先，強調基于ETSI的IPR政策，為防止實施人Holdout，平衡權利人與實施人的利益，實施人有達成許可協(xié)議的善意；其次，法院只裁決費率，其它國家的專利的有效性和是否侵權不在裁決范圍，實施人可以在各國法院進行挑戰(zhàn)，許可協(xié)議中考慮了根據(jù)結果進行調整的條款；再次，表示將把中國法院判決的中國專利的許可費率加入到其裁決的許可協(xié)議中；最后，法院是基于專利權人與ETSI的FRAND許可義務的協(xié)議進行裁決，屬于合同糾紛的私法范疇，對于其它地域司法主權的影響較小。

此次發(fā)布的英國最高法院判決書中也有一些可能值得商榷的地方。例如根據(jù)ETSI的IPR政策第4.3條規(guī)定，即成員披露標準必要專利的義務延及專利族中的所有現(xiàn)存及將來的專利，但只需披露專利族的一個專利的信息，判決書以此為依據(jù)推斷出IPR政策具有全球性，這似乎有點牽強。由于專利族中的所有專利一般具有相同的技術方案，其對標準制定的影響是相同的，而專利族中的多個國家專利在申請時間上則可能間隔較長，不論是依據(jù)巴黎公約申請優(yōu)先權還是依據(jù)PCT申請他國專利，因此IPR政策中關于只需披露專利族中的一個專利的規(guī)定，更可能是為避免專利權人的重復性工作，也減少ETSI工作人員的負擔。

又如，判決書中認為，盡管并不精確地了解專利組合中哪些專利是有效的且被侵權的，通信領域的通常做法是雙方就專利權人的專利組合達成全球許可協(xié)議，其原因是實施人為了搶占市場先機往往會在標準發(fā)布后盡快將產品推向市場，通過就專利權人的整個專利組合達成許可協(xié)議以解決不確定性的問題。但實際上，由于有FRAND許可的義務，各國法院對于標準必要專利侵權禁令的頒發(fā)都有嚴格的限制，實踐中實施人也就不太擔心獲得專利許可的時間會對產品推向市場有影響，往往是先實施了再說，專利許可更多是專利權人主動找上門后的事情，而且實踐中雙方的談判往往持續(xù)較長時間，如果是涉及仲裁或者訴訟，那時間就更長了。雙方就專利權人的整個專利組合打包達成許可，這種通常做法一方面是由于專利權利的穩(wěn)定性以及技術標準的變化，可能導致標準必要專利處于一個不太穩(wěn)定的狀態(tài)，另一方面由于數(shù)量龐大，對于每一個專利進行全面評估成本過高，甚至不太現(xiàn)實。

可能的解決和應對方式

無論如何，對于本國SEP專利的收費費率由他國法院進行裁決，終歸多少有點越權的嫌疑。英國最高法院的判決書中提到了一些解決方案，比如產業(yè)的參與者設計一些方法以確定FRAND許可條款，或者修改標準制定組織的政策以提供一個國際仲裁組織，或者指定一些受尊敬的國家的知識產權法院或者仲裁院來確定條款。前者由于參與者眾多且各方是競爭關系，許可費率的確定又非常復雜且部分關鍵要素難以精確量化，所以由參與者自行設計確定FRAND許可條款的方法并得到普遍應用的難度很大。后者即由ETSI成立或者指定某個（些）機構裁決此類糾紛，則可能會超出ETSI現(xiàn)有的工作/權力范圍，而且現(xiàn)在的ETSI成員如此多元，達成一致進行變革的難度估計也很大。

因此，后續(xù)如果更多國家法院接受當事人單方面請求進行標準必要專利全球許可費率的裁決，由于各國法院因各自不同的經濟發(fā)展水平、知識產權發(fā)展水平、傳統(tǒng)習慣，對于如何平衡專利權人與實施人的利益有不同的立場，所裁決的專利許可費的高低也會有所不同，而專利許可費的數(shù)額往往較大，因此專利權人和實施人權衡后均可能會選取對自己更有利的國家進行訴訟，最終將可能導致沖突的判決結果。

對于實施人，如果在對己不利的國家被訴，可考慮在預計許可費占比較高且結果明顯有利己方的一個或數(shù)個國家，提起平行訴訟請求裁決該國專利的許可費率，從而要求被訴所在地法院將全球許可協(xié)議中這些國家的許可費率設置為相應國家的判決結果，理由包括這幾個國家許可費的占比較高，且法律、文化與被訴所在國相去甚遠，由專利所在地法院裁決會比被訴所在地法院更符合當?shù)厍闆r，而且這個要求也不會與英國法院的判決依據(jù)相沖突（逐個國家進行訴訟以分別決定各個國家SEP許可費率導致的畸高成本）。

英國Conversant案的法官即計劃將中國法院判決的Conversant專利許可費率納入全球許可協(xié)議中，另外，該案判決書亦提到，根據(jù)中國法律，其將拒絕任何認為Conversant無法在中國獲得公正待遇的意見。中國的知識產權法官正在大力發(fā)展知識產權訴訟裁決和執(zhí)行制度。中國專利的FRAND專利使用費費率一直低于世界其他地區(qū)，這無疑是因為中國認為這符合中國人民目前的需求。這不是一個依據(jù)不同司法管轄區(qū)的法律而無法獲得司法公正的問題。

更激進地，實施人也可以在其它國家發(fā)起平行訴訟要求裁決全球費率，甚至搶在專利權人起訴前發(fā)起訴訟。不過，這將可能帶來判決結果沖突的不確定性。

參考資料：

【1】 Unwired Planet v Huawei，Huawei v Conversant，ZTE v Conversant，[2020] UKSC 37，英國最高法院關于UP訴華為、Conversant訴華為中興專利許可糾紛上訴案判決書，2020年8月；

【2】 Unwired Planet v Huawei，[2017] EWHC 711 (Pat)，英格蘭和威爾士高等法院關于UP訴華為專利許可糾紛案判決書，2017年4月；

【3】 Unwired Planet v Huawei，[2017] EWHC 1304 (Pat)，英格蘭和威爾士高等法院關于UP訴華為專利許可糾紛案判決書，2017年6月；

【4】 Unwired Planet v Huawei，[2018] EWCA Civ 2344，英格蘭和威爾士上訴法院關于UP訴華為專利許可糾紛上訴案判決書，2018年10月；

【5】 Conversant v Huawei&ZTE，[2018] EWHC 808 (Pat)，英格蘭和威爾士高等法院關于Conversant訴華為中興專利許可糾紛管轄權異議的判決書，2018年4月；

【6】 Conversant v Huawei&ZTE，[2019] EWCA Civ 38，英格蘭和威爾士上訴法院關于Conversant訴華為中興專利許可糾紛管轄權異議上訴案的判決書，2019年1月。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘煒

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：標準必要專利全球許可的司法管轄權爭議（擊標題查看原文）

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