判解商標確權(quán)中認定通用名稱的三大考量因素——以2015年至2019年最高法行政裁決為樣本

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李科峰律師  北京允天律師事務(wù)所

原標題：判解商標確權(quán)中認定通用名稱的三大考量因素——以2015年至2019年最高法行政判決為樣本

經(jīng)查閱從2015年至今，中國裁判文書網(wǎng)收錄最高人民法院涉及“通用名稱”商標確權(quán)案件的行政裁判文書共計12份，包括11份行政裁定書和1份行政判決書，裁判作出的時間是2015年至2019年。筆者以這些文書為研究樣本，分析商標確權(quán)中法院認定通用名稱的考量因素和裁判標準。

以訴爭商標構(gòu)成通用名稱為由，啟動商標確權(quán)糾紛案件，是提起商標無效還是商標撤銷？證據(jù)形成的時間節(jié)點、相關(guān)公眾的認知和申請人是否具有惡意等因素對案件結(jié)果有何影響？上述問題是以商標構(gòu)成通用名稱為由提起的商標確權(quán)案件中的焦點問題。

經(jīng)查閱從2015年至今，中國裁判文書網(wǎng)收錄最高人民法院涉及“通用名稱”商標確權(quán)案件的行政裁判文書共計12份，包括11份行政裁定書和1份行政判決書，裁判作出的時間是2015年至2019年。筆者以這些文書為研究樣本，分析商標確權(quán)中法院認定通用名稱的考量因素和裁判標準。

一、案件基本情況梳理

二、特別程序條款梳理

“通用名稱”不具有顯著性，商標法將其列為不得作為商標注冊的標志。根據(jù)法不溯及既往的原則，目前在商標確權(quán)案件中，相關(guān)程序問題應(yīng)適用現(xiàn)行商標法，即2019年修正《商標法》。梳理涉及通用名稱確權(quán)案件的特別程序條款，筆者發(fā)現(xiàn)：1、依據(jù)2019年修正《商標法》第四十四條第一款規(guī)定，對于已經(jīng)注冊的商標，在核準注冊之前，任何人認為該商標構(gòu)成商品“通用名稱”的，可以向商標評審委員會提起商標無效宣告程序。2、依據(jù)2019年修正《商標法》第四十九條第二款規(guī)定對于已經(jīng)注冊的商標，在核準注冊后，任何人認為該商標變成為商品“通用名稱”的，可以向商標局提起商標撤銷程序。

三、通用名稱的司法認定

商標法之所以規(guī)定商品的通用名稱不得作為商標注冊，一方面因為通用名稱反映商品的屬性，無法起到識別商品來源的作用；另一方面，若由某一特定主體將通用名稱注冊為商標獲得專用權(quán)，將會造成公共資源被私人占用，行業(yè)其他經(jīng)營者利益受損。在商標確權(quán)案件中，對于通用名稱認定，法院通常會重點審查三個因素：一是區(qū)分案件不同程序（無效宣告和撤銷程序），審查相應(yīng)時間節(jié)點的客觀事實狀態(tài)；二是審查相關(guān)公眾的認知情況；三是審查商標申請人是否具有惡意。

（一）時間節(jié)點

訴爭商標是否構(gòu)成通用名稱，應(yīng)以客觀事實狀態(tài)為準。然而客觀事實狀態(tài)是不斷發(fā)展變化的。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（簡稱《商標授權(quán)確權(quán)規(guī)定》）第十條第四款規(guī)定，法院在審查判斷訴爭商標是否屬于通用名稱，一般以商標申請時的事實狀態(tài)為準。商標核準注冊時，事實狀態(tài)發(fā)生變化的，以核準注冊時的事實狀態(tài)判斷其是否屬于通用名稱。

1、已注冊的商標被提出無效宣告的，以商標申請時或者核準注冊時的客觀事實狀態(tài)為判斷標準

《商標授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第四款規(guī)定，判斷訴爭商標是否構(gòu)成通用名稱一般以商標申請時的事實狀態(tài)為判斷標準，特殊情況下以核準注冊時的客觀狀態(tài)為判斷標準。

筆者查詢到2015年至2019年最高人民法院案件，均為對已注冊的商標提出的無效宣告，法院均以商標申請時的客觀事實狀態(tài)為判斷標準。如最高人民法院審理的“席夢思”商標案件中，法院認定以商標申請日時的事實狀態(tài)為準，相關(guān)公眾普遍認為席夢思能夠指代床墊商品。最高人民法院審理的“千葉”商標案件中，裁定書也有類似的記載“清美公司明確主張，訴爭商標在申請注冊時即構(gòu)成一種特定豆腐制品的通用名稱”。

2、已注冊的商標被提出撤銷的，以審查撤銷申請時的客觀事實狀態(tài)為判斷標準

已注冊的商標，在申請時或者核準注冊時并不構(gòu)成核定商品的“通用名稱”，但是隨著后續(xù)不當(dāng)使用成為核定商品的通用名稱。此類情況，任何人可以向商標局提出商標撤銷程序。目前對于此類案件，法律規(guī)定注冊商標變成商品通用名稱的，任何人可以向商標局提出撤銷。

如上所述，客觀事實狀態(tài)是一個動態(tài)發(fā)展過程。商標在被核準注冊后，某個時間段可能變?yōu)橥ㄓ妹Q，也可能后續(xù)經(jīng)過使用再次獲得顯著性。因此已注冊的商標被提出撤銷的，以審查撤銷申請時的客觀事實狀態(tài)為判斷標準，體現(xiàn)依據(jù)動態(tài)事實變化進行司法判定的標準。筆者尚未查詢到最高人民法院對此類案件涉及的“時間節(jié)點”問題作出明確的認定。但在最高人民法院審理的“英山云霧”商標無效宣告案件中，認定“英山云霧”曾經(jīng)是英山縣“茶”商品的名稱，在訴爭商標申請時，經(jīng)過使用取得了顯著性，不構(gòu)成“茶”商標通用名稱。盡管該案件不是對已注冊商標的撤銷案件，但是所體現(xiàn)的以審查時的客觀事實狀態(tài)為判斷標準，尊重動態(tài)變化標準的裁判標準是可以類推適用在撤銷案件中的。

（二）相關(guān)公眾的認知

1、相關(guān)公眾的組成范圍

《商標授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第一款規(guī)定，相關(guān)公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認定為約定俗成的通用名稱。由此可見，在判斷某名稱是否是某類商品的約定俗稱的通用名稱，應(yīng)以某類商品的相關(guān)公眾為判斷為基準。某類商品的相關(guān)公眾包括該類商品的消費者、生產(chǎn)者、經(jīng)營者、管理者、研究者等。

在司法實踐中，通常提供消費者的評論、媒體報道、生產(chǎn)者和經(jīng)營者發(fā)布的信息、行業(yè)協(xié)會發(fā)布的文件、研究人員發(fā)布的專業(yè)文獻等材料中記載的內(nèi)容作為證據(jù)，予以證明相關(guān)公眾的認知情況。在最高人民法院審理的“馬卡龍”商標案件中，最高人民法院以消費者的評論和媒體報道作為判斷依據(jù)，認定百度、淘寶等有關(guān)網(wǎng)站的搜索結(jié)果可以證明“馬卡龍”屬于“糕點、甜點”商品上通用名稱。在最高人民法院審理的“玉露”商標案件中，最高人民法院以專業(yè)文獻作為判斷依據(jù)，認定1979年全國高等農(nóng)業(yè)院校教材《制茶學(xué)》《名優(yōu)茶加工技術(shù)》、1979年版《中國名茶》、1988年版《中國茶史散論》等證明“玉露”是產(chǎn)于湖北恩施五峰山一帶的針性蒸青綠茶名稱。

2、相關(guān)公眾的地域范圍

《商標授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第二款規(guī)定，約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，人民法院可以認定為通用名稱。由此可知，在判斷是否構(gòu)成通用名稱時，以“全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾認知”為一般原則，以“相關(guān)市場內(nèi)相關(guān)公眾認知”為例外情形。

研究樣本均以“全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾認知”作為判斷標準。對于“相關(guān)市場內(nèi)相關(guān)公眾認知”這一例外情況，并未涉及。在商標民事侵權(quán)案件中，最高人民法院公布的指導(dǎo)案例“魯錦”案以“相關(guān)市場內(nèi)相關(guān)公眾認知”作為判斷標準。該判決認定：對于具有地域性特點的商品通用名稱，判斷其廣泛性應(yīng)以特定產(chǎn)區(qū)內(nèi)相關(guān)公眾認知為標準，而不應(yīng)以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾認知為標準。我國其他省份的手工棉紡織品不叫“魯錦”，并不影響“魯錦”專指山東地區(qū)特有的民間手工棉紡織品這一事實。因此在山東特定的市場中，被告在手工棉紡品上使用“魯錦”標識不構(gòu)成商標侵權(quán)。上述裁判思路可在商標授權(quán)確權(quán)案件中予以參考適用。

3、不考量“相關(guān)公眾認知”的例外

《商標授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第一款規(guī)定，法律認定的通用名稱分為法定通用名稱和約定俗成通用名稱兩種。如法律或國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定訴爭商標屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認定為法定通用名稱，不再考量相關(guān)公眾認知的情況。筆者理解，法律之所以這么規(guī)定是因為法律、國家標準、行業(yè)標準的制定需要經(jīng)過復(fù)雜的程序；如果上述文件認定一個名稱屬于某類商品的通用名稱，法院推定制定機關(guān)已經(jīng)考察了該商品相關(guān)公眾的認知情況。基于對上述文件制定程序和結(jié)論的信賴，法院在審理案件中就不再單獨考察相關(guān)公眾的認知情況。

（三）商標申請人惡意

《商標授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第三款規(guī)定，訴爭商標申請人明知或者應(yīng)知其申請注冊的商標為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的，人民法院可以視其申請注冊的商標為通用名稱。該條規(guī)定是《中華人民共和國商標法》第七條誠實信用原則的具體體現(xiàn)。當(dāng)訴爭商標在部分區(qū)域內(nèi)成為某商品約定俗成的商品名稱，即便依據(jù)全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的認識，訴爭商標達不到通用名稱的認定標準，但是作為訴爭商標的申請人在申請商標之前，已經(jīng)知曉訴爭商標在部分區(qū)域內(nèi)成為某商品約定俗成的商品名稱的話，法院可直接認定訴爭商標構(gòu)成通用名稱。

從目前公開的途徑，筆者尚未檢索到適用該條的案例。筆者認為適用該條規(guī)定，主要是判斷商標申請人是否具有申請惡意。在具體案件中，爭議焦點主要有兩個：一是訴爭商標是否構(gòu)成部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱；二是商標申請人明知或應(yīng)知這一情況。案件當(dāng)事人應(yīng)圍繞上述爭議焦點進行舉證、質(zhì)證和說理。

四、結(jié)論

綜上所述，以商標構(gòu)成通用名稱為由提起商標確權(quán)爭議，首先，在程序上，要分析商標在何時構(gòu)成“通用名稱”。如在核準注冊之前構(gòu)成的，應(yīng)提出商標無效宣告；如在核準注冊之后構(gòu)成的，應(yīng)提出商標撤銷。其次，在實體上，應(yīng)圍繞是否已有法律、國家標準或者行業(yè)標準認定商標構(gòu)成通用名稱、相關(guān)公眾認知狀態(tài)和申請人是否具有惡意等因素，展開主訴或應(yīng)訴工作。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李科峰律師  北京允天律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：判解商標確權(quán)中認定通用名稱的三大考量因素——以2015年至2019年最高法行政裁決為樣本（點擊標題查看原文）

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