馬庫(kù)什權(quán)利要求的修改方式

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原標(biāo)題：裁判賞析 | 馬庫(kù)什權(quán)利要求的修改方式

IPRdaily消息：無(wú)效階段對(duì)于權(quán)利要求的修改方式進(jìn)行必要的限制有利于公眾利益，《專利審查指南》列舉的具體修改方式未必涵蓋了應(yīng)被允許的全部修改方式，但公眾基于四種修改方式所抽象出的規(guī)則屬于公眾的合理預(yù)期，其他可被允許的修改方式亦應(yīng)符合這一預(yù)期。將說(shuō)明書中的技術(shù)特征通過(guò)修改納入權(quán)利要求保護(hù)范圍的修改方式不符合上述預(yù)期，不應(yīng)被接受。

中華人民共和國(guó)

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院

行政判決書

（2018）京73行初9342號(hào)

原告巴斯夫歐洲公司，住所地德意志聯(lián)邦共和國(guó)萊茵河畔路德維希港卡爾-博世街。

法定代表人亞歷山大·瓦倫，副總裁。

法定代表人托馬斯·辛尼亞克，副總裁。

委托代理人張雪珍，北京市中咨律師事務(wù)所律師。

委托代理人林柏楠，北京市中咨律師事務(wù)所律師。

被告中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，住所地中華人民共和國(guó)北京市海淀區(qū)薊門橋西土城路。

法定代表人申長(zhǎng)雨，局長(zhǎng)。

委托代理人姜小薇，中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審查員。

委托代理人劉新蕾，中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審查員。

第三人陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司，住所地中華人民共和國(guó)陜西省渭南市蒲城縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。

法定代表人張少武，董事長(zhǎng)。

委托代理人司麗春，北京悅和知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司專利代理師。

委托代理人馬佰剛，北京安峰律師事務(wù)所律師。

原告巴斯夫歐洲公司（簡(jiǎn)稱巴斯夫公司）因發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛一案，不服被告原中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）作出的第35212號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（簡(jiǎn)稱被訴決定），于法定期限內(nèi)向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成合議庭，并通知陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱美邦公司）作為本案的第三人參加訴訟。2020年10月27日，本院依法公開開庭審理了本案。原告巴斯夫公司的委托代理人張雪珍、林柏楠，被告中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（簡(jiǎn)稱國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）的委托代理人姜小薇、劉新蕾，第三人美邦公司的委托代理人司麗春、馬佰剛到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

被訴決定系專利復(fù)審委員會(huì)針對(duì)美邦公司就巴斯夫公司擁有的專利號(hào)為98805666.6，名稱為“殺真菌混劑”的發(fā)明專利（簡(jiǎn)稱本專利）所提無(wú)效請(qǐng)求作出的。專利復(fù)審委員會(huì)在該決定中認(rèn)定：

一、關(guān)于文本

關(guān)于巴斯夫公司在無(wú)效階段提交的四套修改文本：

（1）權(quán)利要求1對(duì)結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯的限定是馬庫(kù)什權(quán)利要求的限定方式，而馬庫(kù)什權(quán)利要求不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案，即，馬庫(kù)什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被視為馬庫(kù)什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，因此，馬庫(kù)什要素的刪除不能視為并列技術(shù)方案的刪除，修改文本1對(duì)結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯的修改方式不屬于并列技術(shù)方案的刪除，不符合《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，不能被接受；

（2）修改文本2將“X是N”刪除也屬于馬庫(kù)什要素的刪除，同樣不能視為并列技術(shù)方案的刪除，雖然前審發(fā)送過(guò)《分案通知書》指出單一性缺陷，但是單一性的主要判斷標(biāo)準(zhǔn)為“是否屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思”，因此，單一性的判斷與權(quán)利要求是否存在并列技術(shù)方案之間沒(méi)有必然關(guān)聯(lián)，故修改文本2也不能被接受；

（3）修改文本3將權(quán)利要求1中第一種化合物修改為實(shí)施例Id32的結(jié)構(gòu)，并刪除了第二種化合物的IIb和IIc，并認(rèn)為專利復(fù)審委員會(huì)有過(guò)在無(wú)效階段允許將權(quán)利要求改為實(shí)施例化合物的先例，然而，在《專利審查指南》沒(méi)有明確哪種類型的案件可以存在例外的情況下，在具體審查實(shí)踐中，個(gè)別案件對(duì)《專利審查指南》一般規(guī)定的突破不代表整體規(guī)則的改變，因此修改文本3也不能被接受；

（4）修改文本4僅刪除權(quán)利要求1中IIb、IIc，屬于并列技術(shù)方案的刪除，可以被接受。故被訴決定所針對(duì)的文本為，巴斯夫公司于口審當(dāng)庭提交的修改文本4的權(quán)利要求書（共6項(xiàng)）以及授權(quán)公告文本的其他部分。

二、關(guān)于《中華人民共和國(guó)專利法》（簡(jiǎn)稱專利法）第二十二條第三款

權(quán)利要求1與證據(jù)1或證據(jù)2的化合物的區(qū)別在于，表格化合物的實(shí)施例中沒(méi)有公開與b)組分的組合以及用量比。

根據(jù)本專利說(shuō)明書的記載，本專利旨在提供一種殺真菌混劑，其以協(xié)同增效量存在a)和b)兩種組分，a)可以是結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯，b）是苯并咪唑或產(chǎn)生苯并咪唑的前體（II）一類的殺真菌活性化合物。然而，本專利的實(shí)施例具體實(shí)施的混劑，僅驗(yàn)證了Id.32，即結(jié)構(gòu)式中X為CH，Rn為4-Cl的化合物分別與IIa和IIf兩種化合物的混劑的增效作用。對(duì)于兩種或兩種以上化合物的混劑而言，是否產(chǎn)生增效的協(xié)同作用，依賴于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，在本專利沒(méi)有揭示產(chǎn)生增效的原因的情況下，在說(shuō)明書實(shí)施例僅驗(yàn)證了所述通式I.d下的一個(gè)具體化合物Id.32與式IIa或IIf組合后具有增效作用基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法預(yù)期權(quán)利要求1中結(jié)構(gòu)式I.d所表示的全部化合物整體上均能夠與IIa和IIf化合物組合后產(chǎn)生協(xié)同增效的作用。因此，基于上述區(qū)別，權(quán)利要求1所要求保護(hù)的整個(gè)技術(shù)方案相對(duì)于證據(jù)1實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題僅僅是提供了一種殺真菌混劑。

證據(jù)1記載了“化合物I本身或與除草劑或殺菌劑結(jié)合還可與其它作物保護(hù)劑一起混合使用……作物保護(hù)劑和肥料可以重量比為1:10-10:1的比例……在與殺真菌劑或殺蟲劑混合時(shí)，在許多情況下獲得了殺真菌作用范圍的增大……可與根據(jù)本發(fā)明的化合物一起使用的下列殺真菌劑意在說(shuō)明這種結(jié)合的可能性……雜環(huán)物質(zhì)……1-（丁基氨基甲?；?2-苯并咪唑氨基甲酸甲酯（即本專利的IIa化合物）、2-甲氧基羰基氨基苯并咪唑……”。即，證據(jù)1給出了明確的技術(shù)啟示使得本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)使用苯并咪唑類的組分b)與所述氨基甲酸酯類的化合物組合使用，權(quán)利要求1的技術(shù)方案較證據(jù)1而言沒(méi)有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

此外，證據(jù)2也記載了：“化合物I本身或它們與除草劑或殺菌劑的混劑也可以與其他植物保護(hù)劑混合使用……植物保護(hù)劑和化學(xué)肥料可以按1:10與10:1的比率添加到本發(fā)明的組合物中……當(dāng)與殺菌劑或殺蟲劑混用時(shí)，很多情況下能擴(kuò)大殺菌作用譜……本發(fā)明化合物可以與下表所列殺菌劑混合施用……苯菌靈、多菌靈、麥穗寧、噻菌靈、硫菌靈、甲基硫菌靈……”（參見證據(jù)2中文同族下標(biāo)第53頁(yè)倒數(shù)第5段至54頁(yè)第6段），其中苯菌靈就是本專利權(quán)利要求1中的化合物IIa，甲基硫菌靈就是權(quán)利要求1中的化合物IIf。可見，證據(jù)2也明確給出了將權(quán)利要求1中的組分a）的化合物與IIa和IIf混合使用的技術(shù)啟示，因而，權(quán)利要求1的技術(shù)方案較證據(jù)2而言也沒(méi)有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

權(quán)利要求2保護(hù)一種控制有害真菌的方法，權(quán)利要求3-5對(duì)其做了進(jìn)一步限定，權(quán)利要求6保護(hù)一種如權(quán)利要求1的組合物，證據(jù)1的權(quán)利要求10、11以及說(shuō)明第2頁(yè)第6段公開了其涉及防治有害真菌的方法，也記載了處理部位為植物、土壤或種子；證據(jù)2的權(quán)利要求10、11以及說(shuō)明書第50頁(yè)第2-3段也公開了其涉及防止有害真菌的方法，也記載了處理部位為植物、土壤或種子。權(quán)利要求2的防治方法類技術(shù)特征在證據(jù)1或證據(jù)2中給出了啟示，權(quán)利要求2也不具備創(chuàng)造性。而權(quán)利要求3-5的用法用量均是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易選擇的，權(quán)利要求3-5也不具備創(chuàng)造性?；谕瑯永碛?，權(quán)利要求6的組合物也不具備創(chuàng)造性。據(jù)此，專利復(fù)審委員會(huì)作出被訴決定，宣告本專利權(quán)全部無(wú)效。

原告巴斯夫公司不服被訴決定，在法定期限內(nèi)起訴稱：一、被告應(yīng)當(dāng)接受原告在無(wú)效階段針對(duì)權(quán)利要求1提交的修改文本2、3，被告對(duì)上述修改不予接受的作法有誤。二、即便以修改文本4中的權(quán)利要求1為評(píng)價(jià)基礎(chǔ)，本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1或證據(jù)2亦具有協(xié)同增效的技術(shù)效果，因此，本專利實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題為提供一種具有協(xié)同增效作用的殺真菌混劑，而非被訴決定中所認(rèn)定的僅僅是提供一種殺真菌混劑。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，不易想到證據(jù)1、2混合使用具有協(xié)同增效的技術(shù)效果，因此，本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1、2具備創(chuàng)造性。在權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性的情況下，其他權(quán)利要求亦具備創(chuàng)造性。綜上，被訴決定認(rèn)定有誤，請(qǐng)求法院依法予以撤銷，并判令被告重新作出決定。

被告國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求法院依法駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

第三人美邦公司認(rèn)為被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求法院依法駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

本院經(jīng)審理查明

本專利系名稱為“殺真菌混劑”的第98805666.6號(hào)發(fā)明專利，申請(qǐng)日為1998年5月18日，優(yōu)先權(quán)日為1997年5月30日，授權(quán)公告日為2003年10月1日，專利權(quán)人為巴斯夫公司。本專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求書如下：

“1.一種殺真菌混劑，包括重量比為10∶1-0.01∶1的

a.1)結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯，

其中X是CH和N，n是0、1或2以及R是鹵素、C1-C4-烷基和C1-C4-鹵素烷基，如果n＝2，R可以是不同基團(tuán)，或它們的鹽或加合物，

和b)來(lái)自苯并咪唑或產(chǎn)生苯并咪唑的前體(II)一類的殺真菌活性化合物，所述苯并咪唑或產(chǎn)生苯并咪唑的前體(II)選自以下化合物

II.a：1-（丁基氨基甲?；ǘ』被柞；┍讲⑦溥?2-基氨基甲酸甲基酯

II.b：苯并咪唑-2-基氨基甲酸甲基酯

II.c：苯并咪唑-2-基氨基甲酸2-(2-乙氧基乙氧基)乙基酯

II.f：4，4’-(鄰-亞苯基)雙(3-硫代脲基甲酸甲酯)

2.一種控制有害真菌的方法，其包括用權(quán)利要求1的結(jié)構(gòu)式I化合物或它的鹽或加合物與權(quán)利要求1的結(jié)構(gòu)式II化合物來(lái)處理有害真菌，它們的活動(dòng)場(chǎng)所或它們可到達(dá)的植物、種子、土壤、地區(qū)、材料或空間。

3.根據(jù)權(quán)利要求2的方法，其中權(quán)利要求1的化合物I或它的鹽或加合物與權(quán)利要求1的化合物II同時(shí)使用，一起或分開，或順次使用。

4.根據(jù)權(quán)利要求2或3的方法，其中權(quán)利要求1的化合物I或它的鹽或加合物的使用量為0.01-2.5kg/ha。

5.根據(jù)權(quán)利要求2-4中任一項(xiàng)的方法，其中權(quán)利要求1的化合物II的使用量為0.01-10kg/ha。

6.一種如權(quán)利要求1的組合物，其由兩部分組成，一部分包括在固體或液體載體中的權(quán)利要求1的結(jié)構(gòu)式I化合物，另一部分包括在固體或液體載體中的權(quán)利要求1的化合物II?！?/p>

針對(duì)本專利，陜西美邦農(nóng)藥有限公司（后更名為陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司，即本案第三人美邦公司）于2017年10月27日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，同時(shí)提交了相關(guān)證據(jù)，其中：

證據(jù)1：國(guó)際申請(qǐng)WO96/01256A1，公開日為1996年1月18日，復(fù)印件共88頁(yè)，及其中文同族CN1154692A作為其譯文，復(fù)印件73頁(yè)。證據(jù)1公開了一種2-[（二氫）吡唑-3’-基氧亞甲基]苯胺的酰胺化合物，說(shuō)明書第62頁(yè)記載了結(jié)構(gòu)式為IA的化合物：

并在說(shuō)明書表格中（參見證據(jù)1中文同族下標(biāo)第59頁(yè)）記載了編號(hào)為2的化合物結(jié)構(gòu)式中R1為H，RY為H，R2為H，R3為4-Cl-苯基，R4為甲基，X為O的化合物，該化合物即為本專利權(quán)利要求1中X為CH，n為1，以及R為Cl的化合物（也就是本專利實(shí)施例的Id32的吡唑醚菌酯）。證據(jù)1中還記載了“化合物I本身或與除草劑或殺菌劑結(jié)合還可與其它作物保護(hù)劑一起混合使用……作物保護(hù)劑和肥料可以重量比為1:10-10:1的比例……在與殺真菌劑或殺蟲劑混合時(shí)，在許多情況下獲得了殺真菌作用范圍的增大……可與根據(jù)本發(fā)明的化合物一起使用的下列殺真菌劑意在說(shuō)明這種結(jié)合的可能性……雜環(huán)物質(zhì)……1-（丁基氨基甲?；?2-苯并咪唑氨基甲酸甲酯（即本專利的IIa化合物）、2-甲氧基羰基氨基苯并咪唑”（參見證據(jù)1中文同族說(shuō)明書第53頁(yè)最后一段至54頁(yè)第2、4段第5-6行的內(nèi)容）。

證據(jù)2：國(guó)際申請(qǐng)WO96/01258A1，公開日為1996年1月18日，復(fù)印件共89頁(yè)，及其中文同族CN1156992A作為其譯文，復(fù)印件71頁(yè)。證據(jù)2記載了：“化合物I本身或它們與除草劑或殺菌劑的混劑也可以與其他植物保護(hù)劑混合使用……植物保護(hù)劑和化學(xué)肥料可以按1:10與10:1的比率添加到本發(fā)明的組合物中……當(dāng)與殺菌劑或殺蟲劑混用時(shí)，很多情況下能擴(kuò)大殺菌作用譜……本發(fā)明化合物可以與下表所列殺菌劑混合施用……苯菌靈、多菌靈、麥穗寧、噻菌靈、硫菌靈、甲基硫菌靈……”（參見證據(jù)2中文同族下標(biāo)第53頁(yè)倒數(shù)第5段至54頁(yè)第6段）

專利復(fù)審委員會(huì)受理上述無(wú)效宣告請(qǐng)求后，巴斯夫公司于2018年1月5日提交了意見陳述書，同時(shí)提交了權(quán)利要求書的修改替換頁(yè)，將權(quán)利要求1中的“X是CH和N，n是0、1或2以及R是鹵素、C1-C4烷基和C1-C4-鹵素烷基，如果n=2，R可以是不同基團(tuán)，或它們的鹽或加合物”修改為“X是CH，n是1以及R是鹵素或它們的鹽或加合物”，刪除了權(quán)利要求1中的II.b和II.c（即修改文本1）。

此后，專利復(fù)審委員會(huì)于2018年2月6日舉行了口頭審理?？陬^審理過(guò)程中，巴斯夫公司當(dāng)庭提交了修改文本2，相對(duì)于授權(quán)文本而言，刪除了權(quán)利要求1中X定義中的氮，并當(dāng)庭提交了實(shí)質(zhì)審查階段專利局發(fā)出的《分案通知書》供參考，專利復(fù)審委員會(huì)當(dāng)庭告知雙方當(dāng)事人修改文本2仍然不符合《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定；巴斯夫公司隨即提交修改文本3，相對(duì)于授權(quán)文本而言，將權(quán)利要求1中第一種化合物修改為實(shí)施例Id32的結(jié)構(gòu)，并刪除了第二種化合物的IIb和IIc，巴斯夫公司認(rèn)為專利復(fù)審委員會(huì)有過(guò)在無(wú)效階段允許將權(quán)利要求改為實(shí)施例化合物的先例，因此該種修改方式應(yīng)當(dāng)被允許，專利復(fù)審委員會(huì)當(dāng)庭告知雙方當(dāng)事人，在具體審查實(shí)踐中，個(gè)別案件對(duì)《專利審查指南》一般規(guī)定的突破不代表整體規(guī)則的改變，修改文本3仍然不符合《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定；巴斯夫公司隨后提交修改文本4，相對(duì)于授權(quán)文本而言，刪除了權(quán)利要求1中式IIb、IIc化合物，修改后的權(quán)利要求1如下：

“1.一種殺真菌混劑，包括重量比為10∶1-0.01∶1的

a.1)結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯，

其中X是CH和N，n是0、1或2以及R是鹵素、C1-C4-烷基和C1-C4-鹵素烷基，如果n＝2，R可以是不同基團(tuán)，或它們的鹽或加合物，

和b)來(lái)自苯并咪唑或產(chǎn)生苯并咪唑的前體(II)一類的殺真菌活性化合物，所述苯并咪唑或產(chǎn)生苯并咪唑的前體(II)選自以下化合物

II.a：1-（丁基氨基甲?；ǘ』被柞；┍讲⑦溥?2-基氨基甲酸甲基酯

II.f：4，4’-(鄰-亞苯基)雙(3-硫代脲基甲酸甲酯)

”；

在上述程序的基礎(chǔ)上，專利復(fù)審委員會(huì)于2018年3月15日作出被訴決定。

此外，巴斯夫公司在訴訟階段提交了兩份新證據(jù)：中國(guó)醫(yī)藥科技出版社2003年8月出版的《藥物化學(xué)總論》第2版，作者郭宗儒；維基百科生物電子等排體的相關(guān)查詢和譯文。

另查，根據(jù)中央機(jī)構(gòu)改革部署，原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)的相關(guān)職責(zé)由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)一行使。

上述事實(shí)，有被訴決定、本專利授權(quán)公告文本、證據(jù)1、證據(jù)2、巴斯夫公司提交的相關(guān)證據(jù)及庭審筆錄在案佐證。

本院認(rèn)為

一、被告應(yīng)否接受修改文本2

修改文本2是將授權(quán)文本權(quán)利要求1中的“X是CH和N”修改為“X是CH”，即刪除了權(quán)利要求1中X定義中的氮。原告認(rèn)為“X是CH”與“X是N”是兩個(gè)并列技術(shù)方案，因此這一刪除方式屬于對(duì)技術(shù)方案的刪除。

原告該主張成立的前提是馬庫(kù)什權(quán)利要求屬于并列技術(shù)方案的集合，亦即選用任一馬庫(kù)什要素中的可選項(xiàng)均可構(gòu)成一個(gè)單獨(dú)的技術(shù)方案，但因馬庫(kù)什權(quán)利要求原則上應(yīng)被視為一個(gè)技術(shù)方案，而非并列技術(shù)方案的集合[本院在（2015）京知行初字第1297號(hào)行政判決書中已對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)論述，最高人民法院（2016）最高法行再41號(hào)判決書亦持此觀點(diǎn)]，故原告依據(jù)X的可選項(xiàng)數(shù)量將權(quán)利要求1劃分為兩個(gè)并列技術(shù)方案的主張不能成立，相應(yīng)地，其有關(guān)刪除“X是N”屬于技術(shù)方案的刪除的主張亦不能成立。

原告認(rèn)為修改文本2應(yīng)被接受的另一理由是該權(quán)利要求不符合單一性的要求。本院認(rèn)為，雖然在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，被告曾在通知書中指出過(guò)本專利可能存在單一性的問(wèn)題，但本專利在原告未進(jìn)行修改的情況下仍被授權(quán)，這一情形說(shuō)明無(wú)論是原告還是被告，均認(rèn)為權(quán)利要求1的撰寫未違反單一性的規(guī)定。退一步講，即便授權(quán)權(quán)利要求1確實(shí)不具有單一性，但馬庫(kù)什權(quán)利要求的性質(zhì)亦決定了其仍應(yīng)被認(rèn)為是一個(gè)技術(shù)方案，而非并列技術(shù)方案。基于此，原告有關(guān)權(quán)利要求1不符合單一性要求，修改文本2屬于對(duì)并列技術(shù)方案刪除的主張不能成立。

綜上，原告有關(guān)修改文本2應(yīng)被接受的理由均不能成立，被告在無(wú)效程序中未接受修改文本2的作法并無(wú)不當(dāng)。

二、被告應(yīng)否接受修改文本3

修改文本3將權(quán)利要求1中的第一種化合物修改為實(shí)施例Id32的結(jié)構(gòu)，并刪除了第二種化合物的IIb和IIc。各方當(dāng)事人針對(duì)該修改文本的分歧在于第一種化合物的修改是否可被接受。因權(quán)利要求1是馬庫(kù)什權(quán)利要求，而如前所述馬庫(kù)什權(quán)利要求應(yīng)視為一個(gè)技術(shù)方案，故雖然修改后的具體化合物仍在權(quán)利要求1的保護(hù)范圍內(nèi)，但在該具體化合物并未被明確記載在任一權(quán)利要求中的情況下，爭(zhēng)議的實(shí)質(zhì)在于是否可以將第一種化合物修改為僅記載在說(shuō)明書中，而未被明確記載在任一權(quán)利要求中的具體化合物。

原告認(rèn)為該修改文本應(yīng)被接受的理由在于，無(wú)效階段的修改方式不應(yīng)僅限于《專利審查指南》中規(guī)定的四種方式，即：權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定（即在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征）、明顯錯(cuò)誤的修正。本院對(duì)于原告這一觀點(diǎn)表示認(rèn)同，但即便無(wú)效階段的修改不應(yīng)絕對(duì)地限于上述四種方式，也并不當(dāng)然意味著修改文本3應(yīng)被接受。在對(duì)此問(wèn)題并無(wú)明確規(guī)定的情況下，該修改方式是否可被接受需從修改制度的利益基礎(chǔ)角度分析。

在專利法框架下，如何盡可能平衡專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人利益與社會(huì)公眾利益是相關(guān)制度的共同追求，與專利文本修改相關(guān)的規(guī)定亦不例外。因?qū)＠跈?quán)及無(wú)效的各個(gè)階段的利益?zhèn)戎赜兴煌?，故不同階段修改制度的設(shè)置亦有所不同。

授權(quán)之前，因尚不存在權(quán)利的公示效力，故無(wú)論是在實(shí)審還是復(fù)審階段，均為申請(qǐng)人提供了很大的修改空間，以更多地保障申請(qǐng)人的利益。例如，對(duì)修改文本并無(wú)上述四種方式的限定，可修改的對(duì)象既包括權(quán)利要求書亦包括說(shuō)明書等等。

但授權(quán)之后的情形則有所不同。專利一旦授權(quán)公告，其作為一種壟斷性權(quán)利，必然會(huì)對(duì)社會(huì)公眾利益產(chǎn)生影響，公眾未經(jīng)許可將不得實(shí)施落入專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)方案?？紤]到發(fā)明專利授權(quán)過(guò)程中審查員難以查詢?nèi)楷F(xiàn)有技術(shù)，而實(shí)用新型等專利無(wú)需實(shí)質(zhì)審查即可授權(quán)等因素，專利法同時(shí)規(guī)定了無(wú)效制度，以避免專利權(quán)人對(duì)于公有領(lǐng)域的不當(dāng)占有。對(duì)于應(yīng)被無(wú)效的專利而言，其所占用的公有資源雖表面體現(xiàn)為技術(shù)方案，但實(shí)質(zhì)體現(xiàn)為專利權(quán)人在專利授權(quán)之后至被宣告無(wú)效之前對(duì)社會(huì)公眾行為的限制，以及社會(huì)公眾基于此限制而損失的利益。亦即，盡管專利最終被宣告無(wú)效，但專利權(quán)自授權(quán)至被宣告無(wú)效這一期間仍曾處于有效狀態(tài)，專利權(quán)人仍可以在該時(shí)間范圍內(nèi)禁止社會(huì)公眾實(shí)施與該專利相關(guān)的行為，從而使得社會(huì)公眾利益受損。

針對(duì)技術(shù)方案層面的公有領(lǐng)域占用問(wèn)題，主要通過(guò)無(wú)效制度予以解決。但對(duì)于由此導(dǎo)致的對(duì)社會(huì)公眾行為限制的問(wèn)題，則在一定程度上依賴于對(duì)于權(quán)利要求修改方式的限制。修改方式的相關(guān)限制可以使社會(huì)公眾對(duì)于權(quán)利要求修改后的最終狀態(tài)具有相對(duì)穩(wěn)定的預(yù)期。在此基礎(chǔ)上，公眾可以依據(jù)其對(duì)具體無(wú)效理由及對(duì)比文件等的評(píng)估，對(duì)于哪些權(quán)利要求可能被無(wú)效進(jìn)行預(yù)判，并在專利有效期內(nèi)針對(duì)可能被無(wú)效的技術(shù)方案進(jìn)行后續(xù)研發(fā)或相應(yīng)的準(zhǔn)備行為等，而無(wú)需等待專利無(wú)效的最終裁判結(jié)果，從而節(jié)省時(shí)間成本。

對(duì)于修改方式而言，如果完全從社會(huì)公眾的合理且穩(wěn)定的預(yù)期角度出發(fā)，最理想的作法當(dāng)然是不允許專利權(quán)人在無(wú)效程序中修改權(quán)利要求。但專利法的基本宗旨仍然是鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，因此，專利法仍賦予了專利權(quán)人在無(wú)效程序中修改權(quán)利要求的權(quán)利。但盡管如此，社會(huì)公眾的合理且穩(wěn)定的預(yù)期仍是不能忽視的因素。《專利審查指南》中有關(guān)修改方式的規(guī)定在一定程度上即是基于這一考量。依據(jù)《專利審查指南》規(guī)定的四種修改方式，社會(huì)公眾至少可以確定專利權(quán)人使用的技術(shù)特征只能是權(quán)利要求中已記載的技術(shù)特征，而不包括僅記載在說(shuō)明書中的技術(shù)特征。當(dāng)然，上述限制仍會(huì)使得最終可能被維持有效的權(quán)利要求具有不確定性，但至少好于對(duì)修改方式毫無(wú)限制而導(dǎo)致的完全不可預(yù)期，有利于對(duì)社會(huì)公眾利益的維護(hù)。

對(duì)于修改方式限制的必要性亦可從另一角度分析。如果對(duì)于授權(quán)專利的修改方式不加以限制，則專利權(quán)人可能無(wú)需重視權(quán)利要求的撰寫，對(duì)于馬庫(kù)什權(quán)利要求更是如此。即便撰寫了保護(hù)范圍過(guò)大的獨(dú)立權(quán)利要求，一旦出現(xiàn)無(wú)效請(qǐng)求，專利權(quán)人只需針對(duì)無(wú)效理由進(jìn)行對(duì)應(yīng)性修改即可，而其使用的修改內(nèi)容既可以來(lái)源于權(quán)利要求書，亦可以來(lái)源于說(shuō)明書。這使得專利權(quán)人既可以在不存在無(wú)效請(qǐng)求的情況下獲得最大范圍的且可能涵蓋公有領(lǐng)域的保護(hù)，亦可以在存在無(wú)效請(qǐng)求時(shí)通過(guò)不受限制的修改方式保證專利的穩(wěn)定性，從而在兩種情況下都獲利。這一作法過(guò)份保護(hù)了專利權(quán)人利益，而忽視了公眾利益，顯然并非專利法平衡專利權(quán)人利益與公眾利益的價(jià)值所在。

基于上述分析可知，《專利審查指南》在修改方式上禁止引入說(shuō)明書內(nèi)容的作法，符合專利法的價(jià)值追求。本院之所以在此情況下仍然認(rèn)為修改方式并不絕對(duì)限于上述四種方式，是因?yàn)閷?shí)踐中不排除存在既有利于保護(hù)專利權(quán)人的技術(shù)貢獻(xiàn)，亦能保證社會(huì)公眾合理且穩(wěn)定預(yù)期的其他修改方式的可能性，只是此類修改方式需要進(jìn)行個(gè)案分析。

具體到本案，針對(duì)修改文本3的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于是否可將權(quán)利要求1中第一種化合物修改為雖記載在說(shuō)明書中但未被明確記載在任一權(quán)利要求中的具體化合物。因現(xiàn)有《專利審查指南》中的四種修改方式實(shí)際上對(duì)于各權(quán)利要求之間技術(shù)特征的組合已無(wú)任何限制，故如果修改文本3可被接受，則意味著在無(wú)效程序的修改中，專利權(quán)人不僅可以使用權(quán)利要求中的技術(shù)特征，亦可將說(shuō)明書中的技術(shù)特征納入到修改后的權(quán)利要求中。這一情形使得社會(huì)公眾對(duì)修改后的權(quán)利要求難以預(yù)期，相應(yīng)地，前文中本院提及的無(wú)效專利在授權(quán)之后至被宣告無(wú)效之前對(duì)社會(huì)公眾行為的限制問(wèn)題亦無(wú)法得以解決。

這一問(wèn)題對(duì)于馬庫(kù)什權(quán)利要求而言尤為嚴(yán)重。馬庫(kù)什權(quán)利要求的撰寫方式具有很強(qiáng)的概括性，一些情況下甚至?xí)w專利權(quán)人亦不能窮盡的海量的具體化合物，從而導(dǎo)致專利權(quán)人占用的公有資源很可能遠(yuǎn)大于其他類型權(quán)利要求。在此情況下，如在修改中仍不進(jìn)行相應(yīng)限制，則顯然過(guò)多保護(hù)了專利權(quán)人利益，而忽視了社會(huì)公眾利益，并可能影響技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新，有悖于專利法平衡專利權(quán)人利益與社會(huì)公眾利益這一基本原則。

此外，《專利審查指南》作為規(guī)范性文件，盡管其列舉的具體修改方式未必涵蓋了實(shí)踐中應(yīng)被允許的全部修改方式，但社會(huì)公眾基于四種修改方式所抽象出的規(guī)則屬于社會(huì)公眾的合理預(yù)期，其他可被允許的修改方式亦應(yīng)符合這一預(yù)期，方能保證規(guī)則的相對(duì)穩(wěn)定性。社會(huì)公眾基于對(duì)《專利審查指南》四種修改方式的理解，會(huì)合理認(rèn)為修改后的權(quán)利要求中不應(yīng)包括僅記載在說(shuō)明書中的技術(shù)特征，故對(duì)本專利的修改方式亦需要符合這一預(yù)期。因馬庫(kù)什權(quán)利要求被視為一個(gè)概括式的技術(shù)方案，其并非是該權(quán)利要求范圍內(nèi)的全部具體化合物的集合，亦即并非并列技術(shù)方案的集合，因此，在授權(quán)文本中并無(wú)任一權(quán)利要求將第一種化合物限定為修改文本3中的該具體化合物的情況下，盡管其被記載在說(shuō)明書中，社會(huì)公眾亦會(huì)合理預(yù)期該具體化合物不會(huì)被允許納入新的權(quán)利要求中?；谶@一認(rèn)知，社會(huì)公眾在提起無(wú)效程序且可預(yù)判授權(quán)文本權(quán)利要求1會(huì)被宣告無(wú)效的情況下，無(wú)需等待生效的裁判結(jié)果，即可針對(duì)不會(huì)被納入修改后的權(quán)利要求中的技術(shù)方案進(jìn)行相關(guān)后續(xù)研發(fā)或生產(chǎn)準(zhǔn)備等行為，而無(wú)需擔(dān)心未來(lái)侵權(quán)的可能性，從而縮短專利被宣告無(wú)效后其產(chǎn)品投入市場(chǎng)或?qū)嵤┢渌袨樗钑r(shí)間?？梢姡桓嫖唇邮苄薷奈谋?的作法符合社會(huì)公眾基于《專利審查指南》現(xiàn)有規(guī)定而產(chǎn)生的合理預(yù)期，并有利于保護(hù)社會(huì)公眾基于上述預(yù)期而可能獲得的利益。

基于上述分析，本院認(rèn)為被告未接受修改文本3的作法符合社會(huì)公眾的合理預(yù)期，較好地平衡了專利權(quán)人利益與社會(huì)公眾利益，該作法并無(wú)不當(dāng)。原告的相關(guān)主張不能成立，本院不予支持。

三、本專利是否符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定

本專利權(quán)利要求1包括a、b兩個(gè)組份，原告主張二者在權(quán)利要求1限定的重量比范圍內(nèi)的聯(lián)合使用具有協(xié)同增效的效果，因此，本專利實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題為提供一種具有協(xié)同增效作用的殺真菌混劑，而非被訴決定中所認(rèn)定的僅僅是提供一種殺真菌混劑。

權(quán)利要求1中對(duì)于a組份采用的是馬庫(kù)什的限定方式，其中X、n、R均包括兩個(gè)及以上可選項(xiàng)，這一情形意味著a組份包括多個(gè)具體化合物。此外，a、b兩個(gè)組份的重量比為10∶1-0.01∶1意味著該重量比的上限及下限之間相差1000倍。但說(shuō)明書中所記載的三個(gè)實(shí)施例中的a組分均為同一種化合物，且兩組份均采用的是1∶1的重量比。在此情況下，雖然三個(gè)實(shí)施例均具有協(xié)同增效的作用，但本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法得出權(quán)利要求1組份a中的全部化合物以10∶1-0.01∶1之間任意重量比與組份b聯(lián)合使用亦均具有協(xié)同增效作用。原告雖主張?jiān)诰唧w結(jié)構(gòu)相似的情況下，實(shí)施例中所使用的組份a中的具體化合物與其范圍內(nèi)的其他化合物具有基本相同的活性，但即便如此，亦僅能說(shuō)明組份a范圍內(nèi)的各具體化合物具有基本相同的活性。因本專利并未記載組份a、b聯(lián)合使用具有協(xié)同增效作用的機(jī)理，在缺少數(shù)據(jù)支持的情況下，不能當(dāng)然得出活性基本相同的組份a范圍內(nèi)具體化合物與組份b聯(lián)合使用均會(huì)具有協(xié)同增效的作用。據(jù)此，原告有關(guān)技術(shù)問(wèn)題的主張不能成立，被訴決定中有關(guān)技術(shù)問(wèn)題的認(rèn)定并無(wú)不當(dāng)。

基于被訴決定所認(rèn)定的技術(shù)問(wèn)題，本院認(rèn)同被訴決定有關(guān)本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1或2不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定。在權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的情況下，原告有關(guān)因權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性，故其他權(quán)利要求亦具備創(chuàng)造性的主張不能成立，本院不予支持。

綜上，原告的訴訟請(qǐng)求缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，本院判決如下：

駁回原告巴斯夫歐洲公司的訴訟請(qǐng)求。

案件受理費(fèi)人民幣一百元，由原告巴斯夫歐洲公司負(fù)擔(dān)（已交納）。

如不服本判決，原告巴斯夫歐洲公司可于本判決書送達(dá)之日起三十日內(nèi)，被告中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、第三人陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司可于本判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院提交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人人數(shù)提交副本，同時(shí)交納上訴案件受理費(fèi)人民幣一百元，上訴于中華人民共和國(guó)最高人民法院。

審 判 長(zhǎng)　　　芮松艷
人 民 陪 審 員　　　崔　穎
人 民 陪 審 員　　　王愛紅

二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 九日

法 官 助 理　　　段重合

技 術(shù) 調(diào) 查 官　　　張　輝
書 記 員　　　劉海璇

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來(lái)源：知產(chǎn)北京

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：馬庫(kù)什權(quán)利要求的修改方式（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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