美國前總統(tǒng)簽署《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》：這對中國品牌意味著什么？

#本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Brett Heavner （布萊特·海夫納）  美國飛翰律師事務(wù)所合伙人
          吳茵飛   美國飛翰律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：美國前總統(tǒng)簽署《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》：這對中國品牌意味著什么

2020年12月27日，美國前總統(tǒng)特朗普簽署了《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（TMA）,將于2021年12月27日正式生效。TMA是一把雙刃劍，一方面，新規(guī)則和程序可以讓中國品牌受益，另一方面，它也可能給中國商標(biāo)所有人帶來挑戰(zhàn)。

2020年12月27日，美國前總統(tǒng)特朗普簽署了《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（TMA）。盡管TMA制定的新規(guī)則和程序可以讓中國品牌受益，但它也可能給中國商標(biāo)所有人帶來挑戰(zhàn)。

TMA的主要目標(biāo)之一旨在打擊用不實(shí)聲明，宣稱其商標(biāo)在美國已經(jīng)使用而獲得的欺詐性商標(biāo)注冊與申請。TMA提供了三條新途徑來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。具體而言，TMA（1）規(guī)定了一種更廣泛且更便捷的抗議信制度，（2）建立了一個(gè)簡化版無效程序，（3）增加了注冊復(fù)審可以依據(jù)的新理由。相比于美國商標(biāo)審理和上訴委員會(huì)（“TTAB”）的異議和撤銷程序，這些途徑均具有顯著優(yōu)勢。

有效使用TMA新途徑的一個(gè)關(guān)鍵要素是取消了訴訟人資格的要求。

到目前為止，中國品牌在向美國專利商標(biāo)局（“USPTO”）提出商標(biāo)注冊異議和撤銷時(shí)，需要表明其有訴訟人資格但TMA已經(jīng)在抗議信和新的主動(dòng)審查程序中取消了這一要求。但是，這也代表了中國品牌的的競爭對手可以用同樣的新方式來對品牌在美國的商標(biāo)注冊提出異議撤銷。

一、擴(kuò)大抗議信的審查范圍

商標(biāo)所有人可以在商標(biāo)申請審查期間向美國專利商標(biāo)局局長提交抗議信，然后由局長決定是否將該信函轉(zhuǎn)交給負(fù)責(zé)該申請異議的商標(biāo)審查員。依照這一程序，如果抗議成功，該被抗議申請將被審查員駁回，該申請將永不予以公告注冊。

當(dāng)前美國專利商標(biāo)局規(guī)定抗議信只能列以下抗議理由：商標(biāo)缺乏顯著性、有在先沖突注冊、該商標(biāo)正在民事訴訟中被訴，以及審查員在計(jì)算《巴黎公約》在先權(quán)利時(shí)有錯(cuò)誤。這些規(guī)則并沒有提供一種可以解決欺詐性使用樣品或未真實(shí)使用商標(biāo)情況的途徑。現(xiàn)在，TMA使得抗議信的審查范圍擴(kuò)大，這將使任何商標(biāo)所有人都有機(jī)會(huì)向商標(biāo)審查員提交在先注冊的商標(biāo)證據(jù)，并解釋為何實(shí)際上申請人并未將商標(biāo)真實(shí)使用于申請中指定的商品或服務(wù)。換言之，中國品牌可以利用抗議信的審查范圍擴(kuò)大這一優(yōu)勢提交證據(jù)，而這些證據(jù)可以涉及審查員依照《美國商標(biāo)法》來駁回注冊的任何理由。

雖然對異議方而言，抗議信的費(fèi)用比向TTAB申請異議的費(fèi)用要低得多，但抗議方仍然無法在抗議信中辯論。通過抗議信審查范圍擴(kuò)大這一程序提交的證據(jù)，僅意味著商標(biāo)審查員會(huì)看到應(yīng)導(dǎo)致其駁回申請的證據(jù)。同樣，務(wù)必記住一點(diǎn)，抗議信的決策者不同于異議/撤銷申請的決策者。具體而言，抗議信的程序由局長和相應(yīng)的商標(biāo)審查員決定，而異議和撤銷申請則由TTAB決定。拒收抗議信不會(huì)抹黑TTAB眼中異議者或抗議人的形象。如果抗議被駁回，或予以抗議但商標(biāo)審查員沒有決定，或申請人成功反駁抗議信，抗議人則仍然可以在TTAB的訴訟程序中使用已收集到的證據(jù)。
    

二、主動(dòng)審查無效

TMA第16A條規(guī)定了一個(gè)新的注冊后可以啟動(dòng)的程序，以便美國專利商標(biāo)局主動(dòng)審查并無效某些不應(yīng)授予的注冊。具體而言，依照這一規(guī)定，如果注冊中指定了具體的商品或服務(wù)，而該商標(biāo)從未用于美國商業(yè)用途，那么任何人都可以向TTAB申請全部或部分無效該注冊。要啟動(dòng)無效程序，申訴方只需提供“合理調(diào)查”的證據(jù)，證明注冊商標(biāo)從未用于申請書中指定的商品和服務(wù)。然后，局長在裁定初步推定的案件后，會(huì)向注冊人發(fā)出通知程序啟動(dòng)。由于只能在注冊簽發(fā)三年后提交無效程序，即商標(biāo)被推定放棄，國會(huì)指定這個(gè)新程序顯然有意使無效程序去針對通過《馬德里議定書》和《巴黎公約》獲得的注冊。中國品牌持有人經(jīng)常用到此類國際協(xié)議在美國提交商標(biāo)申請，所以必須牢記商標(biāo)每三年就必須使用。當(dāng)然，注冊人可以提供反駁證據(jù)，證明其是由于存在特殊情況（例如目前的新冠肺炎疫情）才不得已未使用商標(biāo)，因而在無效程序中對這種未使用情況應(yīng)該表示諒解，作為例外處理。
    

另一方面，與美國現(xiàn)有的異議和撤銷程序相比，第16A條主要有益于無效掉某些企圖以欺詐手段在美國剽竊其中國品牌的商標(biāo)注冊。按照傳統(tǒng)，外國品牌所有人在異議和撤銷程序中一直難以挺過駁回動(dòng)議，因?yàn)門TAB要求原告手中握有“訴訟人資格”，這與異議或撤銷申請的結(jié)果息息相關(guān)。為了確定其資格，異議者或撤銷人必須證明，其在美國擁有并使用了其中國品牌，或者，在相關(guān)美國市場中已有相當(dāng)大比例的美國消費(fèi)者熟悉該中國商標(biāo)。該訴訟資格要求的基本原理是：依照《美國商標(biāo)法案》，一個(gè)商標(biāo)必須已在美國使用或在美國廣為人知，才能有資格享有商標(biāo)權(quán)來阻止他人使用該商標(biāo)。因此，如果在美國境外擁有商標(biāo)獨(dú)家使用權(quán)的中國品牌希望提起異議或撤銷注冊的程序，但相關(guān)美國消費(fèi)者對該中國品牌不夠了解，即使在美國未經(jīng)授權(quán)使用其中國品牌的申請注冊人仍然不會(huì)被視為損害了中國品牌的利益，也就可能沒有訴訟資格。例如，聯(lián)邦巡回法院曾裁定[1]，針對同一商標(biāo)，日本商標(biāo)所有人不能撤銷該商標(biāo)在美國的注冊，即使美國注冊人在旅行時(shí)早就見過該日本商標(biāo)，并以日本商標(biāo)為模型修改后在美國惡意注冊。如今，隨著TMA取消第16A條的訴訟要求，如果中國品牌以對方為欺詐性商標(biāo)或未真實(shí)使用商標(biāo)為由異議和撤銷申請注冊，則不再需要證明自己擁有商標(biāo)的美國專有權(quán)、需要或其中國品牌在美國已經(jīng)有知名度。
 

三、主動(dòng)審查復(fù)審

依照第16B條，TMA為商標(biāo)注冊無效添加了一個(gè)新理由，即截至申請過程中的“相關(guān)日期”時(shí)，申請人未在美國商業(yè)中使用商標(biāo)[2]。TMA將本條的“相關(guān)日期”定義為以下任何日期：

a)聲稱已在美國商業(yè)中使用該商標(biāo)的申請?zhí)峤蝗眨?br/>b)聲稱目前已在美國商業(yè)中使用該商標(biāo)的修正案提交日，或
c)最初基于在美國商業(yè)用途中對該商標(biāo)有“使用意圖”而提交申請的使用聲明的截止日期。
    

如同第16A條，美國專利商標(biāo)局在收到附有合理調(diào)查結(jié)果的申請書后，同意調(diào)查結(jié)果能證明未在截至“相關(guān)日期”前的商業(yè)用途中使用該商標(biāo)時(shí)，可啟動(dòng)這一復(fù)審程序。因?yàn)樵凇跋嚓P(guān)日期”提交的申請書中都包括宣誓書，即這些商標(biāo)已經(jīng)在美國商業(yè)中使用，所以第16B條程序顯然旨在針對通過虛假聲明獲得的注冊。盡管復(fù)審程序以利用欺詐手段獲得的注冊為顯要目標(biāo)，但這些復(fù)審程序也將適用于在美國商業(yè)用途中“使用”所需的非惡意的， 但有錯(cuò)誤陳述的注冊。為避免成為此類無效重申審查的受害人，中國品牌商必須嚴(yán)謹(jǐn)且誠實(shí)地對待任何聲稱將其商標(biāo)用于美國商業(yè)用途的聲明，必須確保這些商標(biāo)的使用聲明真實(shí)可靠，且都用于申請中指定的全部商品和服務(wù)。如果美國商業(yè)用途中用不到某些列明的商品和服務(wù)，則中國品牌商應(yīng)該從“申請注冊中刪除這些商品和服務(wù)。

同樣，在16A的無效程序中，包括中國品牌商在內(nèi)的任何人都可以對未使用商標(biāo)的注冊情況申請無效復(fù)審，并且無須提供理由。因此，美國欺詐性申請中的中國受害者現(xiàn)在可以利用未使用商標(biāo)這一程序，而不必證明自己的在美國訴訟格資。但是，此無效復(fù)審程序必須在商標(biāo)注冊簽發(fā)后的首個(gè)五（5）年內(nèi)提出。。因此，中國品牌商需要監(jiān)控美國專利商標(biāo)局收到的關(guān)于其中國品牌的，或者來自其主要競爭對手的問題申請，以免錯(cuò)過這一5年期期限。    

※結(jié)論

TMA將于正式簽署一年后生效，即2021年12月27日正式生效。TMA是一把雙刃劍。在一方面，新程序?yàn)橹袊放粕烫峁┝诵碌某绦?，不必總選擇既昂貴又漫長的訴訟，即可從美國商標(biāo)注冊處中刪除沖突的、未使用的商標(biāo)。為此，中國品牌商可以聘請美國商標(biāo)律所監(jiān)控美國專利商標(biāo)局收到的申請，特別是中國品牌商的主要競爭對手的商標(biāo)申請，從而從TMA中獲益，做好使用新程序的前期工作。另一方面，中國品牌商必須仔細(xì)審查其商標(biāo)使用樣本、商品/服務(wù)的描述和商標(biāo)使用證明書，以免被競爭對手受制于TMA項(xiàng)下的此類程序。

注釋：

[1]Person's Co., Ltd.訴. Christman案, 900 F.2d 1565 (聯(lián)邦巡回法院 1990年裁定). 
[2]請注意，TMA明確規(guī)定，國會(huì)不會(huì)更改在美國商業(yè)使用的標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)商標(biāo)在美國商業(yè)使用中的標(biāo)準(zhǔn)，詳見https://www.finnegan.com/en/insights/articles/use-in-commerce-problems-in-u-s-trademark-cases.html

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Brett Heavner （布萊特·海夫納）  美國飛翰律師事務(wù)所合伙人

          吳茵飛   美國飛翰律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國前總統(tǒng)簽署《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》：這對中國品牌意味著什么？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

如有想看文章主題內(nèi)容，歡迎留言評論~

開年重磅！“粵港澳大灣區(qū)40位知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)軍人物”評選活動(dòng)正式啟動(dòng)（附規(guī)則）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人，還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://www.globalwellnesspartner.com/