搶占專利先手的利器 - 美國臨時專利申請

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：辛筱斑 美國Rothwell, Figg, Ernst and Manbeck, P.C.律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：搶占專利先手的利器 - 美國臨時專利申請（provisional patent application）

臨時專利申請（provisional patent application）是美國專利體系里面特有的一種申請。如果運用得當(dāng)，這種臨時申請可以成為企業(yè)在專利博弈中搶占先手的利器，但是，臨時申請操作中也存在一些潛在的“陷阱”，需要小心的避免。

臨時專利申請（provisional patent application）是美國專利體系里面特有的一種申請。這里的“臨時” 是對申請而言，而不是說有“臨時”的專利。如果運用得當(dāng)，這種臨時申請可以成為企業(yè)在專利博弈中搶占先手的利器。在2013年的專利法改革以后，美國專利體系從保護“先發(fā)明”變成了保護“先申請（first-inventor-to-file）”。這樣一來，搶占專利優(yōu)先權(quán)變得更加重要，臨時申請的作用也越來越突出。

　　
但是，臨時申請操作中也存在一些潛在的“陷阱”，需要小心的避免。這篇文章就來談?wù)勗鯓佑行У乩门R時申請。

什么是臨時申請

首先先說說什么臨時申請。臨時申請是申請人向美國專利商標(biāo)局遞交的一種專利申請。如果符合基本內(nèi)容和格式要求，會獲得一個申請日期（filing date）或者叫優(yōu)先權(quán)日期（priority date）。但和正式申請（non-provisional application）不同的是，臨時申請不會進(jìn)入審查階段，并且對內(nèi)容和格式?jīng)]有特定的要求，也不需要包含權(quán)利要求（claims）。不過，要想臨時申請發(fā)揮比較好的作用，在撰寫的時候內(nèi)容還是越完整越好。

臨時申請遞交之后，會在12個月之后失效。在這12個月內(nèi)，申請人可以遞交一個基于這個臨時申請內(nèi)容的正式申請（可以是美國的non-provisional或者PCT申請），并且向?qū)＠忠筮@個正式申請享有臨時申請的優(yōu)先權(quán)日期。如果正式申請的內(nèi)容在臨時申請里面已經(jīng)充分的描述了，那么正式申請就可以獲得臨時申請的優(yōu)先日期。

臨時申請帶來的好處

臨時申請在整個專利申請過程中，可以給申請人，尤其是初創(chuàng)公司和中小企業(yè)，帶來很多好處。

低費用

專利局對臨時申請的申請費相對正式申請來說非常得低（$300以下）。如果申請人是小型或者微型企業(yè)單位則費用更低。同時，因為臨時申請不會進(jìn)入審查，臨時申請階段也不需要繳納審查費用，并且也不需要投入實質(zhì)審查過程中相關(guān)的的律師費。

“專利申請中 （patent pending）”狀態(tài)

臨時申請遞交之后，雖然不會進(jìn)入審查，但是申請人已經(jīng)可以把相關(guān)產(chǎn)品加上“專利申請中”的標(biāo)識了。這個標(biāo)識在專利法上并沒有實際的保護效果，但是它可以告訴感興趣的投資人或者商業(yè)伙伴，這個產(chǎn)品有一定的技術(shù)含量，并且會有專利保護。這在像生物、醫(yī)藥、電子等技術(shù)密集領(lǐng)域，對于吸引投資和建立商業(yè)合作是非常重要的。另外，“專利申請中”的標(biāo)識對避免潛在的對手抄襲你的產(chǎn)品會有一些“威懾”作用。

獲得較早的優(yōu)先權(quán)日期

在專利保護策略中，臨時申請通常用來獲得一個比較早的優(yōu)先權(quán)日期。特別是在遞交正式申請的時機還不成熟的時候，臨時申請可以用來“占個位子”，為以后的正式申請建立一個比較早的優(yōu)先權(quán)日期。優(yōu)先權(quán)日期的早晚在專利申請和訴訟中非常重要。我們知道，新穎性和創(chuàng)新性是專利的重要要求。一項專利的優(yōu)先權(quán)日期越早，可以用來反駁它的新穎性和創(chuàng)新性的文獻(xiàn)和證據(jù)就越少。那么這項專利就越容易獲得授權(quán)，如果有訴訟的話就越難以被無效。

不占用專利有效期

一般來說，美國專利是從申請遞交起日起的20年后過期。這個20年的時間是從非臨時申請日期開始算的。也就是說，臨時申請不光可以建立一個優(yōu)先日期，還不會占用20年的專利有效期。所以 ，專利申請從臨時申請開始 ，可以在實質(zhì)上推遲一個專利的過期時間。這點對于藥品類專利尤為重要。由于很多藥物專利都是在研發(fā)早期遞交的，真正到藥品獲批，專利要發(fā)揮價值的時候，經(jīng)常已經(jīng)接近專利有效期的尾聲。這個時候，專利有效期每多一天，對于企業(yè)受益都是客觀的。所以很多時候，藥品專利申請即使已經(jīng)是一個完整的申請，也可以先以臨時申請的形式遞交，一年之后再轉(zhuǎn)成正式申請。

更多的產(chǎn)品研發(fā)時間

臨時申請可以在產(chǎn)品研發(fā)早期（比如有一些初始數(shù)據(jù)的時候）就可以考慮遞交，來保護最基本的技術(shù)概念。遞交第一個臨時申請之后，如果在之后的一年內(nèi)，研發(fā)有更多的進(jìn)展，可以把進(jìn)一步遞交后續(xù)的臨時申請。這些后續(xù)申請可以包含新的進(jìn)展，更多的數(shù)據(jù)。在最初的臨時申請遞交之后的一年內(nèi)，可以遞交多個后續(xù)臨時申請，來保證不同階段的進(jìn)展都被包括進(jìn)去。在一年到期之前，這些遞交的申請可以合并成一個正式申請遞交。這樣的策略雖不能保證每一步技術(shù)進(jìn)展都獲得第一個臨時申請的優(yōu)先權(quán)日期，但是可以最大程度的讓每一個技術(shù)進(jìn)步都獲得可能的盡可能早的優(yōu)先權(quán)日期。

臨時申請的這種靈活性可以使得申請人在研發(fā)早期，技術(shù)的基本概念已經(jīng)建立，但是數(shù)據(jù)還沒有完善的時候就開始專利保護。這種策略可以獲得一個盡可能早的優(yōu)先日期，對專利授權(quán)和有效都會有很大幫助。
　　

更多的產(chǎn)品評估時間

在研發(fā)早期，一項技術(shù)的價值往往不是很容易確定。它很可能最終會成為一個很有價值的產(chǎn)品 ，可是又有很多不確定因素。這個時候很多申請人既想申請專利保護，可是又不想投入太大的時間和財力。這種情況下，臨時申請可以是一個折中的方案。臨時申請的費用比較低，投入相對較小。遞交之后的一年內(nèi)，如果 這項技術(shù)顯現(xiàn)出它的價值，那么申請人可以繼續(xù)投入，遞交正式申請來獲得專利授權(quán)。如果這項技術(shù)價值不是很明顯，那就放棄這個臨時申請。因為臨時申請不會被公開，放棄之后公眾也看不到臨時申請中的內(nèi)容。

隱藏的“陷阱”

臨時申請雖然有諸多好處，但是也有一些隱藏的陷阱。如果操作不當(dāng)，不但起不到專利保護的作用。有些時候還會對后續(xù)的專利申請和訴訟造成負(fù)面影響。

對于發(fā)明的描述不夠充分

臨時申請可以用來獲得優(yōu)先日期，并且不會進(jìn)入實質(zhì)審查，但是也不能僅僅把它們當(dāng)做“占位子”的工具。要想讓后續(xù)的正式申請可以獲得早先遞交的臨時專利的優(yōu)先權(quán)日期，正式申請里面的權(quán)利要求必須要在臨時申請里面有充分、準(zhǔn)確的描述。如果臨時申請撰寫的很粗糙，很簡略，僅僅提到了發(fā)明的概念，但是沒有完整的描述，那么后續(xù)的正式申請則很難“繼承”這個臨時申請的優(yōu)先權(quán)日期。

所以，一個有價值的臨時申請應(yīng)該包含足夠的技術(shù)細(xì)節(jié)，來支持后續(xù)正式申請的權(quán)利要求。這樣的臨時申請才能起到占據(jù)一個較早的優(yōu)先權(quán)日期的作用。

在有些緊急情況下（比如突然有投資人想和申請人討論項目，或者申請人馬上要在一個會議上展示這個技術(shù)），不得已需要在短時間內(nèi)（趕在對外公開之前）遞交一份臨時申請來保護這項技術(shù)。由于時間緊迫，這樣的臨時申請可能會準(zhǔn)備的比較粗糙。這種情況下，在第一份臨時申請之后，申請人應(yīng)該盡快地再遞交一份后續(xù)的，比較完善的臨時申請，盡可能的彌補由于第一份申請中的不足帶來的問題。在第一份臨時申請過期之前，把這兩份申請合并成一個正式申請遞交即可。

推遲審查

有的時候，為了獲得投資或者占領(lǐng)市場高地，申請人需要盡快得到一個授權(quán)的專利。這種情況下，臨時申請的路線可能就不適合。因為臨時申請不會進(jìn)入審查階段，所以會延長獲得專利的時間。要盡快獲得授權(quán)專利，申請人應(yīng)該直接遞交正式申請，并且考慮合適的可以加速審查的方式，比如專利局的Track One途徑。

另外，臨時申請比較適合身在美國的申請人。在國內(nèi)的申請人如果向在外國遞交專利申請，需要在在國知局申請保密審查。所以國內(nèi)申請人如果需要在美國申請專利，通常有兩條途徑：（1）遞交PCT專利申請，之后進(jìn)入美國國家階段；或者（2）遞交中國專利申請，然后基于中國的專利申請在美國遞交非臨時專利申請。

總之，臨時申請是專利保護策略里面的重要一步。如果運用得當(dāng)，并且能夠避免潛在的陷阱，臨時申請不失為啟動專利保護的一條靈活有效的途徑。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：辛筱斑 美國Rothwell, Figg, Ernst and Manbeck, P.C.律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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