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供稿：胡鐵鋒 杭州信與義專利代理有限公司
原標(biāo)題：專利的修改方式會(huì)影響訴訟賠償額嗎？
修改后權(quán)利要求的技術(shù)方案在原專利權(quán)利要求書(shū)中并未出現(xiàn)過(guò)，基于專利權(quán)保護(hù)與公眾信賴?yán)嫫胶獾目剂?，?duì)發(fā)生在上述維持專利權(quán)有效的行政決定的決定日之前的侵權(quán)行為，可以酌減賠償數(shù)額。
案例簡(jiǎn)介
今天要分享的案例是最高院在2021年4月5日發(fā)布的，案號(hào)為（2019）最高法知民終369號(hào)，當(dāng)然，在本案例中還有很多爭(zhēng)議點(diǎn)，包括對(duì)技術(shù)特征解釋、功能性特征等爭(zhēng)議點(diǎn)，本文主要分享本案中關(guān)于修改方式對(duì)賠償金額的影響，個(gè)人認(rèn)為這個(gè)爭(zhēng)議點(diǎn)還是比較有意思的，而且筆者認(rèn)為有一定的指導(dǎo)意義。
本案中，專利權(quán)人——臺(tái)州安卓縫紉機(jī)，將專利許可給了朗進(jìn)公司（簡(jiǎn)稱），也就是民事一審的原告。被告之一為南邦科技（簡(jiǎn)稱）。
本案中的涉案專利原始文本為：
1. 一種自動(dòng)橡筋機(jī)，包括送料裝置、拉料裝置、翻轉(zhuǎn)機(jī)械手裝置、進(jìn)給導(dǎo)軌裝置和縫紉裝置，其特征在于：所述送料裝置與拉料裝置分別設(shè)置于翻轉(zhuǎn)機(jī)械手裝置兩端，所述翻轉(zhuǎn)機(jī)械手裝置與進(jìn)給導(dǎo)軌裝置連接固定，所述送料裝置包括第一機(jī)架與第二機(jī)架，所述的第一機(jī)架設(shè)有第一電機(jī)帶動(dòng)的第一送料主動(dòng)輪，所述的第二機(jī)架設(shè)有第二電機(jī)帶動(dòng)的第二送料主動(dòng)輪，所述的第一機(jī)架上端設(shè)有第三電機(jī)帶動(dòng)的理料滾輪；所述翻轉(zhuǎn)機(jī)械手裝置包括能繞第一軸心轉(zhuǎn)動(dòng)的第一夾具、能繞第二軸心轉(zhuǎn)動(dòng)的第二夾具、設(shè)置在第一夾具與第二夾具之間的托料架和固定機(jī)架,所述第一夾具、第二夾具及托料架均設(shè)置在固定機(jī)架上，所述的固定機(jī)架間隔設(shè)有用于驅(qū)動(dòng)第一夾具繞第一軸心旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)和用于驅(qū)動(dòng)第二夾具繞第二軸心旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的反轉(zhuǎn)氣缸，所述托料架可沿固定機(jī)架方向向縫紉裝置方向做水平位移；所述拉料裝置包括可夾持橡筋帶的夾持機(jī)構(gòu)以及拖動(dòng)該夾持機(jī)構(gòu)移動(dòng)的滑動(dòng)機(jī)構(gòu)；所述的第一送料主動(dòng)輪轉(zhuǎn)動(dòng)并在第一送料主動(dòng)輪與第二送料主動(dòng)輪之間輸入設(shè)定長(zhǎng)度的橡筋帶，所述拉料裝置的夾持機(jī)構(gòu)夾持第二送料主動(dòng)輪出料口處的橡筋帶端部，并在第二送料主動(dòng)輪的輔助送料下，滑動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)橡筋帶位移穿過(guò)第一夾具和第二夾具，然后通過(guò)設(shè)置于第二送料主動(dòng)輪出料口處的切料機(jī)構(gòu)將橡筋帶切斷；所述第一夾具和第二夾具夾住切下的橡筋帶兩端后，分別繞第一軸心和第二軸心旋轉(zhuǎn)橡筋帶的兩端固定在托料架上，進(jìn)給導(dǎo)軌裝置帶動(dòng)橡筋帶位移至縫紉裝置針頭下端進(jìn)行縫制。
7. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的自動(dòng)橡筋機(jī)，其特征在于：所述第一夾具與第二夾具均包括上夾體、下夾體，所述第一夾具與第二夾具對(duì)稱設(shè)置，所述下夾體上設(shè)有夾緊氣缸驅(qū)動(dòng)上夾體上下位移，所述的驅(qū)動(dòng)電機(jī)為閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)，所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)具有第一驅(qū)動(dòng)軸，所述的第一驅(qū)動(dòng)軸通過(guò)第一連接臂與所述的第一夾具相連接；所述的反轉(zhuǎn)氣缸具有第二驅(qū)動(dòng)軸，所述的第二驅(qū)動(dòng)軸通過(guò)第二連接臂與所述的第二夾具相連接。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的自動(dòng)橡筋機(jī)，其特征在于：所述托料架后端連接設(shè)有水平導(dǎo)軌，所述水平導(dǎo)軌上設(shè)置有推進(jìn)氣缸推動(dòng)托料架前后位移；所述導(dǎo)軌上端固定連接設(shè)有頂出氣缸，所述頂出氣缸前端設(shè)有頂帶擋片，所述托料架上端面設(shè)有頂帶缺口，所述頂帶擋片可沿頂帶缺口的缺口方向位移進(jìn)行調(diào)節(jié)距離。
被告南邦科技在被起訴后，向國(guó)知局提起專利無(wú)效，在無(wú)效程序中，專利權(quán)人將從權(quán)7的部分特征和從權(quán)9的全部特征加入到權(quán)利要求1（劃線部分內(nèi)容），最終維持有效，修改后的權(quán)利要求1：
1、一種自動(dòng)橡筋機(jī)，包括送料裝置、拉料裝置、翻轉(zhuǎn)機(jī)械手裝置、進(jìn)給導(dǎo)軌裝置和縫紉裝置，其特征在于：所述送料裝置與拉料裝置分別設(shè)置于翻轉(zhuǎn)機(jī)械手裝置兩端，所述翻轉(zhuǎn)機(jī)械手裝置與進(jìn)給導(dǎo)軌裝置連接固定，所述送料裝置包括第一機(jī)架與第二機(jī)架，所述的第一機(jī)架設(shè)有第一電機(jī)帶動(dòng)的第一送料主動(dòng)輪，所述的第二機(jī)架設(shè)有第二電機(jī)帶動(dòng)的第二送料主動(dòng)輪，所述的第一機(jī)架上端設(shè)有第三電機(jī)帶動(dòng)的理料滾輪；所述翻轉(zhuǎn)機(jī)械手裝置包括能繞第一軸心轉(zhuǎn)動(dòng)的第一夾具、能繞第二軸心轉(zhuǎn)動(dòng)的第二夾具、設(shè)置在第一夾具與第二夾具之間的托料架和固定機(jī)架，所述第一夾具、第二夾具及托料架均設(shè)置在固定機(jī)架上，所述的固定機(jī)架間隔設(shè)有用于驅(qū)動(dòng)第一夾具繞第一軸心旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)和用于驅(qū)動(dòng)第二夾具繞第二軸心旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的反轉(zhuǎn)氣缸，所述的驅(qū)動(dòng)電機(jī)為閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)，所述托料架可沿固定機(jī)架方向向縫紉裝置方向做水平位移；所述托料架后端連接設(shè)有水平導(dǎo)軌，所述水平導(dǎo)軌上設(shè)置有推進(jìn)氣缸推動(dòng)托料架前后位移；所述導(dǎo)軌上端固定連接設(shè)有頂出氣缸，所述頂出氣缸前端設(shè)有頂帶擋片，所述托料架上端面設(shè)有頂帶缺口，所述頂帶擋片可沿頂帶缺口的缺口方向位移進(jìn)行調(diào)節(jié)距離；所述拉料裝置包括可夾持橡筋帶的夾持機(jī)構(gòu)以及拖動(dòng)該夾持機(jī)構(gòu)移動(dòng)的滑動(dòng)機(jī)構(gòu)；所述的第一送料主動(dòng)輪轉(zhuǎn)動(dòng)并在第一送料主動(dòng)輪與第二送料主動(dòng)輪之間輸入設(shè)定長(zhǎng)度的橡筋帶，所述拉料裝置的夾持機(jī)構(gòu)夾持第二送料主動(dòng)輪出料口處的橡筋帶端部，并在第二送料主動(dòng)輪的輔助送料下，滑動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)橡筋帶位移穿過(guò)第一夾具和第二夾具，然后通過(guò)設(shè)置于第二送料主動(dòng)輪出料口處的切料機(jī)構(gòu)將橡筋帶切斷；所述第一夾具和第二夾具夾住切下的橡筋帶兩端后，分別繞第一軸心和第二軸心旋轉(zhuǎn)橡筋帶的兩端固定在托料架上，進(jìn)給導(dǎo)軌裝置帶動(dòng)橡筋帶位移至縫紉裝置針頭下端進(jìn)行縫制。
在早些年，專利在無(wú)效程序中的修改，僅限于權(quán)利要求的合并和刪除。但是在2017年專利《審查指南》修改后，允許在無(wú)效程序中，將從屬權(quán)利要求中部分技術(shù)特征加入獨(dú)立權(quán)利要求。而在本案中，其修改方式正是將從權(quán)中的部分技術(shù)特征加入獨(dú)立權(quán)利要求中。然而這種修改方案存在一個(gè)可能——修改的后的技術(shù)方案在原獨(dú)立權(quán)利1的保護(hù)范圍內(nèi)，但是并沒(méi)有出現(xiàn)在原從屬權(quán)利要求中。筆者用簡(jiǎn)單的舉例來(lái)說(shuō)，比如：
權(quán)利要求1：包括A。
權(quán)利要求2（引用權(quán)1），還包括B、C——實(shí)際保護(hù)范圍為：A+B+C；
權(quán)利要求3（引用權(quán)1），還包括D、E——實(shí)際保護(hù)范圍為：A+D+E
如果無(wú)效程序中，專利權(quán)利人將權(quán)2中的B以及權(quán)3中的D，分別加入權(quán)利要求1，從而使得修改后的權(quán)利要求1的技術(shù)方案變?yōu)椋篈+B+D。顯然，這個(gè)A+B+D的方案并不落入于原權(quán)利要求2的保護(hù)范圍，也不落入原權(quán)利要求3的保護(hù)范圍?？梢詤⒖枷聢D所示：
對(duì)于上述舉例，顯然對(duì)于社會(huì)公眾而言，對(duì)于一件已經(jīng)授權(quán)專利而言，原權(quán)1、權(quán)2、權(quán)3的保護(hù)范圍是明確的，有邊界的。而對(duì)于新的權(quán)1要求，對(duì)于社會(huì)公眾而言，是一種未知的邊界，因?yàn)楣姛o(wú)法得知專利權(quán)人最終會(huì)修改成怎么樣的保護(hù)范圍。
以最高院的這次案例為例，如果站在被告的立場(chǎng)上，對(duì)于涉案專利，其前期評(píng)估下來(lái)，雖然落入原權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，但是被告可能認(rèn)為并不落入其他從權(quán)的保護(hù)范圍（比如原權(quán)7和權(quán)9），而且原權(quán)利要求1的保護(hù)范圍可能不適當(dāng)而被無(wú)效，在這種前提下被告有可能鋌而走險(xiǎn)規(guī)避設(shè)計(jì)一款技術(shù)方案X，于是就出現(xiàn)了本案的這種情況，這樣一想，似乎對(duì)社會(huì)公眾也略不友好。
對(duì)于這種情形，最高院在本案中作出了比較有意思的判決，還是基于專利法的立法原則上考慮：
最高院認(rèn)為——專利法的終極目標(biāo)是社會(huì)公共利益，無(wú)論是從專利制度之中的“專利公開(kāi)換保護(hù)原則”，還是從“權(quán)利人與社會(huì)公眾之間的利益平衡原則”出發(fā)，專利權(quán)人充分公開(kāi)專利信息，社會(huì)公眾充分信任專利權(quán)人公開(kāi)的該信息，通過(guò)對(duì)專利信息的公示公信實(shí)現(xiàn)專利權(quán)人與社會(huì)公眾之間利益的衡平，從而達(dá)到從公開(kāi)到公信的效果?！?span style="text-decoration: underline;">按照“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的修改方式，在一定程度上是犧牲了專利信息公開(kāi)的穩(wěn)定性以圖保障其有效性，對(duì)專利信息公開(kāi)的既往公信力有一定程度的減損進(jìn)而需要彌補(bǔ)。
因此，專利權(quán)人在專利確權(quán)程序中，以對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的方式修改原權(quán)利要求，修改后的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案不落入原各從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍，但仍落入原獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局基于該修改后的權(quán)利要求維持專利權(quán)有效的，未經(jīng)許可實(shí)施該修改后權(quán)利要求技術(shù)方案的行為，亦構(gòu)成對(duì)涉案專利權(quán)的侵害，有關(guān)侵權(quán)實(shí)施者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，但基于專利權(quán)保護(hù)與公眾信賴?yán)嫫胶獾目剂?，?duì)發(fā)生在上述維持專利權(quán)有效的行政決定的決定日之前的侵權(quán)行為，可以酌減賠償數(shù)額。
本案的最終結(jié)果，將一審判決中的賠償數(shù)額從28萬(wàn)，改判為5萬(wàn)。
個(gè)人感想
從本案中看出，一個(gè)不經(jīng)起眼的修改方案，竟然將賠償數(shù)額直接降了到近1/5，顯然，這種“權(quán)利要求進(jìn)一步限定”的修改方式，確實(shí)對(duì)訴訟中的賠償數(shù)額產(chǎn)生了非常大的影響。
往大了說(shuō)，本案中最高院的判決，正是將“專利法的終極目標(biāo)是社會(huì)公共利益”這個(gè)原則發(fā)揮到了極致，對(duì)于“權(quán)利人與社會(huì)公眾之間的利益平衡原則”，在本案中體現(xiàn)地淋漓盡致，本案的判決書(shū)內(nèi)容也是寫(xiě)地細(xì)節(jié)滿滿，筆者非常認(rèn)同，相信對(duì)于原告、被告看到這種判決也應(yīng)該是心服口服。
專利行業(yè)，真是學(xué)無(wú)止境！
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作者：胡鐵鋒 杭州信與義專利代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
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