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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
供稿：胡鐵鋒 杭州信與義專利代理有限公司
原標題：專利的修改方式會影響訴訟賠償額嗎？
修改后權利要求的技術方案在原專利權利要求書中并未出現(xiàn)過，基于專利權保護與公眾信賴利益平衡的考量，對發(fā)生在上述維持專利權有效的行政決定的決定日之前的侵權行為，可以酌減賠償數(shù)額。
案例簡介
今天要分享的案例是最高院在2021年4月5日發(fā)布的，案號為（2019）最高法知民終369號，當然，在本案例中還有很多爭議點，包括對技術特征解釋、功能性特征等爭議點，本文主要分享本案中關于修改方式對賠償金額的影響，個人認為這個爭議點還是比較有意思的，而且筆者認為有一定的指導意義。
本案中，專利權人——臺州安卓縫紉機，將專利許可給了朗進公司（簡稱），也就是民事一審的原告。被告之一為南邦科技（簡稱）。
本案中的涉案專利原始文本為：
1. 一種自動橡筋機，包括送料裝置、拉料裝置、翻轉機械手裝置、進給導軌裝置和縫紉裝置，其特征在于：所述送料裝置與拉料裝置分別設置于翻轉機械手裝置兩端，所述翻轉機械手裝置與進給導軌裝置連接固定，所述送料裝置包括第一機架與第二機架，所述的第一機架設有第一電機帶動的第一送料主動輪，所述的第二機架設有第二電機帶動的第二送料主動輪，所述的第一機架上端設有第三電機帶動的理料滾輪；所述翻轉機械手裝置包括能繞第一軸心轉動的第一夾具、能繞第二軸心轉動的第二夾具、設置在第一夾具與第二夾具之間的托料架和固定機架,所述第一夾具、第二夾具及托料架均設置在固定機架上，所述的固定機架間隔設有用于驅動第一夾具繞第一軸心旋轉運動的驅動電機和用于驅動第二夾具繞第二軸心旋轉運動的反轉氣缸，所述托料架可沿固定機架方向向縫紉裝置方向做水平位移；所述拉料裝置包括可夾持橡筋帶的夾持機構以及拖動該夾持機構移動的滑動機構；所述的第一送料主動輪轉動并在第一送料主動輪與第二送料主動輪之間輸入設定長度的橡筋帶，所述拉料裝置的夾持機構夾持第二送料主動輪出料口處的橡筋帶端部，并在第二送料主動輪的輔助送料下，滑動機構帶動橡筋帶位移穿過第一夾具和第二夾具，然后通過設置于第二送料主動輪出料口處的切料機構將橡筋帶切斷；所述第一夾具和第二夾具夾住切下的橡筋帶兩端后，分別繞第一軸心和第二軸心旋轉橡筋帶的兩端固定在托料架上，進給導軌裝置帶動橡筋帶位移至縫紉裝置針頭下端進行縫制。
7. 根據(jù)權利要求1所述的自動橡筋機，其特征在于：所述第一夾具與第二夾具均包括上夾體、下夾體，所述第一夾具與第二夾具對稱設置，所述下夾體上設有夾緊氣缸驅動上夾體上下位移，所述的驅動電機為閉環(huán)步進電機，所述驅動電機具有第一驅動軸，所述的第一驅動軸通過第一連接臂與所述的第一夾具相連接；所述的反轉氣缸具有第二驅動軸，所述的第二驅動軸通過第二連接臂與所述的第二夾具相連接。
9.根據(jù)權利要求8所述的自動橡筋機，其特征在于：所述托料架后端連接設有水平導軌，所述水平導軌上設置有推進氣缸推動托料架前后位移；所述導軌上端固定連接設有頂出氣缸，所述頂出氣缸前端設有頂帶擋片，所述托料架上端面設有頂帶缺口，所述頂帶擋片可沿頂帶缺口的缺口方向位移進行調節(jié)距離。
被告南邦科技在被起訴后，向國知局提起專利無效，在無效程序中，專利權人將從權7的部分特征和從權9的全部特征加入到權利要求1（劃線部分內容），最終維持有效，修改后的權利要求1：
1、一種自動橡筋機，包括送料裝置、拉料裝置、翻轉機械手裝置、進給導軌裝置和縫紉裝置，其特征在于：所述送料裝置與拉料裝置分別設置于翻轉機械手裝置兩端，所述翻轉機械手裝置與進給導軌裝置連接固定，所述送料裝置包括第一機架與第二機架，所述的第一機架設有第一電機帶動的第一送料主動輪，所述的第二機架設有第二電機帶動的第二送料主動輪，所述的第一機架上端設有第三電機帶動的理料滾輪；所述翻轉機械手裝置包括能繞第一軸心轉動的第一夾具、能繞第二軸心轉動的第二夾具、設置在第一夾具與第二夾具之間的托料架和固定機架，所述第一夾具、第二夾具及托料架均設置在固定機架上，所述的固定機架間隔設有用于驅動第一夾具繞第一軸心旋轉運動的驅動電機和用于驅動第二夾具繞第二軸心旋轉運動的反轉氣缸，所述的驅動電機為閉環(huán)步進電機，所述托料架可沿固定機架方向向縫紉裝置方向做水平位移；所述托料架后端連接設有水平導軌，所述水平導軌上設置有推進氣缸推動托料架前后位移；所述導軌上端固定連接設有頂出氣缸，所述頂出氣缸前端設有頂帶擋片，所述托料架上端面設有頂帶缺口，所述頂帶擋片可沿頂帶缺口的缺口方向位移進行調節(jié)距離；所述拉料裝置包括可夾持橡筋帶的夾持機構以及拖動該夾持機構移動的滑動機構；所述的第一送料主動輪轉動并在第一送料主動輪與第二送料主動輪之間輸入設定長度的橡筋帶，所述拉料裝置的夾持機構夾持第二送料主動輪出料口處的橡筋帶端部，并在第二送料主動輪的輔助送料下，滑動機構帶動橡筋帶位移穿過第一夾具和第二夾具，然后通過設置于第二送料主動輪出料口處的切料機構將橡筋帶切斷；所述第一夾具和第二夾具夾住切下的橡筋帶兩端后，分別繞第一軸心和第二軸心旋轉橡筋帶的兩端固定在托料架上，進給導軌裝置帶動橡筋帶位移至縫紉裝置針頭下端進行縫制。
在早些年，專利在無效程序中的修改，僅限于權利要求的合并和刪除。但是在2017年專利《審查指南》修改后，允許在無效程序中，將從屬權利要求中部分技術特征加入獨立權利要求。而在本案中，其修改方式正是將從權中的部分技術特征加入獨立權利要求中。然而這種修改方案存在一個可能——修改的后的技術方案在原獨立權利1的保護范圍內，但是并沒有出現(xiàn)在原從屬權利要求中。筆者用簡單的舉例來說，比如：
權利要求1：包括A。
權利要求2（引用權1），還包括B、C——實際保護范圍為：A+B+C；
權利要求3（引用權1），還包括D、E——實際保護范圍為：A+D+E
如果無效程序中，專利權利人將權2中的B以及權3中的D，分別加入權利要求1，從而使得修改后的權利要求1的技術方案變?yōu)椋篈+B+D。顯然，這個A+B+D的方案并不落入于原權利要求2的保護范圍，也不落入原權利要求3的保護范圍。可以參考下圖所示：
對于上述舉例，顯然對于社會公眾而言，對于一件已經(jīng)授權專利而言，原權1、權2、權3的保護范圍是明確的，有邊界的。而對于新的權1要求，對于社會公眾而言，是一種未知的邊界，因為公眾無法得知專利權人最終會修改成怎么樣的保護范圍。
以最高院的這次案例為例，如果站在被告的立場上，對于涉案專利，其前期評估下來，雖然落入原權利要求1的保護范圍，但是被告可能認為并不落入其他從權的保護范圍（比如原權7和權9），而且原權利要求1的保護范圍可能不適當而被無效，在這種前提下被告有可能鋌而走險規(guī)避設計一款技術方案X，于是就出現(xiàn)了本案的這種情況，這樣一想，似乎對社會公眾也略不友好。
對于這種情形，最高院在本案中作出了比較有意思的判決，還是基于專利法的立法原則上考慮：
最高院認為——專利法的終極目標是社會公共利益，無論是從專利制度之中的“專利公開換保護原則”，還是從“權利人與社會公眾之間的利益平衡原則”出發(fā)，專利權人充分公開專利信息，社會公眾充分信任專利權人公開的該信息，通過對專利信息的公示公信實現(xiàn)專利權人與社會公眾之間利益的衡平，從而達到從公開到公信的效果?！?span style="text-decoration: underline;">按照“權利要求的進一步限定”的修改方式，在一定程度上是犧牲了專利信息公開的穩(wěn)定性以圖保障其有效性，對專利信息公開的既往公信力有一定程度的減損進而需要彌補。
因此，專利權人在專利確權程序中，以對“權利要求的進一步限定”的方式修改原權利要求，修改后的權利要求所限定的技術方案不落入原各從屬權利要求的保護范圍，但仍落入原獨立權利要求的保護范圍，國家知識產(chǎn)權局基于該修改后的權利要求維持專利權有效的，未經(jīng)許可實施該修改后權利要求技術方案的行為，亦構成對涉案專利權的侵害，有關侵權實施者應當承擔賠償責任，但基于專利權保護與公眾信賴利益平衡的考量，對發(fā)生在上述維持專利權有效的行政決定的決定日之前的侵權行為，可以酌減賠償數(shù)額。
本案的最終結果，將一審判決中的賠償數(shù)額從28萬，改判為5萬。
個人感想
從本案中看出，一個不經(jīng)起眼的修改方案，竟然將賠償數(shù)額直接降了到近1/5，顯然，這種“權利要求進一步限定”的修改方式，確實對訴訟中的賠償數(shù)額產(chǎn)生了非常大的影響。
往大了說，本案中最高院的判決，正是將“專利法的終極目標是社會公共利益”這個原則發(fā)揮到了極致，對于“權利人與社會公眾之間的利益平衡原則”，在本案中體現(xiàn)地淋漓盡致，本案的判決書內容也是寫地細節(jié)滿滿，筆者非常認同，相信對于原告、被告看到這種判決也應該是心服口服。
專利行業(yè)，真是學無止境！
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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：胡鐵鋒 杭州信與義專利代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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