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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李鴻儒 中國好麗友知識產(chǎn)權(quán)負責人
原標題：專利禁止反悔原則適用淺析
禁止反悔原則是專利侵權(quán)判定的重要原則之一，本文從專利禁止反悔原則對等同原則的限制、適用原則、適用情形，以及捐獻原則對禁止反悔的補充驗證等幾方面進行了淺顯的分析和探討。
一、禁止反悔原則概述
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（解釋一）的第六條：“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持”以及《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第十三條：“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當認定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄”，初步確定了禁止反悔原則。
禁止反悔是民法誠實信用原則的一種體現(xiàn)，是為了合理平衡專利權(quán)人與社會公眾的利益，避免專利權(quán)人出爾反爾，兩頭得利[1]。
二、禁止反悔原則對等同原則的限制
全面覆蓋原則是專利侵權(quán)判定的基本原則，主要指被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法再現(xiàn)了專利權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，再現(xiàn)包括技術(shù)特征的相同和等同。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。通常認為，禁止反悔是對等同原則的限制，兩者相輔相成，共同確保對專利權(quán)人提供既充分又適度的保護范圍[1]。
通俗來講，對于授權(quán)專利，其保護范圍以授權(quán)權(quán)利要求記載的技術(shù)特征所確定的內(nèi)容為準，包括相同和等同兩種情況。但是，禁止反悔原則使得部分專利的權(quán)利要求的等同范圍無法延及到原專利文本權(quán)利要求保護范圍。
從禁止反悔的適用原則上講，所謂“放棄技術(shù)方案”首先應(yīng)當是“明確的放棄”，以書面形式記載為準。其次既然是“放棄”，就應(yīng)當有原始的權(quán)利要求技術(shù)方案和限縮后的權(quán)利要求技術(shù)方案，兩者的差額部分可能適用禁止反悔原則，構(gòu)成“放棄的技術(shù)方案”。
所謂“放棄技術(shù)方案”再次應(yīng)當是針對實質(zhì)性問題、為了獲得實質(zhì)性利益的修改，即權(quán)利人因修改而獲得了專利授權(quán)。
從禁止反悔的適用情形上講，分為對權(quán)利要求修改和意見陳述，具體可以包括以下情況：
1、原權(quán)利要求中的某項技術(shù)特征進行限縮，比如原權(quán)利要求中的技術(shù)特征A實質(zhì)修改限縮為A1，且A>A1，存在明確對照的原技術(shù)特征和新技術(shù)特征。在這種情況下，基于禁止反悔原則，A與A1的差額可能成為權(quán)利人放棄的部分，A1的等同范圍不能延及到A。
原權(quán)利要求中的某項技術(shù)特征進行替換，比如原權(quán)利要求中的技術(shù)特征A實質(zhì)修改替換為A2。存在原技術(shù)特征和新技術(shù)特征。在這種情況下，基于禁止反悔原則，A為權(quán)利人放棄的部分，A2的等同范圍不能延及到A。
無論適用禁止反悔原則的第一種情況A1的等同范圍不能延及到A，還是第二種情況A2的等同范圍不能延及到A，理論上可能會涉及到一個問題：如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品對應(yīng)的技術(shù)特征A3介于原技術(shù)特征與授權(quán)技術(shù)特征之間，即A3與A和A1/A2均存在等同可能性時，應(yīng)當如何判定。
個人認為：如果適用禁止反悔原則，放棄的技術(shù)方案因A不具備專利性，修改后的A1/A2具備專利性，專利得以授權(quán)。這實際涉及到權(quán)利要求的解釋和保護范圍的界定，即權(quán)利邊界的劃分。在判斷是否構(gòu)成侵權(quán)時可以初步分析被控侵權(quán)技術(shù)特征A3與授權(quán)技術(shù)特征A1/A2和原技術(shù)特征A相比，哪個更接近。如果與授權(quán)的技術(shù)特征更接近，則初步判斷可能構(gòu)成侵權(quán)。如果與原技術(shù)特征更接近，則初步判斷可能不構(gòu)成侵權(quán)。當然，最終還需要結(jié)合內(nèi)外部證據(jù)進行劃分和驗證。
2、原權(quán)利要求中增加特定的技術(shù)特征，比如原權(quán)利要求包括技術(shù)特征A、B、C，修改后權(quán)利要求技術(shù)特征為A、B、C、D。對于技術(shù)特征D來說沒有原始參照的技術(shù)特征，不適用禁止反悔原則，技術(shù)特征D可以進行等同解釋。
但是修改后權(quán)利要求A、B、C、D可以等同解釋為原權(quán)利要求A、B、C嗎？我想并不能夠。首先，不管出于什么原因，基于公示原則，均需以新權(quán)利要求為基準進行等同的解釋和判斷。即根據(jù)全面覆蓋原則，等同的技術(shù)方案以A、B、C、D為基礎(chǔ)，必然包括與D等同的技術(shù)特征。其次，權(quán)利要求如果是為了且實質(zhì)克服新創(chuàng)性等授權(quán)條件而進行了限縮，即原權(quán)利要求本身無法獲權(quán)，則不應(yīng)將新權(quán)利要求的保護范圍等同至原權(quán)利要求。最后，即使權(quán)利要求的修改并非克服專利授權(quán)條件，假設(shè)原權(quán)利要求可能具有專利性，但因權(quán)利人的修改而沒有最終獲得專利授權(quán)，等于權(quán)利人自主選擇了A、B、C、D的保護范圍，技術(shù)特征A、B、C未形成保護范圍，處于空窗狀況無人擁有權(quán)利。
3、通過意見陳述對權(quán)利要求進行限縮性解釋。此時應(yīng)當區(qū)分是否克服了專利的實質(zhì)性缺陷。對于那些因為限縮方滿足專利授權(quán)條件獲得權(quán)利的，不應(yīng)當將權(quán)利要求的保護范圍擴展至原來有問題的范圍當中去。
三、捐獻原則對禁止反悔的補充驗證
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（解釋一）的第五條：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持”，確定了捐獻原則。
捐獻原則是說明書對應(yīng)范圍與權(quán)利要求保護范圍的差額。對于優(yōu)質(zhì)的專利文件，說明書應(yīng)當公開充分專利方案、支持權(quán)利要求，同時應(yīng)當避免過度公開，盡量避免捐獻。一般來說，優(yōu)質(zhì)專利文件的權(quán)利要求保護范圍應(yīng)大于說明書的對應(yīng)范圍。
在某些可以適用禁止反悔原則的情況下，新的權(quán)利要求或經(jīng)意見陳述限縮解釋后的權(quán)利要求所放棄的技術(shù)特征部分在說明書陳述范圍之內(nèi)時，此種情形也適用于捐獻原則，即某些情況下捐獻原則可以用于補充、驗證禁止反悔原則。比如原權(quán)利要求包括技術(shù)特征A、B、C，權(quán)利要求修改后為A、B、C、D，說明書同時公開了A、B、C和A、B、C、D。根據(jù)捐獻原則，A、B、C的技術(shù)方案權(quán)利人已經(jīng)公開，捐獻給公眾。如果A、B、C的技術(shù)方案不存在侵權(quán)，他人可以使用。如果A、B、C的技術(shù)方案本身具有專利性，由于權(quán)利人的修改已經(jīng)放棄了A、B、C的技術(shù)方案，而僅對A、B、C、D的技術(shù)方案獲得授權(quán)。
四、企業(yè)實務(wù)啟示
考慮到禁止反悔原則及捐獻原則對專利權(quán)范圍的限定作用，在企業(yè)的實際業(yè)務(wù)中，應(yīng)當充分注重權(quán)利要求書和說明書的撰寫，一方面盡量避免不必要的捐獻，另一方面在修改和陳述時謹慎分析、實事求是，慎重采取權(quán)利要求限縮的修改和解釋。堅決不能為了追求快速授權(quán)，放棄有授權(quán)可能性的保護范圍。無論企業(yè)還是代理機構(gòu)，都應(yīng)當培養(yǎng)技術(shù)過硬的高品質(zhì)專利人才。這些高品質(zhì)專利人才應(yīng)當具備技術(shù)方案的理解和分析能力、專利檢索和專利性判斷能力、專利撰寫和答復(fù)能力，甚至應(yīng)對專利無效和專利侵權(quán)訴訟能力。專利實踐倒逼企業(yè)管理，對企業(yè)專利業(yè)務(wù)提出了更高的要求。
注釋：
[1] 北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》理解與適用，知識產(chǎn)權(quán)出版社2020年版，第259頁。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李鴻儒 中國好麗友知識產(chǎn)權(quán)負責人
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：專利禁止反悔原則適用淺析及企業(yè)實務(wù)啟示！（點擊標題查看原文）
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