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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：李鴻儒 中國好麗友知識產權負責人
原標題：專利禁止反悔原則適用淺析
禁止反悔原則是專利侵權判定的重要原則之一，本文從專利禁止反悔原則對等同原則的限制、適用原則、適用情形，以及捐獻原則對禁止反悔的補充驗證等幾方面進行了淺顯的分析和探討。
一、禁止反悔原則概述
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（解釋一）的第六條：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”以及《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第十三條：“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄”，初步確定了禁止反悔原則。
禁止反悔是民法誠實信用原則的一種體現(xiàn)，是為了合理平衡專利權人與社會公眾的利益，避免專利權人出爾反爾，兩頭得利[1]。
二、禁止反悔原則對等同原則的限制
全面覆蓋原則是專利侵權判定的基本原則，主要指被控侵權產品或方法再現(xiàn)了專利權利要求的全部技術特征，再現(xiàn)包括技術特征的相同和等同。等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。通常認為，禁止反悔是對等同原則的限制，兩者相輔相成，共同確保對專利權人提供既充分又適度的保護范圍[1]。
通俗來講，對于授權專利，其保護范圍以授權權利要求記載的技術特征所確定的內容為準，包括相同和等同兩種情況。但是，禁止反悔原則使得部分專利的權利要求的等同范圍無法延及到原專利文本權利要求保護范圍。
從禁止反悔的適用原則上講，所謂“放棄技術方案”首先應當是“明確的放棄”，以書面形式記載為準。其次既然是“放棄”，就應當有原始的權利要求技術方案和限縮后的權利要求技術方案，兩者的差額部分可能適用禁止反悔原則，構成“放棄的技術方案”。
所謂“放棄技術方案”再次應當是針對實質性問題、為了獲得實質性利益的修改，即權利人因修改而獲得了專利授權。
從禁止反悔的適用情形上講，分為對權利要求修改和意見陳述，具體可以包括以下情況：
1、原權利要求中的某項技術特征進行限縮，比如原權利要求中的技術特征A實質修改限縮為A1，且A>A1，存在明確對照的原技術特征和新技術特征。在這種情況下，基于禁止反悔原則，A與A1的差額可能成為權利人放棄的部分，A1的等同范圍不能延及到A。
原權利要求中的某項技術特征進行替換，比如原權利要求中的技術特征A實質修改替換為A2。存在原技術特征和新技術特征。在這種情況下，基于禁止反悔原則，A為權利人放棄的部分，A2的等同范圍不能延及到A。
無論適用禁止反悔原則的第一種情況A1的等同范圍不能延及到A，還是第二種情況A2的等同范圍不能延及到A，理論上可能會涉及到一個問題：如果被訴侵權產品對應的技術特征A3介于原技術特征與授權技術特征之間，即A3與A和A1/A2均存在等同可能性時，應當如何判定。
個人認為：如果適用禁止反悔原則，放棄的技術方案因A不具備專利性，修改后的A1/A2具備專利性，專利得以授權。這實際涉及到權利要求的解釋和保護范圍的界定，即權利邊界的劃分。在判斷是否構成侵權時可以初步分析被控侵權技術特征A3與授權技術特征A1/A2和原技術特征A相比，哪個更接近。如果與授權的技術特征更接近，則初步判斷可能構成侵權。如果與原技術特征更接近，則初步判斷可能不構成侵權。當然，最終還需要結合內外部證據進行劃分和驗證。
2、原權利要求中增加特定的技術特征，比如原權利要求包括技術特征A、B、C，修改后權利要求技術特征為A、B、C、D。對于技術特征D來說沒有原始參照的技術特征，不適用禁止反悔原則，技術特征D可以進行等同解釋。
但是修改后權利要求A、B、C、D可以等同解釋為原權利要求A、B、C嗎？我想并不能夠。首先，不管出于什么原因，基于公示原則，均需以新權利要求為基準進行等同的解釋和判斷。即根據全面覆蓋原則，等同的技術方案以A、B、C、D為基礎，必然包括與D等同的技術特征。其次，權利要求如果是為了且實質克服新創(chuàng)性等授權條件而進行了限縮，即原權利要求本身無法獲權，則不應將新權利要求的保護范圍等同至原權利要求。最后，即使權利要求的修改并非克服專利授權條件，假設原權利要求可能具有專利性，但因權利人的修改而沒有最終獲得專利授權，等于權利人自主選擇了A、B、C、D的保護范圍，技術特征A、B、C未形成保護范圍，處于空窗狀況無人擁有權利。
3、通過意見陳述對權利要求進行限縮性解釋。此時應當區(qū)分是否克服了專利的實質性缺陷。對于那些因為限縮方滿足專利授權條件獲得權利的，不應當將權利要求的保護范圍擴展至原來有問題的范圍當中去。
三、捐獻原則對禁止反悔的補充驗證
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（解釋一）的第五條：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”，確定了捐獻原則。
捐獻原則是說明書對應范圍與權利要求保護范圍的差額。對于優(yōu)質的專利文件，說明書應當公開充分專利方案、支持權利要求，同時應當避免過度公開，盡量避免捐獻。一般來說，優(yōu)質專利文件的權利要求保護范圍應大于說明書的對應范圍。
在某些可以適用禁止反悔原則的情況下，新的權利要求或經意見陳述限縮解釋后的權利要求所放棄的技術特征部分在說明書陳述范圍之內時，此種情形也適用于捐獻原則，即某些情況下捐獻原則可以用于補充、驗證禁止反悔原則。比如原權利要求包括技術特征A、B、C，權利要求修改后為A、B、C、D，說明書同時公開了A、B、C和A、B、C、D。根據捐獻原則，A、B、C的技術方案權利人已經公開，捐獻給公眾。如果A、B、C的技術方案不存在侵權，他人可以使用。如果A、B、C的技術方案本身具有專利性，由于權利人的修改已經放棄了A、B、C的技術方案，而僅對A、B、C、D的技術方案獲得授權。
四、企業(yè)實務啟示
考慮到禁止反悔原則及捐獻原則對專利權范圍的限定作用，在企業(yè)的實際業(yè)務中，應當充分注重權利要求書和說明書的撰寫，一方面盡量避免不必要的捐獻，另一方面在修改和陳述時謹慎分析、實事求是，慎重采取權利要求限縮的修改和解釋。堅決不能為了追求快速授權，放棄有授權可能性的保護范圍。無論企業(yè)還是代理機構，都應當培養(yǎng)技術過硬的高品質專利人才。這些高品質專利人才應當具備技術方案的理解和分析能力、專利檢索和專利性判斷能力、專利撰寫和答復能力，甚至應對專利無效和專利侵權訴訟能力。專利實踐倒逼企業(yè)管理，對企業(yè)專利業(yè)務提出了更高的要求。
注釋：
[1] 北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》理解與適用，知識產權出版社2020年版，第259頁。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：李鴻儒 中國好麗友知識產權負責人
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：專利禁止反悔原則適用淺析及企業(yè)實務啟示！（點擊標題查看原文）
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