一個專利復審決定引發(fā)的思考-公知常識的判定邊界

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：85后代理人

原標題：一個復審決定引發(fā)的思考-公知常識的判定邊界

在創(chuàng)造性問題的解決過程中，對于公知常識（無論是專利文獻還是其他文獻證據(jù)）的判定合適與否往往是爭議的重點之一。然而，俗話說“知己知彼，百戰(zhàn)百勝”。只有充分了解對于公知常識的判斷標準與判斷邊界，才能提出有效的修改方案來推進創(chuàng)造性的克服與發(fā)明申請的授權。

在一個復審決定中，筆者注意到其是基于復審請求時所修改的權利要求書。即，在首先進入的前置審查階段，原審查員沒有認可修改權利要求中的新增加的技術特征，并認定其為常規(guī)技術手段以堅持駁回。而正式進入復審程序后，合議組卻與原審查員持有不同觀點，即認為修改權利要求中的新增加的技術特征不屬于公知常識，并且相對于現(xiàn)有技術具備創(chuàng)造性，所以撤回了先前的駁回決定。因此，筆者對該案例進行了學習和研究，并且關于公知常識的判定邊界進行了以下思考。

顯而易見，上述新增加的技術特征3和4與對比文件不同，即沒有被對比文件公開。然而，前置審查員認為這屬于常用技術手段。原因在于，當檢測到未達到預定真空度時，可以判定系統(tǒng)故障；而在故障狀態(tài)下，進一步檢測壓力并且為了防止中轉箱中的廢水倒流引起污染而進行排水程序屬于常規(guī)技術手段。

相比之下，合議組給出的認可理由在于，上述新增加的技術特征3和4限定了系統(tǒng)故障之后的一種后續(xù)處理方式，并且沒有證據(jù)表明其屬于公知常識范疇，而且采用該后續(xù)處理方式，能夠實現(xiàn)根據(jù)壓力情況進行后續(xù)處理，以及時排空中轉箱的技術效果。

具體來說，前置審查員認為的技術效果在于，當檢測到系統(tǒng)故障之后，必然存在檢修步驟，而在檢修中為防止污染情況而進行排水。換言之，前置審查員實際上將“系統(tǒng)的檢測過程”與“新增加特征限定的操作過程”進行了割裂，并且認定當完成檢測過程后進一步想到這個后續(xù)的操作過程是顯而易見的。而相比于合議組的判定理由，合議組認為“新增加特征限定的操作過程”實際上是包括在“系統(tǒng)的檢測過程”之中的，也就是，新限定的后續(xù)操作過程是系統(tǒng)檢測過程的一部分，而不應該被割裂為單獨的部分。所以，在這種情況下，合議組所認定的技術效果則在于，進一步在系統(tǒng)檢測過程中提供了根據(jù)壓力情況的后續(xù)處理過程，即排水步驟。而在現(xiàn)有技術中，合議組也并未檢索到能夠實現(xiàn)這種技術效果的相同或相似技術方案，因此判定新增加的技術特征不屬于公知常識范疇，具備創(chuàng)造性。

從以上可以看出，對于是否屬于公知常識的審查標準，或者更廣義地說，對于創(chuàng)造性的審查標準，通常會基于這兩點進行判定：1、是否存在相同或相似的技術方案；2、所實現(xiàn)的技術效果。而這兩者之間也是相輔相成的。如果所爭辯的區(qū)別特征本身具有足夠的區(qū)別性，那么其所帶來的技術效果也必然基于現(xiàn)有技術中難以達到和實現(xiàn)。而另一方面，在所爭辯的區(qū)別特征稍顯簡單的情況下，那么審查的傾向就會偏向于針對“其所能實現(xiàn)的技術效果”的考察。如果技術效果也是相對常規(guī)的話，那么克服創(chuàng)造性問題的可能性就會相對較弱了。

簡單來說，創(chuàng)造性問題的解決實則就是能否限定具有爭辯力的區(qū)別技術特征。如果本申請的技術方案中存在并且準確地限定出來這樣的區(qū)別特征，那么授權前景可觀。反之，受到駁回的風險較高。

如上文討論的，針對區(qū)別技術特征的創(chuàng)造性審查主要基于兩點：公開性（即，區(qū)別性）以及技術效果。如果由所界定的區(qū)別技術特征限定的技術方案相比于現(xiàn)有技術具備足夠的差異和區(qū)別時，那么這些區(qū)別技術特征基本上是可行的。例如，在方法的實施原理或者裝置的運行原理方面，與現(xiàn)有技術之間存在不同。諸如，本發(fā)明是激光投影刻蝕，而現(xiàn)有技術則是固定圖案模具刻蝕；或者，本發(fā)明是利用一個裝置自己實現(xiàn)拉伸，而現(xiàn)有技術則是一個裝置與現(xiàn)有的另外裝置之間的配合實現(xiàn)拉伸，等等。當然，在某些撰寫質量不佳的申請中，這些實質性的差異還需通過準確地理解技術方案來尋找和獲得。

當與現(xiàn)有技術之間的區(qū)別性沒有足夠明顯時，關于技術效果的闡述就會變得尤為重要。如果所闡述的技術效果僅是相應領域的常規(guī)效果，那么基于這個常規(guī)效果，在現(xiàn)有技術文件中檢索到相似方案的可能性就相對較高。這種情況下，也就很可能不被認可。相反，如果能夠解釋和說明這些區(qū)別特征在本申請中實現(xiàn)了多于常規(guī)效果的其它突出效果，那么基于這些突出效果，現(xiàn)有技術是無法給出任何啟示的，因此通過限定這些區(qū)別特征來克服創(chuàng)造性的可能性也就大大增加。

對于爭辯對比文件中的相反啟示是否將起到作用，還需進一步確定是結構布置方面的相反啟示，還是技術效果方面的相反啟示。

如果裝置中的多個部件之間彼此存在一定的聯(lián)動關系，使得不能隨意變動某些部件的布置方式，否則可能導致整個裝置無法運行。那么在這種情況下，爭辯相反啟示的思路可以考慮嘗試。

而如果相反啟示僅僅是出于對比文件中提及的技術效果，進而爭辯由于這樣修改偏離了對比文件的技術目的，所以本領域技術人員基于該技術目的無法想到進行改進。那么這種情況下，審查員很可能以“根據(jù)實際需要”的理由進行反駁，也就是，當實際的技術需要發(fā)生改變時，想要實現(xiàn)的技術目的自然也隨之發(fā)生改變，此時通過改進對比文件而獲得本申請的技術方案就是完全可以想到的。因此，進行爭辯相反啟示就很可能收效甚微。

對此，可以考慮重新挖掘和界定本申請的區(qū)別特征所帶來的技術效果以解決問題。如上所述，當能夠給到一個超脫了現(xiàn)有技術中所教導和啟示的技術效果時，區(qū)別特征就不再等同于相應的現(xiàn)有技術，因此相應的現(xiàn)有技術也就無法給出任何關于改進的相關啟示。

以上僅是筆者的一些拙見，如觀點有片面或錯漏之處，望得到各位專家和同行的批評和指正。

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作者：85后代理人

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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