詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張曄華

原標(biāo)題：如何挑戰(zhàn)美國專利權(quán)的有效性

美國不僅允許當(dāng)事人在民事訴訟中挑戰(zhàn)專利權(quán)的有效性，而且還可以通過其他多種非訴訟程序?qū)彶閷＠挠行?。具體來說，除民事訴訟程序外，第三方（專利權(quán)挑戰(zhàn)者）可以通過授權(quán)前的第三人意見提交、派生程序、單方再審等不同的程序在USPTO質(zhì)疑專利權(quán)的有效性。本文將從幾個(gè)方面深度解讀這些程序的特點(diǎn)，幫助第三方進(jìn)行決策。

眾所周知，專利權(quán)人可以通過美國專利商標(biāo)局（USPTO）的再頒（Reissue）、專利訂正（Certificate of Correction）、聲明（Disclaimer）、補(bǔ)充審查（Supplemental Examination）、單方再審（Ex Parte Reexamination）等程序修改和完善其專利的權(quán)利要求，提高專利權(quán)穩(wěn)定性。與此同時(shí)，美國不僅允許當(dāng)事人在民事訴訟中挑戰(zhàn)專利權(quán)的有效性，而且還可以通過其他多種非訴訟程序審查專利的有效性。具體來說，除民事訴訟程序外，第三方（專利權(quán)挑戰(zhàn)者）可以通過以下不同的程序在USPTO質(zhì)疑專利權(quán)的有效性：

1.授權(quán)前的第三人意見提交（Third-Party Pre-issuance Submissions，2012年9月16日生效）

35 U.S.C. § 122 (e) 允許任何第三方在未決的美國專利申請中提交現(xiàn)有技術(shù)參考文件以供審查員考慮，其主要目的是鼓勵(lì)公眾提交相關(guān)文件以加強(qiáng)專利申請質(zhì)量。

2.派生程序（Derivation Proceeding，2013 年 3 月 15 日之后生效，取代原抵觸審查程序interference proceeding）

根據(jù)35 U.S.C. § 135，專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）依申請人的請求，可通過派生程序以確定 (i) 在先申請中指定的發(fā)明人是否從申請人的專利申請中指定的發(fā)明人那里衍生出其要求保護(hù)的發(fā)明，以及 (ii) 要求保護(hù)該發(fā)明的在先申請是在未獲得授權(quán)的情況下提交的。簡單的講，派生程序主要是用來確定專利權(quán)/專利申請權(quán)的歸屬問題（Inventorship）。

3.單方再審(Ex Parte Reexamination)

任何人（包括專利權(quán)人、第三方或USPTO負(fù)責(zé)人）均可向USPTO請求對還在有效期內(nèi)的專利進(jìn)行單方再審，重新考慮已授權(quán)專利中權(quán)利要求的可專利性，但“Ex Parte”意味著一旦提起，第三方再無權(quán)扮演任何角色，審查過程中將只涉及專利權(quán)人和審查員。單方再審是由USPTO的一個(gè)特殊部門內(nèi)的三名經(jīng)驗(yàn)豐富的審查員組成的小組進(jìn)行的，而不是通常審查專利的單一審查員。

4.授權(quán)后重審（Post-Grant Review, ‘PGR’）

專利頒布/再頒（issuance/reissuance）9個(gè)月內(nèi)，第三方（非專利權(quán)所有人）可以提出申請，請求PTAB對專利中的一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求的可專利性進(jìn)行重審，PTAB 可以基于不合格的主題、缺乏實(shí)用性、缺乏新穎性、顯而易見性、缺乏書面描述或雙重專利（即幾乎所有無效理由，除了基于公平判例的無效理由，例如不公平行為的指控）來挑戰(zhàn)專利有效性。

5.多方復(fù)審（Inter Partes Review, ‘IPR’, 2012年9月16日生效，取代原先的Inter Partes Reexamination）

由第三方提出申請（非專利權(quán)所有人），請求PTAB對于專利中的一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求的可專利性進(jìn)行重審，且理由僅限于新穎性和顯而易見性。IPR提出的時(shí)間可以在PGR終止后，若無PGR提出，則在專利頒布/再頒（issuance/reissuance）9個(gè)月后。

6.涵蓋商業(yè)方法的過渡性審查（Covered Business Method Review, ‘CBM’, 過渡期限是2012年9月16日至2020年9月15日）

雖然僅限于金融產(chǎn)品或服務(wù)領(lǐng)域，CBM與其他復(fù)審程序相比，具有明顯的程序優(yōu)勢性。在某些情況下，CBM 審查可能更可取，因?yàn)镃BM 審查可以在與 PGR 相同的廣泛理由上質(zhì)疑專利權(quán)，且 CBM 程序的禁止反言條款更為有限。設(shè)置CBM 過渡性審查的最初目的是為了抵御所謂的專利流氓，PTAB對于何為“涵蓋的商業(yè)方法”專利的問題上采用了非常廣泛的定義，允許審查與金融產(chǎn)品或服務(wù)只有微弱聯(lián)系的專利，導(dǎo)致早期的CBM審查申請非常強(qiáng)大，從 2013 年到 2015 年每年有一百多份CBM審查。后來隨著聯(lián)邦法院逐漸對這種寬泛解釋采取不同態(tài)度，CBM申請的數(shù)量急劇下降, 并于2020年9月截止。CBM 審查計(jì)劃曾經(jīng)一直是被指控侵犯低質(zhì)量商業(yè)方法專利的公司的有效工具。絕大多數(shù)經(jīng)過審查的專利都發(fā)現(xiàn)其部分或全部專利權(quán)利要求無效。

上述幾種程序各有特點(diǎn)，第三方挑戰(zhàn)者要最大化的利用這些程序的好處，首先需要弄清楚每個(gè)程序的常規(guī)要求、時(shí)間和金錢成本、成功的可能性和后果，以及其與正在進(jìn)行的或?qū)⒁l(fā)生的專利訴訟之間的相互作用及影響，之后才可能做出正確的決策。本文將從前述幾個(gè)方面深度解讀這些程序的特點(diǎn)，幫助第三方進(jìn)行決策。

I. 各個(gè)審查程序的常規(guī)化要求

首先，下表詳細(xì)流出了各個(gè)程序的常規(guī)化要求，這是做出決策需要的最起碼常識。

詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序

II.如何選擇適合的審查程序

上篇表中，授權(quán)后重審（Post-Grant Review, ‘PGR’），多方復(fù)審（Inter Partes Review，‘IPR’) 和涵蓋商業(yè)方法的審查（Covered Business Method Review, ‘CBM’）首次在 2012 年的美國發(fā)明法案 (AIA) 中引入的新的復(fù)審程序。第三人意見提交（Third-Party Pre-issuance Submissions）和單方再審(Ex Parte Reexamination)是由USPTO審查員進(jìn)行審理，其余是由PTAB的審查小組進(jìn)行審理。除和單方再審(Ex Parte Reexamination) 允許專利權(quán)人也提起外，其他都只能由第三人提起。

1.授權(quán)前的第三人意見提交（Third-Party Pre-issuance Submissions）

授權(quán)前的第三方意見提交有些類似我國專利審查中的公眾意見，是所有程序中成本最低的一種方法，且允許匿名提交使得第三方可以對商業(yè)合作方等敏感對象的專利進(jìn)行質(zhì)疑。但實(shí)踐中，這種方式并沒有被大量采用，其原因主要在于：

1）提交第三方授權(quán)前意見的窗口期非常短，所以需要第三方對專利權(quán)人的專利進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和研究，否則就很容易錯(cuò)過時(shí)機(jī)。

2）第三方對于該程序的可控性非常差，這恐怕是最主要的原因。具體來說：

首先，提出授權(quán)前第三方意見提交的申請人雖然必須在申請中描述現(xiàn)有技術(shù)與專利申請的相關(guān)性，但這種描述僅限于事實(shí)陳述，以及現(xiàn)有技術(shù)與申請中的權(quán)利要求的關(guān)聯(lián)性陳述，但不得包括第三方反對可專利性的任何論證或結(jié)論。包含這種實(shí)際論證的申請將會因?yàn)樵u論不當(dāng)而被拒絕接受。

其次，第三方提交申請后就無法再參與到該專利的審查程序中，只剩下專利申請人和審查員對案件的信息進(jìn)行討論。專利申請人可以在整個(gè)審查過程中提出論據(jù)以克服提交的參考資料造成的挑戰(zhàn)，申請人還可以在沒有第三方參與的情況下解決其他潛在的專利性問題，并不受限制的修改權(quán)利要求（可以對比的是：雖然允許，但PRTB在專利授權(quán)后的復(fù)審程序中并不允許隨意對權(quán)利要求進(jìn)行修改，限制較多；而在聯(lián)邦地區(qū)法院級別的訴訟期間，是不允許修改權(quán)利要求的）。

最后，若審查員沒有在OA中引用對比文件，第三方將無法知道他們提交的參考文獻(xiàn)是否被審查員考慮過。若審查員已經(jīng)考慮過該文獻(xiàn)但沒有導(dǎo)致未決專利申請的范圍被無效或縮小，盡管沒有禁止反言的規(guī)定可以阻止第三方在后續(xù)其他程序中使用相同的參考文獻(xiàn)，但將會對第三方以后使用相同的對比文件增加很大難度，因?yàn)閷＠暾埲艘葱薷牧藱?quán)利要求，要么成功地針對對比文件進(jìn)行了辯駁。

因此，在提交參考文獻(xiàn)之前，第三方應(yīng)仔細(xì)考慮該程序的局限性和風(fēng)險(xiǎn)，一旦掌握不好，非但不能達(dá)到無效專利權(quán)利要求的目的，反而會不經(jīng)意的強(qiáng)化專利權(quán)的有效性。當(dāng)然如果第三方在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中遇到障礙專利，并具有極大的把握確保其參考文獻(xiàn)能夠無效或者縮小專利的保護(hù)范圍，則可以在規(guī)避設(shè)計(jì)前采用此種方式快速有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，畢竟產(chǎn)品研發(fā)一般情況下都無法等待一場民事訴訟來檢驗(yàn)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)?！案鶕?jù)最近的統(tǒng)計(jì)分析，大約 40% 的授權(quán)前意見提交導(dǎo)致專利申請人要么縮小權(quán)利要求范圍，要么完全放棄申請。如果提交的文件包含權(quán)利要求對比表（claim chart），則該數(shù)字會躍升至 65%”[1]。當(dāng)然，這個(gè)數(shù)據(jù)不包括最初被拒絕接受的申請。

2.派生程序（Derivation Proceeding）

如上所述，派生程序主要是用來解決發(fā)明人身份（inventorship）的問題，基于這種特殊性，派生程序的使用率相對最低。常見的情況就是發(fā)明人將發(fā)明披露給第三方（例如制造商或其他研發(fā)測試機(jī)構(gòu)）之后，第三方將此提交專利申請，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)后提交派生程序主張專利發(fā)明為自己所有。

專利派生程序?yàn)樘魬?zhàn)專利所有權(quán)提供了巨大的好處，除此外唯一的替代方案就是在地區(qū)法院提起類似的派生訴訟。USPTO的派生程序目前并沒有太多的案例，“根據(jù)美國專利商標(biāo)局 2017 年年度報(bào)告，在 2013 財(cái)年至 2017 財(cái)年期間，提交了 30 份派生申請。PTAB E2E上的美國專利商標(biāo)局網(wǎng)站列出了其中的15項(xiàng)。在這15項(xiàng)中，一項(xiàng)被批準(zhǔn)，四項(xiàng)正在等待立案決定，三項(xiàng)在立案決定之前終止，七項(xiàng)被最終拒絕”[2]。從目前PTAB的判決來看，總體來說絕大部分結(jié)果都對請求人不利，或者拒絕立案，或者認(rèn)為證據(jù)不足以證明在先申請是從請求人處獲得發(fā)明構(gòu)思。2018年3月被受理的Andersen v. GED[3]一案為挑戰(zhàn)者提供了一個(gè)學(xué)習(xí)范本以理解派生程序的證據(jù)要求。2019年3月該案做出最終對請求人不利的書面決定，PTAB認(rèn)為：要證明存在派生關(guān)系（derivation），請求人必須證明：( 1)對所挑戰(zhàn)的發(fā)明主題，自己較早構(gòu)思出來（prior conception of the challenged subject matter）；以及(2)曾經(jīng)將該構(gòu)思傳達(dá)（communicate）給先申請案的發(fā)明人。該構(gòu)思（conception）必須包含涉案發(fā)明的所有內(nèi)容，而且在程序中，發(fā)明人關(guān)于構(gòu)思與傳達(dá)的證詞，都必需有相關(guān)證據(jù)佐證。該證明標(biāo)準(zhǔn)算是比較嚴(yán)格的，因此，請求人必須批判性的審視自己的證據(jù)，是否能夠證明發(fā)生了派生關(guān)系，包括構(gòu)思“實(shí)質(zhì)相同相似”以及對構(gòu)思的“交流過程”，構(gòu)思和構(gòu)思的交流都必須得到證據(jù)的充分證實(shí)。倘若能證明成功，在某些情況下，PTAB可以更正發(fā)明專利案的發(fā)明人姓名，或者無效已經(jīng)提出申請案的權(quán)利要求項(xiàng)。除了上述救濟(jì)之外，請求人還要求使轉(zhuǎn)讓無效或不將被指控的在線專利視為針對請求人申請案的現(xiàn)有技術(shù)。

3.單方再審(Ex Parte Reexamination)

與 IPR和PGR一樣，單方復(fù)審是一種具有成本效益的挑戰(zhàn)可專利性的方案，但是和第三人意見提交一樣，單方再審存在重大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗皇且环N對抗性程序，申請人提出請求后，則不會再參與到單方再審程序中，而專利所有人可以修改權(quán)利要求、添加新權(quán)利要求并與專利審查員互動(dòng)。故挑戰(zhàn)者在決定是否使用該程序時(shí)必須仔細(xì)權(quán)衡這種風(fēng)險(xiǎn)。

此外，與上表中所有其他程序都不同，單方復(fù)審不僅適用于第三方挑戰(zhàn)者，專利所有人也可以考慮使用該程序來測試（或改進(jìn)）已頒布的專利。經(jīng)過單方復(fù)審后，專利在類似挑戰(zhàn)的法院程序中變得更加難以無效。希望主張其專利并因此預(yù)計(jì)將面臨無效挑戰(zhàn)的專利所有人可以選擇在任何訴訟之前啟動(dòng)單方面復(fù)審，以解決有關(guān)專利的任顯而易見性問題。

根據(jù)USPTO的官方數(shù)據(jù)（見下表）[4]，自 1981 年成立以來，約92% 的單方再審請求被接受。但在被批準(zhǔn)的單方再審中，只有大約13%被質(zhì)疑的權(quán)利要求被無效?？梢?，與IPR或PGR等新AIA程序相比，單方再審的被接受的幾率非常高，但可能由于受理案件的比率過高，導(dǎo)致單方再審的結(jié)果不盡理想，只有很小的比率的權(quán)利要求被無效掉。

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4.其他授權(quán)后復(fù)審程序（“AIA新程序”）

從第I節(jié)表中可以看出，授權(quán)后重審（PGR），多方復(fù)審（IPR) 和涵蓋商業(yè)方法的審查（CBM）這三者有著更多的相似性，CBM日前已經(jīng)終止，PGR的時(shí)間窗口相對較短，故IPR在申請數(shù)量上占據(jù)絕對優(yōu)勢，根據(jù)USPTO的官方數(shù)據(jù)，從2012年到2019年，約93%的AIA新程序都是IPR復(fù)審程序（見下圖）[5]。

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A.復(fù)審請求被接受的概率及勝訴率

在提交 PGR、CBM 或 IPR 申請后，PTAB在3個(gè)月內(nèi)決定是否接受（decision of institution），復(fù)審請求被接受之后，程序正式啟動(dòng)并在12個(gè)月的法定期限內(nèi)審理完畢，做出最終書面決定（final written decision）。有正當(dāng)理由，可以延長6個(gè)月的時(shí)間。PGR、CBM 或 IPR 程序的一年期限是從申請被正式立案后開始計(jì)算的，而非申請?zhí)岢龅臅r(shí)間。PTAB是否立案的決定（the decision of institution）是不可以上訴的，但是被拒絕之后，請求人可以申請PTAB重新聽審（rehearing），但鮮少被接受。因?yàn)橹匦侣爩彽淖C明標(biāo)準(zhǔn)很高，必須證明PTAB之前的拒絕決定中存在“錯(cuò)誤理解或遺漏（misapprehended or overlooked）” 。

根據(jù)USPTO的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[6]，從2012年到2019年期間，總共有八千多項(xiàng)AIA新復(fù)審申請，涉及將近六千項(xiàng)專利，復(fù)審申請被PTAB立案的概率整體呈逐年下降的趨勢，從13年的87%降到2019年的63%（見下圖），以專利計(jì)算，則要更高些（見下圖）。

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根據(jù)USPTO的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[7]，從2012年到2019年期間，復(fù)審申請涉及的專利權(quán)利要求約有97,710項(xiàng)，從復(fù)審的結(jié)果來看，有50,065項(xiàng)權(quán)利要求被PTAB接受申請進(jìn)行審查，在被接受審查的權(quán)利要求中，56%的權(quán)利要求在最終的書面決定中被宣告為無效（見下圖）。需要注意的是，2018年4月，在 SAS vs. Lancu一案[8]中，美國最高法院認(rèn)為，當(dāng)PTAB 決定啟動(dòng)復(fù)審程序后，必須對最初由請?jiān)溉烁鶕?jù) 35 USC§318(a) 提出質(zhì)疑的所有權(quán)利要求的可專利性做出書面決定。在最高法院對 SAS 做出裁決之前，PTAB 可以選擇僅針對那些申請書中滿足提起復(fù)審請求門檻標(biāo)準(zhǔn)的受質(zhì)疑權(quán)利要求啟動(dòng)程序，并僅對已立案審查的的權(quán)利要求（instituted claims）作出最終書面決定。盡管SAS案涉及IPR程序，但其推理也應(yīng)適用于授權(quán)后審查 (PGR) 和涵蓋的商業(yè)方法審查 (CBM) 程序。

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由美國律師整理的一份數(shù)據(jù)調(diào)查報(bào)告[9]中，對2013年至2019年期間的AIA審查（IPR,PGR, CBM）進(jìn)行結(jié)果分析，可以看到30%的案件最終都和解，33%的案件做出最終書面裁決，而在這些裁決中，21%的案件最終被認(rèn)定為所涉權(quán)利要求全部無效，6%的權(quán)利要求被部分無效?？梢姡傮w來說，復(fù)審結(jié)果是對請求人有利的。

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B.復(fù)審程序與法院訴訟的的相互作用

1.提起復(fù)審的合適時(shí)機(jī)

在被訴專利侵權(quán)后，涉嫌侵權(quán)人可以在USPTO提起相應(yīng)的復(fù)審程序。首先要檢查是否何種復(fù)審程序是可行的。其次，在訴訟中太早或者太晚提出復(fù)審都不是最好的選擇。如果太晚，法院訴訟程序已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，法官會拒絕請求人提出的中止訴訟的請求，逕行做出其侵權(quán)判定，要知道專利權(quán)人是不希望復(fù)審的程序參與到專利侵權(quán)的訴訟中的。如果太早，法官還沒有要求專利權(quán)人確定其主張的權(quán)利要求，則在復(fù)審程序中如何確定質(zhì)疑的專利權(quán)利要求也會是個(gè)問題。最好的時(shí)間點(diǎn)是在侵權(quán)對比證據(jù)開示前爭取拿到專利權(quán)人在PTAB對權(quán)利要求有效性的答辯意見。此時(shí)，雙方還沒有來得及充分的討論涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品和權(quán)利要求之間的關(guān)系，專利權(quán)人就必須針對復(fù)審程序的對比文件闡明權(quán)利要求的保護(hù)范圍，有可能因此縮小權(quán)利要求的保護(hù)范圍，甚至其解釋有可能存在漏洞和矛盾之處而被涉嫌侵權(quán)人加以利用。

授權(quán)后的復(fù)審程序固然可以在專利侵權(quán)訴訟之前解決專利無效的問題，從而將無效和訴訟分開。但這種分裂未必一定是有益的，兩個(gè)程序的協(xié)調(diào)控制需要豐富的經(jīng)驗(yàn)，也伴隨著某種偶然性，尤其是對事態(tài)發(fā)展沒有預(yù)先的籌謀和控制的情況下。事實(shí)上，如果是在專利訴訟中伴隨的權(quán)利要求有效性爭議，當(dāng)事人可以針對具體案件中的爭議點(diǎn)的強(qiáng)弱和變化，以及證據(jù)的深入挖掘，隨時(shí)對權(quán)利要求的解釋以及訴訟策略做出權(quán)衡和調(diào)整，這一點(diǎn)是分裂兩個(gè)程序無法得到的優(yōu)勢。授權(quán)后復(fù)審程序的最常用案例，是在當(dāng)事人產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)且并未上市之前，為排除侵權(quán)可能性而確定相關(guān)專利的專利權(quán)范圍時(shí)使用。

2.中止訴訟的策略

如果請求人已提起民事訴訟來質(zhì)疑專利權(quán)利要求的有效性，則不允許再提起或維持復(fù)審程序。但這并不包括質(zhì)疑有效性的反訴（counterclaim）。因此，專利侵權(quán)訴訟中伴隨的對于權(quán)利要求有效性的爭議并不能阻止第三方在PTAB提出針對涉案專利的復(fù)審程序。在未決專利訴訟期間尋求 IPR 或 CBM 可以為被告提供額外的好處。如果法院因此準(zhǔn)予中止專利訴訟，則案件可能會被中止一年半或更長時(shí)間，尤其是復(fù)審最終書面決定被上訴后。在提交PGR或IPR復(fù)審請求后，請求人可以提交動(dòng)議，申請法院中止相關(guān)的侵權(quán)訴訟。與單方復(fù)審相比，法院更愿意接受在PGR 或IPR程序下暫停專利侵權(quán)訴訟的請求，但是法院不太可能基于對已提交或批準(zhǔn)的授權(quán)后審查的請求而暫停對初步禁令動(dòng)議（preliminary injunction）的審議。調(diào)查顯示，自 AIA 于 2012 年成立有爭議的訴訟程序以來，到 2019 年，地區(qū)法院暫緩申請的批準(zhǔn)率緩慢上升至所有提交（有爭議和無爭議）動(dòng)議的 74%[10]，如下表所示：

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（Note: AIA-contested proceeding—inter partes review, post-grant review, or covered business method review）

AIA曾明確規(guī)定CBM可以中止同時(shí)進(jìn)行的未決地方法院的訴訟的審查標(biāo)準(zhǔn)[11]：“(A) 中止或拒絕是否會簡化有關(guān)爭議問題并簡化審判；(B) 證據(jù)開示是否完成，審判日期是否已確定；(C) 中止或拒絕是否會過度損害非動(dòng)議方或?yàn)閯?dòng)議方帶來明顯的戰(zhàn)術(shù)優(yōu)勢；和(D) 中止或拒絕是否會減輕當(dāng)事人和法院的訴訟負(fù)擔(dān)?！?/p>

進(jìn)一步的，2020年5月，在Apple, Inc. v. Fintiv, Inc.案件中，PTAB 駁回了 IPR 立案申請，因?yàn)榈貐^(qū)法院訴訟（在德克薩斯州西區(qū)待決）已提前進(jìn)行，并且審判是在 PTAB 最終裁決到期之前進(jìn)行的。PTAB在本案中提出了“Fintive六因素”并據(jù)此駁回了請求人提出的IPR申請，“Fintiv 因素”[12]包括：

1)法院是否批準(zhǔn)了中止，或是否存在證據(jù)表明如果復(fù)審程序被接受則訴訟可能被中止；

2)法院的審判日期與PTAB預(yù)計(jì)的法定截止日期的接近程度；

3)法院和當(dāng)事人對同時(shí)進(jìn)行的訴訟程序的投入；

4)復(fù)審申請書和平行的訴訟程序中提出的問題之間存在的重疊；

5)平行訴訟程序中的被告人與復(fù)審申請人是否為同一當(dāng)事人；

6)影響PTAB行使自由裁量權(quán)的其他情況，包括案情。

雖有上訴基本原則，法院在是否決定中止具有自由裁量權(quán)。不同的法院和法官，在此問題上態(tài)度不同。特拉華州、德克薩斯州東區(qū)和加利福尼亞州北區(qū)的地區(qū)法院，2019年的中止率分別為70%、73%和89%[13]。對于挑戰(zhàn)者而言，了解不同司法管轄區(qū)的法官如何回應(yīng)暫停待決知識產(chǎn)權(quán)的動(dòng)議是決定向何處提交專利案件時(shí)要考慮的眾多因素之一。

3.禁反言效果

一方面，專利侵權(quán)訴訟的當(dāng)事人重在為侵權(quán)爭論權(quán)利要求的范圍，而不是為有效性爭論。對于專利權(quán)人而言，總希望在侵權(quán)訴訟中主張最廣泛的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，而在USPTO審查程序中，卻經(jīng)常為了避免對比文件的影響做出較窄的范圍解釋。因此，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)充分注意復(fù)審程序的禁反言效果，復(fù)審程序中的審查記錄會對將來潛在的侵權(quán)訴訟具有約束力。在復(fù)審程序中，應(yīng)當(dāng)委托具有訴訟經(jīng)驗(yàn)的專利律師，充分預(yù)估這種風(fēng)險(xiǎn)性，權(quán)衡利弊。

另一方面，對于挑戰(zhàn)者而言，知識產(chǎn)權(quán)禁反言是最主要的風(fēng)險(xiǎn)。如果挑戰(zhàn)者在復(fù)審程序中不勝訴，他們可能會被禁止在隨后向美國專利商標(biāo)局、聯(lián)邦法院和美國國際貿(mào)易委員會提起的訴訟中提出在知識產(chǎn)權(quán)中提出或可能合理提出的理由。但是禁反言由PTAB 做出的復(fù)審程序的最終書面決定觸發(fā)的，而做出最終書面決定的僅是部分案件。因此，挑戰(zhàn)者在提出復(fù)審程序后，應(yīng)立即考慮將其在復(fù)審程序中的不可專利性理由納入地區(qū)法院無效爭論和專家報(bào)告中，以最大限度地提高這些理由在地區(qū)法院審判時(shí)被考慮的機(jī)會。事實(shí)上，當(dāng)事人和審查員在PTAB程序中的觀點(diǎn)，會影響法官對于專利的看法。

雖然 PGR 禁止反言條款的措辭與 IPR 禁止反言相同，但由于 PGR 和 IPR 的范圍不同，潛在的 PGR 禁止反言要廣泛得多。需要注意的是，禁反言僅限于專利和印刷出版物，不適用于產(chǎn)品和系統(tǒng)[14]。禁反言還會擴(kuò)展到真正的利益相關(guān)方（real parties in interest or those in privity with it），例如公司被收購后的主體也承擔(dān)同樣的禁止反言的義務(wù)。加入其他人的的復(fù)審程序的一方也會被禁止提出它本可以提出的論點(diǎn)，所以要慎重。

上述第I節(jié)表中，禁反言的范圍“提出或合理地可以提出（raised or reasonably could have raised）”其標(biāo)準(zhǔn)沒有統(tǒng)一解釋。雖AIA在35 U.S.C.§315(e)(2) 規(guī)定了其標(biāo)準(zhǔn)，但并非所有法院都同意該標(biāo)準(zhǔn)所包含的內(nèi)容。事實(shí)上法院對于“合理可以提出但是沒有提出的”的標(biāo)準(zhǔn)感到困惑，試圖用更加靈活和寬容的方式去解讀該標(biāo)準(zhǔn)。即便如此，在起草申請中的不可專利性理由時(shí)應(yīng)非常謹(jǐn)慎，以提供足夠的細(xì)節(jié)以包含基于現(xiàn)有技術(shù)的所有預(yù)期或顯而易見的論點(diǎn)，為 PTAB 提供立案的基礎(chǔ)。否則的話，隨意提出的論點(diǎn)和論據(jù)都可能被作為禁反言的基礎(chǔ)。

4.權(quán)利要求解釋的標(biāo)準(zhǔn)

以前，PTAB采用的權(quán)利要求解釋的標(biāo)準(zhǔn)與地區(qū)法院是不同的。PTAB采用“最廣泛的合理解釋”標(biāo)準(zhǔn)（BRI 標(biāo)準(zhǔn)），而地區(qū)法院采用的標(biāo)準(zhǔn)是“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在發(fā)明產(chǎn)生時(shí)的通常和習(xí)慣理解”（菲利普斯標(biāo)準(zhǔn)[15]）。因此，如果PTAB 程序和法院程序并行，可能會產(chǎn)生對于權(quán)利要求含義的不同解釋。

為了避免這種矛盾，2018年11月13日，USPTO發(fā)布了一項(xiàng)最終規(guī)則，更改了在多方復(fù)審 (IPR)、授權(quán)后復(fù)審 (PGR) 和涵蓋的商業(yè)方法專利 (CBM) 程序的過渡計(jì)劃中采用的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)[16]。最終規(guī)則用聯(lián)邦法院權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)取代了“最廣泛的合理解釋”標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)用于解釋根據(jù) 35 U.S.C.第 282(b)條在聯(lián)邦法院進(jìn)行的民事訴訟。聯(lián)邦法院規(guī)則與菲利普斯標(biāo)準(zhǔn)及其后代中闡明的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)相同。根據(jù)菲利普斯標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)利要求術(shù)語必須被賦予“該術(shù)語在發(fā)明時(shí)對相關(guān)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員具有的含義”。與 BRI 標(biāo)準(zhǔn)一樣，菲利普斯標(biāo)準(zhǔn)主要側(cè)重于解釋權(quán)利要求術(shù)語的內(nèi)在證據(jù)。最終規(guī)則將不會追溯適用，而是僅適用于在最終規(guī)則生效日期（即2018年11月13日）或之后提交的 IPR、PGR 和 CBM 申請。此外，根據(jù)最終規(guī)則，如果該先前的解釋及時(shí)在該 IPR、PGR 或 CBM 中進(jìn)行了備案，PTAB在IPR、PGR 或 CBM程序中解釋權(quán)利要求時(shí)，將會考慮之前任何在民事訴訟或國際貿(mào)易委員會（ITC) 的程序中做出的權(quán)利要求的解釋。

5.專利權(quán)人期間修改權(quán)利要求的可能性

復(fù)審期間，專利權(quán)人可以進(jìn)行的修改包括：(i) 取消任何受到質(zhì)疑的專利權(quán)利要求，或 (ii) 對于每個(gè)被質(zhì)疑的索賠，提出合理數(shù)量的替代權(quán)利要求。修改動(dòng)議通常在復(fù)審開始三個(gè)月后連同專利所有人對復(fù)審申請的答復(fù)一起提交。專利所有人無需獲得 PTAB 的許可即可提交初步修改動(dòng)議，但必須在提交動(dòng)議之前與 PTAB 協(xié)商，以就修改動(dòng)議如何影響程序進(jìn)度向各方提供指導(dǎo)。截至 2017年11月1日，提交給 PTAB 的權(quán)利要求修改動(dòng)議中有 95.56% (883/924)都被拒絕[17]。需要注意的是，2017年，聯(lián)邦巡回法院在Aqua Products一案中判定，當(dāng)專利所有人在 IPR 期間提出替代修改的權(quán)利要求時(shí)，請?jiān)溉隧毘袚?dān)證明這些提議的修改的權(quán)利要求不具有專利性的責(zé)任[18]。在此之前，此責(zé)任由專利權(quán)人承擔(dān)。

6.證據(jù)開示的問題

雖然新AIA程序下可用于挑戰(zhàn)專利有效性的對比文件和在先技術(shù)的范圍有所擴(kuò)展，但證據(jù)開示與訴訟相比仍然有很大的局限性。地區(qū)法院提供的證據(jù)發(fā)現(xiàn)機(jī)制比 USPTO 強(qiáng)大很多。專利挑戰(zhàn)者應(yīng)在采取行動(dòng)之前仔細(xì)分析所需的證據(jù)以及獲取證據(jù)的任何障礙。在幾乎不需要或不需要發(fā)現(xiàn)的情況下，復(fù)審程序可能會為挑戰(zhàn)提供一個(gè)有吸引力的途徑。但如果廣泛的深入的證據(jù)需要被挖掘和呈現(xiàn)，通過民事訴訟的確認(rèn)之訴來質(zhì)疑專利權(quán)力要求的有效性，會優(yōu)于復(fù)審程序。

7.證明標(biāo)準(zhǔn)的問題

AIA復(fù)審程序中采用的證明標(biāo)準(zhǔn)低于訴訟中的證明標(biāo)準(zhǔn)。復(fù)審程序中專利無效的證明標(biāo)準(zhǔn)是“優(yōu)勢證據(jù)（preponderance of the evidence）”原則，意味著證據(jù)能證明超過50%的可能性即可能被認(rèn)定，而知識產(chǎn)權(quán)訴訟中專利無效的證明標(biāo)準(zhǔn)是“明確且令人信服的證據(jù)（the clear and convincing evidence standard）”原則，意味著證據(jù)至少需要證明超過70%的可能性，相關(guān)事實(shí)才能被認(rèn)定，因此，雖然證據(jù)開示制度不然訴訟有力，復(fù)審程序的證明標(biāo)準(zhǔn)則相應(yīng)較低，讓挑戰(zhàn)者更有可能成功。

8.技術(shù)的專業(yè)性程度

專利訴訟程序除了時(shí)間和費(fèi)用成本，還有一個(gè)弊端，就是要面對一個(gè)不具備專業(yè)知識的陪審團(tuán)。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確的評價(jià)涉案技術(shù)的復(fù)雜程度，預(yù)估在民事訴訟程序中解決無效問題的可能結(jié)果，相比之下，USPTO的審查員都具有較高的技術(shù)背景，且大量的從事相關(guān)專利的審查工作，了解本領(lǐng)域的技術(shù)背景，對技術(shù)的理解可能會更準(zhǔn)確些。這個(gè)問題也不能不考慮。

綜上，上述各種程序的基本特點(diǎn)，已經(jīng)目前實(shí)踐反應(yīng)出來的各種趨勢，利弊分析，希望能夠?yàn)閺V大企業(yè)在遇到美國專利權(quán)對市場的阻礙時(shí)進(jìn)行參考。

注釋：

[1]

[2]A Sighting of AIA Derivation, By Barbara Clarke McCurdy; Jill K. MacAlpine, Ph.D.; Amanda K. Murphy, Ph.D.; Thomas L. Irving , July 5, 2018, A Sighting of AIA Derivation | Articles | Finnegan | Leading Intellectual Property Law Firm, 最后訪問時(shí)間：2021年9月14日

[3]PTAB, Andersen Corp. v. GED Integrated Solutions Inc., DER2017-00007, Paper 32 (P.T.A.B. March 21, 2018)

[4]Ex Parte reexamination historical statistics (Updated 3/2021) , https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ex_parte_historical_stats_roll_up_21Q1.pdf，最后訪問時(shí)間：2021年9月14日

[5]Trial Statistics, IPR, PGR, CBM, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2019-10-31.pdf，最后訪問時(shí)間：2021年9月14日

[6]Boardside Chats - New Developments (uspto.gov)，見Statistics | USPTO，最后訪問時(shí)間：2021年9月14日

[7]Boardside Chats - New Developments (uspto.gov)，和https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2019-10-31.pdf，見Statistics | USPTO，最后訪問時(shí)間：2021年9月14日

[8]SAS Institute Inc. v. Iancu, 584 U.S. (2018)

[9]PTAB by the numbers: A closer look at the most recent PTAB AIA trial statistics, Fabian Koenigbauer, January 23, 2020, https://www.ipintelligencereport.com/2020/01/23/ptab-by-the-numbers-a-closer-look-at-the-most-recent-ptab-aia-trial-statistics/，最后訪問時(shí)間：2021年9月5日

[10]Sterne, Kessler, Goldstein & Fox, February 2020, 2019 PTAB Year in Review: Analysis & T rends, https://www.sternekessler.com/news-insights/publications/success-motions-stay-rising-why

[11]AIA § 18(b)

[12]See Apple Inc. v. Fintiv, Inc., IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020).

[13]同10

[14]Wasica Fin. GmbH v. Cont’l Auto. Sys., Inc., 853 F.3d 1272 (Fed. Cir 2017).

[15]Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

[16]PTAB issues claim construction final rule, https://www.uspto.gov/patents/ptab/procedures/ptab-issues-claim-construction, 最后訪問時(shí)間：2021年11月23日

[17]見 Slide 1 (straffordpub.com)，最后訪問時(shí)間：2021年11月24日

[18]Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290, 1327-28 (Fed. Cir. 2017) (en banc)

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張曄華

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：詳解美國專利權(quán)有效性的審查程序（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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