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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：縷聰

原標題：商標代理手記（十）淺談商標申請的尼斯分類該如何選擇

眾所周知，商標是按照尼斯分類[1]進行區(qū)分的。按照類別排列一共有45個大類別，每個大類別里有分為若干個類似群，每個類似群里又有具體的商品或服務(wù)的項目。而在提交商標的時候，每個大類別的商標都是按照一件商標單獨計費的，最多可以選擇10個小類別（具體的商品或服務(wù)）。超出10個小項目的還需要額外支付增補費用。同樣，在審查的過程中，每個大類別也是只和所選擇的商品或服務(wù)處在的類似群中進行近似商標查詢（除了小部分項目在尼斯分類中明確跨類別查詢）。

經(jīng)常有客戶會問到，申請商標的時候選擇的行業(yè)范圍一定要和營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍一模一樣嗎？其實并不用。商標局早在2016年就發(fā)出《通告》[2]，不再審查申報的商標是否在其核準經(jīng)營范圍內(nèi)。這其實也是為企業(yè)的跨界轉(zhuǎn)型或多元化發(fā)展提供了便利。

那么，怎樣選擇尼斯分類才能夠既貼近企業(yè)經(jīng)營實際，又能夠容易通過呢？

通常來說，有一些商標名稱是任何人都注冊不到的，比如某些行業(yè)的通用名稱。這種名稱我可以用，你也可以用，大家都可以用，誰也告不了誰。假如有人在第43類注冊了“餐館”為商標，那豈不是所有開“餐館”的人都要給他交授權(quán)費了？此前就曾經(jīng)有人注冊了“美妝”商標，隨后在微信公眾號對所有帶有“美妝”二字的公眾號發(fā)起投訴，一夜之間眾多公眾號被迫改名。而類似“小米”、“蘋果”這樣的食材名稱，如果是在相對應(yīng)的食品分類也是難以注冊的，但是在與食品無關(guān)聯(lián)性的電子產(chǎn)品上就具有顯著性，便可以申請。當(dāng)然，這也并不意味著將其他行業(yè)的通用名稱放在本行業(yè)就一定能夠申請成功。如果是容易使公眾對商品或服務(wù)的質(zhì)量、品質(zhì)、功能、用途、原料、內(nèi)容、重量、數(shù)量、價格、工藝、技術(shù)等特點產(chǎn)生誤認的，根據(jù)《商標審查標準》的禁用條款[3]是不得作為商標使用的。例如將“牛肉”申請在魚制食品、“鐵觀音”申請在煙草、“敵敵畏”申請在飲料分類，也會遭到駁回。

在一些商標代理人和媒體的宣傳下，第35類廣告行業(yè)常常被人神化，甚至被譽為“萬能商標”，連許多不熟悉商標的朋友對此說法也深信不疑。其實，35類原本是為廣告行業(yè)公司所設(shè)計的，主要內(nèi)容是“為他人打廣告”。當(dāng)年“今日頭條”由于沒有注冊第35類商標，僅在第42類技術(shù)服務(wù)上注冊。后來自家的APP發(fā)展壯大，成為了一大流量入口后，今日頭條也開始承接廣告業(yè)務(wù)。于是，就落入了第35類的保護范圍，也就有了后來被人索賠1億的案件。但這對于一些傳統(tǒng)制造生產(chǎn)型企業(yè)而言，可能并不是必備的。可是由于這種觀念過于根深蒂固了，案例也是極具說服力，所以許多人寧可信其有。

現(xiàn)在，關(guān)于第35類商標的申請又有了新的說法。例如，一家企業(yè)起了一個非常獨特的名字，可是主營業(yè)務(wù)并不是廣告。那在選擇商標分類的時候，財大氣粗的公司可能會選擇45個類別全類注冊。如果預(yù)算有限，至少也會選擇“保護性注冊”第35類廣告分類，以免落入他人之手。

在《華為鴻蒙商標一審被駁，其實是以點帶面》文章發(fā)表后，有讀者在公眾號平臺留言評論道，“鴻蒙系統(tǒng)關(guān)42類什么事情啊，華為搞定9類就可以了”，其實也可以用“保護性注冊”的角度來理解。“操作系統(tǒng)”的本體確實是在第9類不假，不過“操作系統(tǒng)的開發(fā)”工作卻是屬于第42類技術(shù)服務(wù)，這也就是為什么華為公司要費盡心思奪回第42類的原因所在。正如當(dāng)下華為鴻蒙系統(tǒng)發(fā)布以后，許多APP應(yīng)用軟件廠商需要對鴻蒙系統(tǒng)的兼容做適配，那么假如說這個時候是由華為公司提供的“鴻蒙操作系統(tǒng)開發(fā)”工作，那是否就屬于第42類的保護范圍內(nèi)呢？從專用權(quán)的角度來說，如果第42類長期被他人所占有，那么對華為鴻蒙的業(yè)務(wù)范圍會受到極大的限制，非常不利于后期工作的開展。順著這個思路，想必也就不難理解為什么華為公司還要費大力氣、不惜對簿公堂去無效宣告一個八竿子打不著的“鴻蒙”第41類教育行業(yè)的商標。按照行業(yè)慣例，后續(xù)華為公司可能還會舉辦類似于“鴻蒙開發(fā)者大會”的線下交流活動，那么這就屬于4102類似群中的“安排和組織會議”，自然需要有第41類的商標。

大部分情況下，每個行業(yè)都能夠在45個尼斯分類中找到至少一個與之相關(guān)的類似群組。提供商品在第1-34類，提供服務(wù)在第35-45類。例如，生產(chǎn)五金金屬的工業(yè)產(chǎn)品在第6類，而金屬材料的處理或加工服務(wù)則在第40類；服裝在第25類，而服裝設(shè)計服務(wù)在第42類。如果是類似于區(qū)塊鏈這類新興產(chǎn)品或服務(wù)的，或是專注某一個垂直領(lǐng)域細分項的比如某一個地區(qū)的特色美食，還可以選擇采用“非標準商品”的方式申報。

在確定了大類以后，就好比找準了大方向。可是如開頭的引言導(dǎo)讀所述，一個大類別下還可以選擇10個具體商品或服務(wù)，并且最終是會印在商標注冊證書的核準范圍內(nèi)的。雖然如果只做一件產(chǎn)品的話也可以只申報選擇一件商品，但畢竟選擇1件和選擇10件的流程和費用都是一樣的，所以比較常見的情況是在申請商標的時候都會把10件商品的限額選滿。不過這具體又要如何選擇呢？

同樣是在《華為鴻蒙商標一審被駁，其實是以點帶面》一文中，筆者解釋過為什么在第42類有兩件同名的“鴻蒙”商標能夠同時并存，是因為這兩件商標注冊的小類別，一件注冊在4220類似群“計算機編程”，一件注冊在4209類似群“質(zhì)量檢測”。雖然同屬第42類大類，但是由于處在不同的類似群中，還是存在一定的差別，不會造成消費者的混淆，故不構(gòu)成類似商品（或服務(wù)），所以商標局對這兩件商標都核準注冊了。而華為公司申請的“鴻蒙”商標，既包含4209、又包含在4220這兩個類似群，于是商標局在駁回的同時就引證了這兩件商標。由此我們不難看出，在選擇分類的時候，假如選擇的具體商品或服務(wù)與在先申請或注冊的近似商標是在同一個類似群組，即便是不同的商品或服務(wù)也有可能在實質(zhì)審查環(huán)節(jié)被駁回。而一個大類別下往往會有若干個類似群，所以有的商標代理人出于綜合考量都會盡量分散選擇，巴不得10個商品都選擇10個不同的類似群，似乎這樣選擇即便是被部分駁回了也總有一個能通過。從過往的具體實踐來看確實如此。

但這并不意味著每個商品的項目都是企業(yè)所需要的。例如，在第43類餐飲酒店分類中，“養(yǎng)老院”、“托兒所”也是屬于同一個大類的不同類似群，可是這樣的商標即便注冊通過了對于只做餐飲酒店行業(yè)的企業(yè)來說聊勝于無。雖說按照尼斯國際分類是在同一分區(qū)，但是隔行如隔山，讓中餐廳改行做養(yǎng)老院實屬有難度。反之，正常來說在養(yǎng)老院、托兒所當(dāng)中都會提供飯?zhí)玫仁乘薹?wù)，第43類的設(shè)計合理又合適。無獨有偶，曾經(jīng)也有一家主營茶飲咖啡的企業(yè)，在注冊第30類的時候既注冊了茶、咖啡，又多選了同在第30類的“麥片”。在注冊后滿3年的時候被他人提出連續(xù)三年不使用撤銷，而申請人提出的撤銷項目恰好就是這家企業(yè)從未使用過的“麥片”。

而在同一類別的同一類似群下面，又有不同的編號，這也經(jīng)常讓人摸不著頭腦。比如說，有純數(shù)字編號的“350039廣告”，也有帶字母C+數(shù)字編號的“C350001廣告設(shè)計”，甚至還有無數(shù)字編號的“廣告中介”。這又該如何選擇呢？

按照《商標注冊用商品和服務(wù)國際分類》及《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》文本，帶六位數(shù)字編號的是《區(qū)分表》中所列的商品或服務(wù)的具體名稱，帶字母C+六位數(shù)字編號的是未列入《區(qū)分表》的我國常用商品或服務(wù)項目名稱，而無數(shù)字的則是《區(qū)分表》以外但可接受的商品或服務(wù)項目。不過分類表也不是一成不變的，商標局每隔一段時間都會對現(xiàn)有的分類進行修改調(diào)整，有新增的分類、有刪除的分類、也會有原本在A大類被移動至B大類的情況。如果是有計劃通過馬德里協(xié)議注冊成為國際商標的，那就盡量要都選擇六位純數(shù)字編號的項目，否則可能會造成協(xié)約國不承認的情況。即使是只在國內(nèi)使用的商標，也建議優(yōu)先考慮純數(shù)字的類別項目。畢竟國際分類囊括的范圍更廣，且不會輕易地變動。如果是正在或計劃經(jīng)營某一些中國獨有的或細分領(lǐng)域的產(chǎn)品，例如月餅、湯圓等，可以考慮在選擇了純數(shù)字國際類別的同時，再在同一類似群內(nèi)選擇具體到帶字母C的或無數(shù)字的類別。雖然這些類別在日后的修改中有可能會被調(diào)整，但是與主營業(yè)務(wù)最貼切的話能起到最佳的保護效用。

此外，還有一些特殊情況。例如營業(yè)執(zhí)照中含有“商標代理”的企業(yè)禁止注冊除4506類似群以外的商標[4]；在第16類“報紙、期刊、雜志(期刊)、新聞刊物”4種商品上申請注冊的商標，還需提交報紙、期刊出版許可證(復(fù)印件)[5]。具體情況具體分析，才能夠選擇最適合的專用權(quán)范圍，保障企業(yè)的合法權(quán)益。

注釋：

[1]尼斯分類表是根據(jù)《商標注冊用商品和服務(wù)國際分類尼斯協(xié)定》制定的商標類目分類表。

[2]國家工商行政管理總局商標局  http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201603/t20160315_233052.html

[3]《商標法》第十條 下列標志不得作為商標使用： 

（一）同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、國歌、軍旗、軍徽、軍歌、勛章等相同或者近似的，以及同中央國家機關(guān)的名稱、標志、所在地特定地點的名稱或者標志性建筑物的名稱、圖形相同的； 

（二）同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗等相同或者近似的，但經(jīng)該國政府同意的除外； 

（三）同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的，但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外； 

（四）與表明實施控制、予以保證的官方標志、檢驗印記相同或者近似的，但經(jīng)授權(quán)的除外；（五）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標志相同或者近似的； 

（六）帶有民族歧視性的； 

（七）帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的； 

（八）有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。 

縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地名的商標繼續(xù)有效。

[4]《中華人民共和國商標法》第十九條：商標代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。

[5]國家工商行政管理總局商標局 商標綜字[2009]第39號 《關(guān)于在第16類“報紙、期刊、雜志(期刊)、新聞刊物”4種商品上申請注冊商標注意事項的通知》

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：縷聰

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標代理手記（十）| 淺談商標申請的尼斯分類該如何選擇（點擊標題查看原文）

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