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作者：縷聰

原標(biāo)題：商標(biāo)代理手記（十）淺談商標(biāo)申請(qǐng)的尼斯分類該如何選擇

眾所周知，商標(biāo)是按照尼斯分類[1]進(jìn)行區(qū)分的。按照類別排列一共有45個(gè)大類別，每個(gè)大類別里有分為若干個(gè)類似群，每個(gè)類似群里又有具體的商品或服務(wù)的項(xiàng)目。而在提交商標(biāo)的時(shí)候，每個(gè)大類別的商標(biāo)都是按照一件商標(biāo)單獨(dú)計(jì)費(fèi)的，最多可以選擇10個(gè)小類別（具體的商品或服務(wù)）。超出10個(gè)小項(xiàng)目的還需要額外支付增補(bǔ)費(fèi)用。同樣，在審查的過(guò)程中，每個(gè)大類別也是只和所選擇的商品或服務(wù)處在的類似群中進(jìn)行近似商標(biāo)查詢（除了小部分項(xiàng)目在尼斯分類中明確跨類別查詢）。

經(jīng)常有客戶會(huì)問(wèn)到，申請(qǐng)商標(biāo)的時(shí)候選擇的行業(yè)范圍一定要和營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍一模一樣嗎？其實(shí)并不用。商標(biāo)局早在2016年就發(fā)出《通告》[2]，不再審查申報(bào)的商標(biāo)是否在其核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)。這其實(shí)也是為企業(yè)的跨界轉(zhuǎn)型或多元化發(fā)展提供了便利。

那么，怎樣選擇尼斯分類才能夠既貼近企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，又能夠容易通過(guò)呢？

通常來(lái)說(shuō)，有一些商標(biāo)名稱是任何人都注冊(cè)不到的，比如某些行業(yè)的通用名稱。這種名稱我可以用，你也可以用，大家都可以用，誰(shuí)也告不了誰(shuí)。假如有人在第43類注冊(cè)了“餐館”為商標(biāo)，那豈不是所有開(kāi)“餐館”的人都要給他交授權(quán)費(fèi)了？此前就曾經(jīng)有人注冊(cè)了“美妝”商標(biāo)，隨后在微信公眾號(hào)對(duì)所有帶有“美妝”二字的公眾號(hào)發(fā)起投訴，一夜之間眾多公眾號(hào)被迫改名。而類似“小米”、“蘋果”這樣的食材名稱，如果是在相對(duì)應(yīng)的食品分類也是難以注冊(cè)的，但是在與食品無(wú)關(guān)聯(lián)性的電子產(chǎn)品上就具有顯著性，便可以申請(qǐng)。當(dāng)然，這也并不意味著將其他行業(yè)的通用名稱放在本行業(yè)就一定能夠申請(qǐng)成功。如果是容易使公眾對(duì)商品或服務(wù)的質(zhì)量、品質(zhì)、功能、用途、原料、內(nèi)容、重量、數(shù)量、價(jià)格、工藝、技術(shù)等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)的，根據(jù)《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》的禁用條款[3]是不得作為商標(biāo)使用的。例如將“牛肉”申請(qǐng)?jiān)隰~制食品、“鐵觀音”申請(qǐng)?jiān)跓煵?、“敵敵畏”申?qǐng)?jiān)陲嬃戏诸?，也?huì)遭到駁回。

在一些商標(biāo)代理人和媒體的宣傳下，第35類廣告行業(yè)常常被人神化，甚至被譽(yù)為“萬(wàn)能商標(biāo)”，連許多不熟悉商標(biāo)的朋友對(duì)此說(shuō)法也深信不疑。其實(shí)，35類原本是為廣告行業(yè)公司所設(shè)計(jì)的，主要內(nèi)容是“為他人打廣告”。當(dāng)年“今日頭條”由于沒(méi)有注冊(cè)第35類商標(biāo)，僅在第42類技術(shù)服務(wù)上注冊(cè)。后來(lái)自家的APP發(fā)展壯大，成為了一大流量入口后，今日頭條也開(kāi)始承接廣告業(yè)務(wù)。于是，就落入了第35類的保護(hù)范圍，也就有了后來(lái)被人索賠1億的案件。但這對(duì)于一些傳統(tǒng)制造生產(chǎn)型企業(yè)而言，可能并不是必備的?？墒怯捎谶@種觀念過(guò)于根深蒂固了，案例也是極具說(shuō)服力，所以許多人寧可信其有。

現(xiàn)在，關(guān)于第35類商標(biāo)的申請(qǐng)又有了新的說(shuō)法。例如，一家企業(yè)起了一個(gè)非常獨(dú)特的名字，可是主營(yíng)業(yè)務(wù)并不是廣告。那在選擇商標(biāo)分類的時(shí)候，財(cái)大氣粗的公司可能會(huì)選擇45個(gè)類別全類注冊(cè)。如果預(yù)算有限，至少也會(huì)選擇“保護(hù)性注冊(cè)”第35類廣告分類，以免落入他人之手。

在《華為鴻蒙商標(biāo)一審被駁，其實(shí)是以點(diǎn)帶面》文章發(fā)表后，有讀者在公眾號(hào)平臺(tái)留言評(píng)論道，“鴻蒙系統(tǒng)關(guān)42類什么事情啊，華為搞定9類就可以了”，其實(shí)也可以用“保護(hù)性注冊(cè)”的角度來(lái)理解?！安僮飨到y(tǒng)”的本體確實(shí)是在第9類不假，不過(guò)“操作系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)”工作卻是屬于第42類技術(shù)服務(wù)，這也就是為什么華為公司要費(fèi)盡心思奪回第42類的原因所在。正如當(dāng)下華為鴻蒙系統(tǒng)發(fā)布以后，許多APP應(yīng)用軟件廠商需要對(duì)鴻蒙系統(tǒng)的兼容做適配，那么假如說(shuō)這個(gè)時(shí)候是由華為公司提供的“鴻蒙操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)”工作，那是否就屬于第42類的保護(hù)范圍內(nèi)呢？從專用權(quán)的角度來(lái)說(shuō)，如果第42類長(zhǎng)期被他人所占有，那么對(duì)華為鴻蒙的業(yè)務(wù)范圍會(huì)受到極大的限制，非常不利于后期工作的開(kāi)展。順著這個(gè)思路，想必也就不難理解為什么華為公司還要費(fèi)大力氣、不惜對(duì)簿公堂去無(wú)效宣告一個(gè)八竿子打不著的“鴻蒙”第41類教育行業(yè)的商標(biāo)。按照行業(yè)慣例，后續(xù)華為公司可能還會(huì)舉辦類似于“鴻蒙開(kāi)發(fā)者大會(huì)”的線下交流活動(dòng)，那么這就屬于4102類似群中的“安排和組織會(huì)議”，自然需要有第41類的商標(biāo)。

大部分情況下，每個(gè)行業(yè)都能夠在45個(gè)尼斯分類中找到至少一個(gè)與之相關(guān)的類似群組。提供商品在第1-34類，提供服務(wù)在第35-45類。例如，生產(chǎn)五金金屬的工業(yè)產(chǎn)品在第6類，而金屬材料的處理或加工服務(wù)則在第40類；服裝在第25類，而服裝設(shè)計(jì)服務(wù)在第42類。如果是類似于區(qū)塊鏈這類新興產(chǎn)品或服務(wù)的，或是專注某一個(gè)垂直領(lǐng)域細(xì)分項(xiàng)的比如某一個(gè)地區(qū)的特色美食，還可以選擇采用“非標(biāo)準(zhǔn)商品”的方式申報(bào)。

在確定了大類以后，就好比找準(zhǔn)了大方向?？墒侨玳_(kāi)頭的引言導(dǎo)讀所述，一個(gè)大類別下還可以選擇10個(gè)具體商品或服務(wù)，并且最終是會(huì)印在商標(biāo)注冊(cè)證書的核準(zhǔn)范圍內(nèi)的。雖然如果只做一件產(chǎn)品的話也可以只申報(bào)選擇一件商品，但畢竟選擇1件和選擇10件的流程和費(fèi)用都是一樣的，所以比較常見(jiàn)的情況是在申請(qǐng)商標(biāo)的時(shí)候都會(huì)把10件商品的限額選滿。不過(guò)這具體又要如何選擇呢？

同樣是在《華為鴻蒙商標(biāo)一審被駁，其實(shí)是以點(diǎn)帶面》一文中，筆者解釋過(guò)為什么在第42類有兩件同名的“鴻蒙”商標(biāo)能夠同時(shí)并存，是因?yàn)檫@兩件商標(biāo)注冊(cè)的小類別，一件注冊(cè)在4220類似群“計(jì)算機(jī)編程”，一件注冊(cè)在4209類似群“質(zhì)量檢測(cè)”。雖然同屬第42類大類，但是由于處在不同的類似群中，還是存在一定的差別，不會(huì)造成消費(fèi)者的混淆，故不構(gòu)成類似商品（或服務(wù)），所以商標(biāo)局對(duì)這兩件商標(biāo)都核準(zhǔn)注冊(cè)了。而華為公司申請(qǐng)的“鴻蒙”商標(biāo)，既包含4209、又包含在4220這兩個(gè)類似群，于是商標(biāo)局在駁回的同時(shí)就引證了這兩件商標(biāo)。由此我們不難看出，在選擇分類的時(shí)候，假如選擇的具體商品或服務(wù)與在先申請(qǐng)或注冊(cè)的近似商標(biāo)是在同一個(gè)類似群組，即便是不同的商品或服務(wù)也有可能在實(shí)質(zhì)審查環(huán)節(jié)被駁回。而一個(gè)大類別下往往會(huì)有若干個(gè)類似群，所以有的商標(biāo)代理人出于綜合考量都會(huì)盡量分散選擇，巴不得10個(gè)商品都選擇10個(gè)不同的類似群，似乎這樣選擇即便是被部分駁回了也總有一個(gè)能通過(guò)。從過(guò)往的具體實(shí)踐來(lái)看確實(shí)如此。

但這并不意味著每個(gè)商品的項(xiàng)目都是企業(yè)所需要的。例如，在第43類餐飲酒店分類中，“養(yǎng)老院”、“托兒所”也是屬于同一個(gè)大類的不同類似群，可是這樣的商標(biāo)即便注冊(cè)通過(guò)了對(duì)于只做餐飲酒店行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)聊勝于無(wú)。雖說(shuō)按照尼斯國(guó)際分類是在同一分區(qū)，但是隔行如隔山，讓中餐廳改行做養(yǎng)老院實(shí)屬有難度。反之，正常來(lái)說(shuō)在養(yǎng)老院、托兒所當(dāng)中都會(huì)提供飯?zhí)玫仁乘薹?wù)，第43類的設(shè)計(jì)合理又合適。無(wú)獨(dú)有偶，曾經(jīng)也有一家主營(yíng)茶飲咖啡的企業(yè)，在注冊(cè)第30類的時(shí)候既注冊(cè)了茶、咖啡，又多選了同在第30類的“麥片”。在注冊(cè)后滿3年的時(shí)候被他人提出連續(xù)三年不使用撤銷，而申請(qǐng)人提出的撤銷項(xiàng)目恰好就是這家企業(yè)從未使用過(guò)的“麥片”。

而在同一類別的同一類似群下面，又有不同的編號(hào)，這也經(jīng)常讓人摸不著頭腦。比如說(shuō)，有純數(shù)字編號(hào)的“350039廣告”，也有帶字母C+數(shù)字編號(hào)的“C350001廣告設(shè)計(jì)”，甚至還有無(wú)數(shù)字編號(hào)的“廣告中介”。這又該如何選擇呢？

按照《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類》及《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》文本，帶六位數(shù)字編號(hào)的是《區(qū)分表》中所列的商品或服務(wù)的具體名稱，帶字母C+六位數(shù)字編號(hào)的是未列入《區(qū)分表》的我國(guó)常用商品或服務(wù)項(xiàng)目名稱，而無(wú)數(shù)字的則是《區(qū)分表》以外但可接受的商品或服務(wù)項(xiàng)目。不過(guò)分類表也不是一成不變的，商標(biāo)局每隔一段時(shí)間都會(huì)對(duì)現(xiàn)有的分類進(jìn)行修改調(diào)整，有新增的分類、有刪除的分類、也會(huì)有原本在A大類被移動(dòng)至B大類的情況。如果是有計(jì)劃通過(guò)馬德里協(xié)議注冊(cè)成為國(guó)際商標(biāo)的，那就盡量要都選擇六位純數(shù)字編號(hào)的項(xiàng)目，否則可能會(huì)造成協(xié)約國(guó)不承認(rèn)的情況。即使是只在國(guó)內(nèi)使用的商標(biāo)，也建議優(yōu)先考慮純數(shù)字的類別項(xiàng)目。畢竟國(guó)際分類囊括的范圍更廣，且不會(huì)輕易地變動(dòng)。如果是正在或計(jì)劃經(jīng)營(yíng)某一些中國(guó)獨(dú)有的或細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品，例如月餅、湯圓等，可以考慮在選擇了純數(shù)字國(guó)際類別的同時(shí)，再在同一類似群內(nèi)選擇具體到帶字母C的或無(wú)數(shù)字的類別。雖然這些類別在日后的修改中有可能會(huì)被調(diào)整，但是與主營(yíng)業(yè)務(wù)最貼切的話能起到最佳的保護(hù)效用。

此外，還有一些特殊情況。例如營(yíng)業(yè)執(zhí)照中含有“商標(biāo)代理”的企業(yè)禁止注冊(cè)除4506類似群以外的商標(biāo)[4]；在第16類“報(bào)紙、期刊、雜志(期刊)、新聞刊物”4種商品上申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，還需提交報(bào)紙、期刊出版許可證(復(fù)印件)[5]。具體情況具體分析，才能夠選擇最適合的專用權(quán)范圍，保障企業(yè)的合法權(quán)益。

注釋：

[1]尼斯分類表是根據(jù)《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類尼斯協(xié)定》制定的商標(biāo)類目分類表。

[2]國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局  http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201603/t20160315_233052.html

[3]《商標(biāo)法》第十條 下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用： 

（一）同中華人民共和國(guó)的國(guó)家名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、國(guó)歌、軍旗、軍徽、軍歌、勛章等相同或者近似的，以及同中央國(guó)家機(jī)關(guān)的名稱、標(biāo)志、所在地特定地點(diǎn)的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的； 

（二）同外國(guó)的國(guó)家名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、軍旗等相同或者近似的，但經(jīng)該國(guó)政府同意的除外； 

（三）同政府間國(guó)際組織的名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的，但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外； 

（四）與表明實(shí)施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗(yàn)印記相同或者近似的，但經(jīng)授權(quán)的除外；（五）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的； 

（六）帶有民族歧視性的； 

（七）帶有欺騙性，容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的； 

（八）有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。 

縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。

[4]《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十九條：商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對(duì)其代理服務(wù)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)外，不得申請(qǐng)注冊(cè)其他商標(biāo)。

[5]國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局 商標(biāo)綜字[2009]第39號(hào) 《關(guān)于在第16類“報(bào)紙、期刊、雜志(期刊)、新聞刊物”4種商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)注意事項(xiàng)的通知》

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來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：縷聰

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)代理手記（十）| 淺談商標(biāo)申請(qǐng)的尼斯分類該如何選擇（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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