企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（四）│ 美國專利申請加快審查簡介

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作者：方亮中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：美國專利申請加快審查簡介

PPH程序具有低成本、高效率的特點(diǎn)，但PPH可能會對權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生影響。為方便申請人制訂合適的加快審查策略，本文筆者結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)對美國專利商標(biāo)局（USPTO）的專利申請加快審查機(jī)制進(jìn)行了匯總比較。

隨著我國科技實(shí)力的穩(wěn)步提升，越來越多的國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品打入了美國市場，國內(nèi)企業(yè)在美國的專利申請也越來越多。為了及時保護(hù)企業(yè)的自主知識產(chǎn)權(quán)，在市場競爭中處于有利地位，在某些情況下可能希望美國專利申請能盡快得到授權(quán)。為方便申請人制訂合適的加快審查策略，筆者結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)對美國專利商標(biāo)局（USPTO）的專利申請加快審查機(jī)制進(jìn)行了匯總比較。

目前，美國專利商標(biāo)局（USPTO）的專利申請加快審查機(jī)制主要包括專利審查高速公路(PPH)、普通加快審查（AE）、優(yōu)先審查(Track One)等。

1、專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，PPH）

2011年12月1日，根據(jù)《中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局與美國專利商標(biāo)局關(guān)于專利審查高速路試點(diǎn)的意向性聲明》，中美專利審查高速公路（PPH）試點(diǎn)正式啟動。

專利審查高速公路是指申請人在首次申請受理局提交的專利申請中所包含的至少一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求被確定為可授權(quán)時，可以向后續(xù)申請受理局對后續(xù)申請?zhí)岢黾涌鞂彶檎埱蟆?/p>

PPH并非是各國在實(shí)體問題上相互承認(rèn)審查結(jié)果的機(jī)制，而僅是一種便利申請人的加快審查機(jī)制，各國仍舊會按照本國專利法對具體的專利申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查或者履行其他的審查程序。基于所使用的審查結(jié)果的類型，PPH可以分成常規(guī)PPH和PCT-PPH兩種。常規(guī)PPH使用某一國家或地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局對專利申請的審查結(jié)果來提出加速審查請求；而PCT-PPH則使用PCT國際專利申請的審查結(jié)果（包括國際檢索單位的書面意見（WO/ISA）、國際初步審查單位的書面意見（WO/IPEA）或國際初步審查報告（IPER））來提出加速審查請求。

1.1 適用對象

專利審查高速公路是適用于與美國簽署了PPH協(xié)議的國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)局與美國專利商標(biāo)局之間的加速審查通道。截至到目前，與美國專利商標(biāo)局簽訂了PPH協(xié)議的國家和地區(qū)共23個。由于美國專利商標(biāo)局與我國簽署了PPH協(xié)議，我國的專利申請人可以使用該途徑來加速美國專利申請的審查。

1.2 啟動條件

美國專利商標(biāo)局是在后申請的審查局，并且在先申請的審查決定中至少有一項(xiàng)權(quán)利要求有授權(quán)前景，則申請人可據(jù)此要求美國專利商標(biāo)局加快對在后申請的審查。

在美國專利商標(biāo)局提交PPH請求，可以基于其他國家的同族申請，也可以基于同族的PCT申請。前者依據(jù)在先審查的國家局做出的可授權(quán)意見，后者是依據(jù)PCT申請國際階段的有利的國際檢索單位的書面意見、國際初步審查單位的書面意見或國際初審報告。在美國專利商標(biāo)局提交PPH請求僅限于發(fā)明專利申請。并且，PPH請求所涉及的美國申請權(quán)利要求必須與在先審查的申請權(quán)利要求有實(shí)質(zhì)性的對應(yīng)。

1.3 提交PPH請求需要注意的問題

1.3.1 該美國專利申請尚未開始進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

由于美國專利商標(biāo)局在審查過程中不會發(fā)出進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書，所以申請人應(yīng)盡早提出PPH請求，但是，美國專利商標(biāo)局發(fā)出的關(guān)于單一性的限制/選擇要求不被認(rèn)為進(jìn)行了實(shí)質(zhì)審查。

1.3.2 在美國提出PPH請求的前提條件不要求“專利申請已經(jīng)公開”。因此，如果在先申請獲得可授權(quán)的通知，申請人即可考慮迅速提交美國專利申請的PPH請求。

1.3.3 由于PPH請求所涉及的美國申請權(quán)利要求必須與在先審查的申請權(quán)利要求有實(shí)質(zhì)性的對應(yīng)，因此，申請人在遞交PPH請求的時候通常需要遞交權(quán)利要求對應(yīng)表或?qū)?yīng)性說明（必要時，修改權(quán)利要求），以使得符合PPH的要求。

1.4 官方申請費(fèi)用

提交PPH請求不需要繳納官費(fèi)。但是，可能產(chǎn)生的權(quán)利要求附加費(fèi)（例如，因獨(dú)立權(quán)利要求超過3個，權(quán)利要求總數(shù)超過20個而產(chǎn)生的權(quán)利要求附加費(fèi)）需要正常繳納。

1.5 PPH請求的優(yōu)勢和劣勢

1.5.1 優(yōu)勢：PPH請求能夠縮短專利申請審查周期，降低申請成本（減少審查意見通知書次數(shù)），提高申請授權(quán)的可預(yù)期性。

1.5.2 劣勢：PPH請求只適用于有在先申請并獲得在先審查局認(rèn)可的專利申請，并且在提交PPH請求時，所使用的權(quán)利要求必須與在先審查的申請權(quán)利要求有實(shí)質(zhì)性的對應(yīng)，這可能導(dǎo)致犧牲保護(hù)范圍。此外，由于PPH并非是各國在實(shí)體問題上相互承認(rèn)審查結(jié)果的機(jī)制，USPTO仍然需要按美國專利法對專利申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，因此，在某些情況下（例如，USTPO審查員檢索到新的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，或者涉及美國獨(dú)有的專利審查實(shí)踐問題），專利申請的審查速度并不能得到明顯加快。

1.6 在我國與美國提交PPH請求的不同之處

我國：在提出PPH請求的時候，申請必須已經(jīng)公開。申請人需要在申請已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段且CNIPA開始進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查之前或者在提出實(shí)質(zhì)審查請求的同時提出PPH請求。

美國：在提出PPH請求的時候，美國專利商標(biāo)局對該申請的審查尚未開始，并且，臨時申請、植物專利申請、外觀設(shè)計申請、復(fù)審程序中都不能適用PPH高速路。

由上可知，通過PPH來加速審查的優(yōu)點(diǎn)是沒有官費(fèi)、程序簡單以及高通過率。對于已經(jīng)拿到在先正面審查意見，又向美國專利商標(biāo)局提交申請的申請人來說比較適合。但是，提交PPH請求的申請人通常需要將在后申請的權(quán)利要求保護(hù)范圍進(jìn)行縮小修改，因此，申請人需要在專利保護(hù)范圍和加快審查之間進(jìn)行權(quán)衡。

2、普通加速審查（Accelerated Examination，AE）

2.1適用條件

AE途徑適用于所有常規(guī)發(fā)明專利申請（包括繼續(xù)申請、部分繼續(xù)申請、分案申請和旁路申請）。但是，申請文件中的獨(dú)立權(quán)利要求不超過3個，權(quán)利要求總數(shù)不超過20個，不能含有多項(xiàng)從屬權(quán)利要求；并且，權(quán)利要求書必須符合單一性的要求。AE途徑不適用于進(jìn)入國家階段的國際申請（提交RCE的除外）、外觀申請、再頒申請，植物專利申請、RCE程序和復(fù)審程序等。

2.2 申請人需要遞交加速審查的請求并繳納相應(yīng)的費(fèi)用（140美元）。但是，以下幾種類型的申請可以免除此費(fèi)用：有助于保護(hù)環(huán)境、與節(jié)能相關(guān)、與反恐相關(guān)的申請。

2.3 AE加速審查的主題是基于法條35 U.S.C. 111(a)遞交的專利申請，通過PCT申請進(jìn)入美國國家階段的申請無法使用AE途徑加速審查，但基于該申請的繼續(xù)申請或分案申請可以。

2.4 提出時機(jī)：應(yīng)在提出專利申請的同時提出加速審查請求。

2.5 專利申請以及相關(guān)的文件必須通過電子申請系統(tǒng)遞交，申請人遞交的申請文件必須完整；申請文件中獨(dú)立權(quán)利要求的數(shù)目不超過3項(xiàng)，權(quán)利要求的總數(shù)目不超過20項(xiàng)；申請人需要確保遞交的申請的權(quán)利要求只包含一項(xiàng)發(fā)明的內(nèi)容。

2.6 申請人同意在審查過程中與審查員就申請相關(guān)的重要事項(xiàng)進(jìn)行會談。在加速審查的過程中，如果申請人不能滿足審查員的會談?wù)埱?，該專利申請的加速審查將被終止。

2.7 申請人需要針對申請內(nèi)容自行進(jìn)行預(yù)先檢索，需要向美國專利商標(biāo)局提供相關(guān)的支持文件（Accelerated Examination Support Document, AESD）。

2.8 AE加速審查的優(yōu)勢和劣勢

2.8.1 優(yōu)勢：加快程度顯著且有保障。專利申請通常會在批準(zhǔn)AE加速審查之后三個月內(nèi)收到第一次審查意見，并預(yù)計自申請日起12個月內(nèi)收到最終審查決定。

2.8.2 劣勢：申請人需要進(jìn)行審查前的預(yù)先檢索工作，且必須在提交專利申請的同時提出AE加速審查請求，并且不能提交主動修改，并且答復(fù)OA時間僅有2個月且不能延期。AE不適用PCT進(jìn)國家階段的申請。AE加速審查的條件較多且嚴(yán)格，容易被拒絕，因此，選擇此加速審查途徑需要慎重。

3、優(yōu)先審查（Track One）

由于AE加快審查要求的條件較為嚴(yán)格，無法滿足申請人的需求，美國專利商標(biāo)局于2011年9月又提出了優(yōu)先審查程序。

3.1 優(yōu)先審查條件

3.1.1 專利申請的申請日不早于2011年9月26日，且必須是基于法條35 U.S.C. 111(a) 遞交的原始發(fā)明專利申請或植物專利申請。

3.1.2 如果申請主題是發(fā)明專利申請，則申請必須通過美國專利商標(biāo)局的電子遞交系統(tǒng)完成遞交。如果申請主題是植物專利，可以采用紙質(zhì)文件的方式完成遞交。

3.1.3 獨(dú)立權(quán)利要求的數(shù)量不得超過四項(xiàng)，權(quán)利要求的總數(shù)不得超過三十項(xiàng)，并且不得包含多重權(quán)利要求。

3.1.4 申請人需要在遞交專利申請的同時遞交優(yōu)先審查請求，并需要同時繳納優(yōu)先審查費(fèi)，以及專利申請的公開費(fèi)。

3.2 優(yōu)先審查的優(yōu)勢

3.2.1 優(yōu)先審查無需提交美國專利商標(biāo)局認(rèn)可的檢索報告。

3.2.2 無需滿足審查員的會晤要求。

3.2.3 申請人只需填表、繳費(fèi)即可享受優(yōu)先審查。

3.2.4 回復(fù)快（57天），請求的通過率為94%。

由上可知，與AE加速審查相比，優(yōu)先審查不需要提交美國專利商標(biāo)局認(rèn)可的檢索報告，也不需要滿足會晤要求，權(quán)利要求數(shù)量限制也有所放寬，并且，優(yōu)先審查從時間上具有優(yōu)勢，其缺點(diǎn)主要是美國專利商標(biāo)局每年接受的案件數(shù)目有限制，同時申請人需額外支付較高的官費(fèi)（大實(shí)體$4000，小實(shí)體$2000）。

4、其他

另外，美國專利商標(biāo)局的專利加快審查機(jī)制還有基于年齡/健康的特殊審查（Make Special Based on Age/Health）。美國專利商標(biāo)局自1959年12月起實(shí)施規(guī)定，對于年長者或有健康問題的申請人可以提出特殊審查請求。

基于年齡/健康的特殊審查的條件包括：申請人年齡大于等于65歲，或申請人的健康狀況比較糟糕，可能無法堅(jiān)持正常的專利審查周期。在上述任一情況下申請?zhí)厥鈱彶?，都無需遞交申請費(fèi)用，且特殊審查申請成功的話，美國專利商標(biāo)局將對整個審查過程予以加快。

申請費(fèi)用（官方）：無官費(fèi)。

申請時間：必須在第一次OA下發(fā)之前提出請求。

申請方式：年齡問題可以通過紙件方式或電子提交，并提交相關(guān)證據(jù)；健康問題可以通過紙件方式或電子提交，包括醫(yī)生證明或其他醫(yī)療證明。

綜上所述，PPH程序具有低成本、高效率的特點(diǎn)，但PPH可能會對權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生影響；Track One優(yōu)先審查程序?qū)?quán)利要求的保護(hù)范圍來說似乎更為有利，但是官方費(fèi)用較高；AE加速審查程序可適用的范圍最廣，但其要求在先檢索并且提供審查支持文件，并且流程比較復(fù)雜。我國申請人可以根據(jù)實(shí)際情況選擇適合自身需求的途徑來加快美國專利申請的審查。

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：方亮中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局系列文章（四）│ 美國專利申請加快審查簡介（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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