從最高院專利無效行政案，看公知常識依職權(quán)的認定

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作者：管巧麗律師 北京市京師（深圳）律師事務(wù)所

原標題：從北京知識產(chǎn)權(quán)法院、最高院專利無效行政系列案，看公知常識依職權(quán)的認定

本案兩級法院觀點,認定國家知識產(chǎn)權(quán)局可依職權(quán)對于公知常識的認定，在一定程度上減輕了專利無效案件中請求人對公知常識舉證責任。因此，本案對于無效請求人舉證責任、國家知識產(chǎn)權(quán)局依職權(quán)認定依據(jù)均具有一定指導意義。

案件背景

無效宣告請求人深圳市環(huán)球世貿(mào)電子科技有限公司，舉證了亞馬遜在先公開證據(jù)作為對比設(shè)計，結(jié)合公知常識認為涉案專利ZL201330400711.4，名稱：天線（DVB-T9023）不具備專利法二十三條第二款創(chuàng)造性，請求宣告涉案專利無效。專利復審委員會審理認定:對比設(shè)計屬于平板式天線設(shè)計，平板式天線表面設(shè)有或不設(shè)有圖案均十分常見，將另一面設(shè)計為同樣空白的設(shè)計手法屬于本領(lǐng)域內(nèi)常見的設(shè)計手法，因此，專利復審委宣告涉案專利設(shè)計1無效。

行政一審：專利權(quán)人不服上述無效宣告決定，遂向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理認定：《專利法》及其相關(guān)法規(guī)并不強制要求被告必須對于常見設(shè)計手法給予舉證證明，特別對于普通公眾僅憑一般社會生活常識即可很容易想到的設(shè)計手法，當然被告對于常見設(shè)計手法的認定應(yīng)當保持必要的謹慎。作出了（2019）京73行初4218號行政判決，駁回了專利權(quán)人的訴訟請求，維持了專利設(shè)計1無效的決定。

行政二審：專利權(quán)人不服一審行政判決遂上訴至最高院，專利權(quán)人認為國家知識產(chǎn)權(quán)局在第三人未充分舉證證明“將另一面設(shè)計為同樣空白的設(shè)計手法屬于本領(lǐng)域內(nèi)常見的設(shè)計手法”及“具有將二者空白面相結(jié)合的啟示”的情況下支持第三人的主張，無事實和法律依據(jù)。最高院經(jīng)過審理認定，國家知識產(chǎn)權(quán)局在本案中就公知常識依職權(quán)予以認定并已作出合理說明，專利權(quán)人提出的上訴主張不能成立，并做出（2021）最高法知行終171號行政判決：駁回上述，維持原判。

案例分析

專利無效：涉案專利名稱為“天線（DVB-T9023）”（專利號201330400711.4），涉案專利中含有設(shè)計1、設(shè)計2及設(shè)計3，其中設(shè)計1是近似正方形平板，且正反面都為空白的設(shè)計樣式。專利無效階段，深圳市環(huán)球世貿(mào)電子科技有限公司舉證了亞馬遜在先銷售證據(jù)作為對比設(shè)計，結(jié)合公知常識認為涉案專利不具備專利法二十三條第二款創(chuàng)造性的要求，請求涉案專利無效。無效宣告人未就公知常識單獨進行舉證，而是根據(jù)現(xiàn)有設(shè)計本身的結(jié)構(gòu)特征、使用場合、安裝方式等，作為公知常識的推定依據(jù)。國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會審理認定:對比設(shè)計屬于平板式天線設(shè)計，平板式天線表面設(shè)有或不設(shè)有圖案均十分常見，將另一面設(shè)計為同樣空白的設(shè)計手法屬于本領(lǐng)域內(nèi)常見的設(shè)計手法，專利設(shè)計1與對比設(shè)計整體呈現(xiàn)非常相似的視覺效果，不具有明顯區(qū)別，作出第38622號無效宣告請求審查決定，宣告涉案專利設(shè)計1無效。

行政一審：專利權(quán)人不服上述無效宣告決定，遂向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，專利權(quán)人認為平板式天線兩面設(shè)計為同樣空白的設(shè)計手法不屬于本領(lǐng)域內(nèi)常見的設(shè)計手法，且第三人未提交任何教科書、工具書等證據(jù)證明所謂的“常見設(shè)計手法/慣用手段”，并訴請撤銷上述無效決定。深圳市環(huán)球世貿(mào)電子科技有限公司答辯思路：首先兩面不設(shè)圖案為天線產(chǎn)品的常見設(shè)計，其次對比設(shè)計均為雙面平板的設(shè)計結(jié)構(gòu)，已經(jīng)給出相關(guān)技術(shù)啟示，足以證明涉案專利未達到《專利法》要求的創(chuàng)造性標準。北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為爭議焦點是，對于平板類結(jié)構(gòu)，已經(jīng)公開其中一個面為空白的設(shè)計方式，兩面對稱與相同是十分容易想到且常見的設(shè)計手法，是否還需要進行特別舉例，予以證明其為慣常手段。北京知識產(chǎn)權(quán)法院認定：《專利法》及其相關(guān)法規(guī)并不強制要求被告必須對于常見設(shè)計手法給予舉證證明，特別對于普通公眾僅憑一般社會生活常識即可很容易想到的設(shè)計手法，當然被告對于常見設(shè)計手法的認定應(yīng)當保持必要的謹慎。結(jié)合對比設(shè)計與專利設(shè)計1，在對比設(shè)計已經(jīng)采取一面有圖案，另一面無圖案的設(shè)計基礎(chǔ)之上，將平板天線采取兩面有圖案或兩面無圖案的對稱設(shè)計，應(yīng)當屬于本領(lǐng)域常見的設(shè)計手法，作出了（2019）京73行初4218號行政判決，駁回了專利權(quán)人的訴訟請求，維持了專利設(shè)計1無效的決定。

行政二審：專利權(quán)人不服一審行政判決遂上訴至最高院，專利權(quán)人認為國家知識產(chǎn)權(quán)局在第三人未充分舉證證明“將另一面設(shè)計為同樣空白的設(shè)計手法屬于本領(lǐng)域內(nèi)常見的設(shè)計手法”及“具有將二者空白面相結(jié)合的啟示”的情況下支持第三人的主張，無事實和法律依據(jù)。國家知識產(chǎn)權(quán)局答辯意見：無效決定運用整體觀察、綜合判斷的方法，以一般消費者作為判斷主體，將涉案專利設(shè)計與對比設(shè)計的組合進行比較，分析了涉案專利設(shè)計1與對比設(shè)計的組合的相同點和區(qū)別點，認為一般消費者容易對兩者產(chǎn)生十分相近的印象，區(qū)別點尚不足以對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響。深圳市環(huán)球世貿(mào)電子科技有限公司答辯思路：平板式天線表面設(shè)有或不設(shè)有圖案均十分常見，將另一面設(shè)計為同樣空白屬于本領(lǐng)域常見設(shè)計手法。最高院經(jīng)過審理認定，本案對比設(shè)計為一面有圖案，另一面無圖案的設(shè)計，平板天線表面設(shè)有或不設(shè)有圖案均屬于慣常設(shè)計，十分常見。最高人民法院認定平板天線表面均不設(shè)有圖案屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的常見設(shè)計，國家知識產(chǎn)權(quán)局在本案中就公知常識依職權(quán)予以認定并已作出合理說明，專利權(quán)人提出的上訴主張不能成立，并做出（2021）最高法知行終171號行政判決：駁回上述，維持原判。

典型意義

本案的典型意義在于，根據(jù)無效請求人深圳市環(huán)球世貿(mào)電子科技有限公司舉證的亞馬遜公開銷售證據(jù)，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委結(jié)合對比設(shè)計結(jié)構(gòu)、外觀設(shè)計專利結(jié)構(gòu)、專利產(chǎn)品的使用場合、安裝方式等，從普通消費者的視角，合理闡明了“本領(lǐng)域技術(shù)人員常見的設(shè)計”的內(nèi)涵，同時依職權(quán)認定“對比設(shè)計已經(jīng)公開其中一個面為空白的設(shè)計方式，兩面對稱與相同時十分容易想到且常見的設(shè)計手法，無需再特別舉例以證明為慣常手段”屬于公知常識。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院認定：《專利法》及其相關(guān)法規(guī)并不強制要求被告必須對于常見設(shè)計手法給予舉證證明，特別對于普通公眾僅憑一般社會生活常識即可很容易想到的設(shè)計手法，當然被告對于常見設(shè)計手法的認定應(yīng)當保持必要的謹慎。最高人民法院認定，專利無效行政案件中國家知識產(chǎn)權(quán)局可依職權(quán)認定公知常識。本案兩級法院觀點,認定國家知識產(chǎn)權(quán)局可依職權(quán)對于公知常識的認定，在一定程度上減輕和降低了專利無效案件中請求人對公知常識舉證責任。即：專利無效行政案件并非強制要求無效宣告請求人必須對于常見設(shè)計手法給予逐一舉證證明。因此，本案無論對于無效請求人舉證責任還是國家知識產(chǎn)權(quán)局依職權(quán)認定依據(jù)均具有一定指導意義。

總結(jié)

本案兩級法院觀點,認定國家知識產(chǎn)權(quán)局可依職權(quán)對于公知常識的認定，在一定程度上減輕了專利無效案件中請求人對公知常識舉證責任。因此，本案對于無效請求人舉證責任、國家知識產(chǎn)權(quán)局依職權(quán)認定依據(jù)均具有一定指導意義。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：管巧麗律師 北京市京師（深圳）律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接 從最高院專利無效行政案，看公知常識依職權(quán)的認定（點擊標題查看原文）

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