在“相同產(chǎn)品“中，如何理解先用權(quán)抗辯？

【小D導(dǎo)讀】

編者按： ? 根據(jù)《專利法》第六十九條，在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)。此處，對(duì)于“相同產(chǎn)品”、“相同方法”的理解應(yīng)為“與專利技術(shù)（或者專利產(chǎn)品）相同的產(chǎn)品”、“與專利方法相同的方法”。在專利侵權(quán)訴訟中，主張先用權(quán)抗辯，僅需證明在專利申請(qǐng)日之前，已經(jīng)使用了涉案專利的技術(shù)方案，制造了包含涉案專利全部技術(shù)特征的相同產(chǎn)品，或已經(jīng)作好了必要準(zhǔn)備，而與產(chǎn)品的型號(hào)或名稱沒有關(guān)系。如在涉案專利申請(qǐng)日后制造的系列產(chǎn)品與其在涉案專利申請(qǐng)日前制造的產(chǎn)品相比，其技術(shù)特征沒有實(shí)質(zhì)區(qū)別，只是產(chǎn)品型號(hào)或者產(chǎn)品名稱不同，也屬于《專利法》第六十三條第一款所規(guī)定的“相同產(chǎn)品”，先用權(quán)抗辯成立。

【基本案情】

上訴人（原審原告）矽比科嘉窯新會(huì)礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“矽比科嘉窯公司”）

上訴人（原審被告）惠州隆光陶瓷原料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“隆光公司”）

案號(hào)：（2006）穗中法民三初字第178號(hào)；（2007）粵高法民三終字第304號(hào)

2004年4月28日，矽比科嘉窯公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)名稱為“一種作為超白拋光瓷磚原料的球土及其生產(chǎn)方法”的發(fā)明專利，該專利的公開日為2005年1月26日。2006年1月25日，矽比科嘉窯公司獲得該專利的授權(quán)，專利號(hào)為ZL200410027086.3。該專利現(xiàn)處于有效狀態(tài)。矽比科嘉窯公司的專利獨(dú)立權(quán)利要求包括兩項(xiàng)內(nèi)容。權(quán)利要求1為：一種作為超白拋光瓷磚原料的球土，該球土包含有如下原料：高嶺土、二次粘土、水、稀釋劑及絮凝劑；以球土的總重量計(jì)，其中：高嶺土含量為14-63％；二次粘土含量為7-56％；稀釋劑的含量為0.01-2％，絮凝劑的含量為0.01-1％，水為22-32％。權(quán)利要求4為：權(quán)利要求1所述的一種作為超白拋光瓷磚原料的球土生產(chǎn)方法，其包括如下步驟：（1）將高嶺土原料按比例加入稀釋劑和水在1?；瘽{池化成漿料，漿料輸送到1＃除沙池除去石英沙，再輸送到1＃振動(dòng)篩除去雜質(zhì)，然后輸送到1＃中池，加入絮凝劑，使其絮凝沉降，沉降后的漿料輸送到1＃成品池而得到純高嶺土漿；（2）將二次粘土原料按比例加入稀釋劑和水在2＃化漿池化成漿料，漿料輸送到2＃除沙池除去石英沙，再輸送到2＃振動(dòng)篩除去雜質(zhì)，然后輸送到2＃中池，加入絮凝劑，使其絮凝沉降，沉降后的漿料輸送到2＃成品池而得到純二次粘土漿；（3）按比例將純高嶺土漿和純二次粘土漿輸送至3＃成品池，均勻混合，混合后的物料經(jīng)壓濾脫去部分水后得到球土產(chǎn)品。矽比科嘉窯公司以隆光公司未經(jīng)其許可擅自使用其發(fā)明專利配方及專利方法制造被控侵權(quán)產(chǎn)品并進(jìn)行銷售（型號(hào)包括SD-188、SD-2、SD-3、SR-3）為由，訴諸廣州市中級(jí)人民法院。

【審判結(jié)果】

一審法院認(rèn)為：

隆光公司確認(rèn)其生產(chǎn)了SD-188、SD-2、SD-3、SR-3四款被控侵權(quán)產(chǎn)品，其中SD-2、SD-3、SR-3三款產(chǎn)品的配比與矽比科嘉窯公司專利權(quán)利要求1的內(nèi)容相同，但不認(rèn)可SD-188的配比與矽比科嘉窯公司專利的權(quán)利要求1相同。隆光公司還確認(rèn)SD-188、SD-2、SD-3、SR-3四款產(chǎn)品的生產(chǎn)方法與涉案專利的權(quán)利要求4相同。因此，原審法院確認(rèn)SD-2、SD-3、SR-3三款產(chǎn)品的原料以及配比與涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案相同，SD-188、SD-2、SD-3、SR-3四款產(chǎn)品的生產(chǎn)方法與涉案專利權(quán)利要求4的技術(shù)方案相同。

關(guān)于被控侵權(quán)產(chǎn)品的先用權(quán)抗辯： （1）關(guān)于權(quán)利要求。 隆光公司向原審法院提交了Ronet公司頒發(fā)的ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書原件以及Ronet公司的相關(guān)資料，以及銷售方面的資料，雖然Ronet公司的相關(guān)資料沒有經(jīng)過公證認(rèn)證，但這些證據(jù)之間存在內(nèi)在的關(guān)聯(lián)性且互不矛盾，在矽比科嘉窯公司沒有提交相反證據(jù)的情況下，原審法院對(duì)隆光公司提交的證據(jù)予以確認(rèn)。原審法院認(rèn)定隆光公司向Ronet公司申請(qǐng)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，并于2004年4月5日獲得認(rèn)證。隆光公司在其申請(qǐng)文件的《配方作業(yè)指導(dǎo)書》當(dāng)中記載了SD-188、SD-2、SD-3三種產(chǎn)品的1.0版本和其他版本的配方，該文件的形成時(shí)間早于矽比科嘉窯公司的專利申請(qǐng)日，且有多個(gè)版本的配方，因此，隆光公司以該文件作為涉案專利權(quán)利要求1的先用權(quán)的抗辯是成立的。因此，原審法院認(rèn)定隆光公司對(duì)SD-188、SD-2、SD-3三款產(chǎn)品的成分以及配方享有先用權(quán)。對(duì)于隆光公司生產(chǎn)的SR-3產(chǎn)品，雖然原審法院證據(jù)保全時(shí)的配方黑白漿的比例與隆光公司申請(qǐng)9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證文件的《配方作業(yè)指導(dǎo)書》1.0版本中SD-2相同，但絮凝劑與稀釋劑的比例不同，隆光公司也沒有其他證據(jù)證明其于矽比科嘉窯公司專利申請(qǐng)日之前已經(jīng)生產(chǎn)了型號(hào)為SR-3的產(chǎn)品或者為生產(chǎn)該產(chǎn)品作好了準(zhǔn)備，因此，隆光公司對(duì)于SR-3產(chǎn)品成分以及配方的先用權(quán)不成立。 （2）關(guān)于權(quán)利要求。 矽比科嘉窯公司專利的權(quán)利要求4是一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，具備專利的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性特征。本案當(dāng)中雖然認(rèn)定了隆光公司對(duì)于SD-188、SD-2、SD-3三款產(chǎn)品的成分以及配方的先用權(quán)成立，但由于隆光公司沒有舉證說明生產(chǎn)權(quán)利要求1的產(chǎn)品只有一種方法，一定要用矽比科嘉窯公司專利的生產(chǎn)步驟和方式，因此不能當(dāng)然認(rèn)定隆光公司對(duì)于SD-188、SD-2、SD-3三款產(chǎn)品的生產(chǎn)方法享有先用權(quán)。在隆光公司確認(rèn)其生產(chǎn)方法與矽比科嘉窯公司權(quán)利要求4相同的情況下，隆光公司以先用權(quán)抗辯應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任。本案當(dāng)中隆光公司提供了購買生產(chǎn)設(shè)備、原材料的票據(jù)、合同，銷售產(chǎn)品的發(fā)票，但隆光公司購買的設(shè)備和材料都是通用產(chǎn)品，不能認(rèn)定隆光公司在矽比科嘉窯公司的專利申請(qǐng)日之前所使用的生產(chǎn)方法和矽比科嘉窯公司的權(quán)利要求4相同。因此，隆光公司對(duì)于被控侵權(quán)產(chǎn)品所使用的方法主張先用權(quán)抗辯不能成立。

對(duì)此，二審法院認(rèn)為：

1、雖然ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證資料沒有公證認(rèn)證，但與隆光公司提交的其他證據(jù)能夠相互印證，矽比嘉窯公司也沒有提交反證，因此對(duì)其真實(shí)性予以確認(rèn)。在認(rèn)證材料中記載了隆光公司的SD-2、SD-3、SR-3三款產(chǎn)品的1.0版本和其他版本的配方，該文件形成時(shí)間在矽比科嘉窯公司的專利申請(qǐng)日2004年4月28日之前，再加上隆光公司購買機(jī)器、原材料、進(jìn)行銷售的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定隆光公司在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)開始制造相同產(chǎn)品，并且已經(jīng)作好擴(kuò)大規(guī)模制造的必要準(zhǔn)備，隆光公司對(duì)本案專利產(chǎn)品享有先用權(quán)。

2、根據(jù)《專利法》第六十三條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定，先用權(quán)是指在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的行為，不視為侵犯專利權(quán)。這里相同產(chǎn)品指先用權(quán)人在專利申請(qǐng)日后制造的產(chǎn)品的技術(shù)特征與專利申請(qǐng)日之前制造的產(chǎn)品技術(shù)特征相同或?qū)嵸|(zhì)近似，而非與專利申請(qǐng)日之前已經(jīng)制造的產(chǎn)品的型號(hào)相同。因此當(dāng)被控侵權(quán)產(chǎn)品為多種型號(hào)的產(chǎn)品時(shí)，即使某一型號(hào)被控侵權(quán)產(chǎn)品未在專利申請(qǐng)日前制造、銷售，但只要該被控侵權(quán)產(chǎn)品與在專利申請(qǐng)日前制造、銷售的其他被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征沒有實(shí)質(zhì)差別，也屬于《專利法》第六十三條第一款所規(guī)定的“相同產(chǎn)品”，盡管隆光公司未提供證據(jù)證明其在專利申請(qǐng)前制造銷售了SR-3型號(hào)產(chǎn)品，但該型號(hào)與其他三款型號(hào)產(chǎn)品的成分完全相同，僅僅加入的絮凝劑與稀釋劑的比例不同，且該比例的差異均在矽比科嘉窯公司專利權(quán)利要求1范圍之內(nèi)，與其他型號(hào)產(chǎn)品的技術(shù)特征無實(shí)質(zhì)差別，因此認(rèn)定隆光公司生產(chǎn)、銷售SR-3型號(hào)產(chǎn)品的行為屬于行使先用權(quán)的行為。

3、本案中，矽比科嘉窯公司起訴主張隆光公司四款產(chǎn)品的制造方法與矽比科嘉窯公司專利相同，隆光公司在原審期間對(duì)此也予以自認(rèn)，并主張其無論是專利申請(qǐng)日前或后，均是使用該種方法制造上述四款產(chǎn)品。矽比科嘉窯公司若主張隆光公司在專利申請(qǐng)日前或后使用的方法不同，應(yīng)承擔(dān)此舉證責(zé)任。在沒有相反證據(jù)的情況下，可以認(rèn)定隆光在申請(qǐng)日前已經(jīng)開始使用相同方法制造SD-188、SD-2、SD-3三款產(chǎn)品并已經(jīng)做好擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)、銷售使用相同方法制造的產(chǎn)品的準(zhǔn)備。同時(shí)，隆光公司在二審提交的“流程圖”與原審法院在隆光公司證據(jù)保全并記載在原審判決書中的內(nèi)容相互印證，且其生效日期為2004年1月10日，早于本案專利申請(qǐng)日，因此隆光公司對(duì)本案專利方法有先用權(quán)。并且，使用相同方法制造SR-3款產(chǎn)品的行為亦不屬于侵犯專利權(quán)的行為。原審法院舉證責(zé)任分配明顯錯(cuò)誤。

據(jù)此，二審法院判決：1、撤銷廣東省廣州市中級(jí)人民法院（2006）穗中法民三初字第178號(hào)民事判決；2、駁回矽比科嘉窯公司的全部訴訟請(qǐng)求。

來源：羅云律師網(wǎng) 整理：iprdaily 趙珍網(wǎng)站：iprdaily.cn

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