在“相同產(chǎn)品“中，如何理解先用權抗辯？

【小D導讀】

編者按： ? 根據(jù)《專利法》第六十九條，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權。此處，對于“相同產(chǎn)品”、“相同方法”的理解應為“與專利技術（或者專利產(chǎn)品）相同的產(chǎn)品”、“與專利方法相同的方法”。在專利侵權訴訟中，主張先用權抗辯，僅需證明在專利申請日之前，已經(jīng)使用了涉案專利的技術方案，制造了包含涉案專利全部技術特征的相同產(chǎn)品，或已經(jīng)作好了必要準備，而與產(chǎn)品的型號或名稱沒有關系。如在涉案專利申請日后制造的系列產(chǎn)品與其在涉案專利申請日前制造的產(chǎn)品相比，其技術特征沒有實質(zhì)區(qū)別，只是產(chǎn)品型號或者產(chǎn)品名稱不同，也屬于《專利法》第六十三條第一款所規(guī)定的“相同產(chǎn)品”，先用權抗辯成立。

【基本案情】

上訴人（原審原告）矽比科嘉窯新會礦業(yè)有限公司（以下簡稱“矽比科嘉窯公司”）

上訴人（原審被告）惠州隆光陶瓷原料有限公司（以下簡稱“隆光公司”）

案號：（2006）穗中法民三初字第178號；（2007）粵高法民三終字第304號

2004年4月28日，矽比科嘉窯公司向國家知識產(chǎn)權局申請名稱為“一種作為超白拋光瓷磚原料的球土及其生產(chǎn)方法”的發(fā)明專利，該專利的公開日為2005年1月26日。2006年1月25日，矽比科嘉窯公司獲得該專利的授權，專利號為ZL200410027086.3。該專利現(xiàn)處于有效狀態(tài)。矽比科嘉窯公司的專利獨立權利要求包括兩項內(nèi)容。權利要求1為：一種作為超白拋光瓷磚原料的球土，該球土包含有如下原料：高嶺土、二次粘土、水、稀釋劑及絮凝劑；以球土的總重量計，其中：高嶺土含量為14-63％；二次粘土含量為7-56％；稀釋劑的含量為0.01-2％，絮凝劑的含量為0.01-1％，水為22-32％。權利要求4為：權利要求1所述的一種作為超白拋光瓷磚原料的球土生產(chǎn)方法，其包括如下步驟：（1）將高嶺土原料按比例加入稀釋劑和水在1?；瘽{池化成漿料，漿料輸送到1＃除沙池除去石英沙，再輸送到1＃振動篩除去雜質(zhì)，然后輸送到1＃中池，加入絮凝劑，使其絮凝沉降，沉降后的漿料輸送到1＃成品池而得到純高嶺土漿；（2）將二次粘土原料按比例加入稀釋劑和水在2?；瘽{池化成漿料，漿料輸送到2＃除沙池除去石英沙，再輸送到2＃振動篩除去雜質(zhì)，然后輸送到2＃中池，加入絮凝劑，使其絮凝沉降，沉降后的漿料輸送到2＃成品池而得到純二次粘土漿；（3）按比例將純高嶺土漿和純二次粘土漿輸送至3＃成品池，均勻混合，混合后的物料經(jīng)壓濾脫去部分水后得到球土產(chǎn)品。矽比科嘉窯公司以隆光公司未經(jīng)其許可擅自使用其發(fā)明專利配方及專利方法制造被控侵權產(chǎn)品并進行銷售（型號包括SD-188、SD-2、SD-3、SR-3）為由，訴諸廣州市中級人民法院。

【審判結(jié)果】

一審法院認為：

隆光公司確認其生產(chǎn)了SD-188、SD-2、SD-3、SR-3四款被控侵權產(chǎn)品，其中SD-2、SD-3、SR-3三款產(chǎn)品的配比與矽比科嘉窯公司專利權利要求1的內(nèi)容相同，但不認可SD-188的配比與矽比科嘉窯公司專利的權利要求1相同。隆光公司還確認SD-188、SD-2、SD-3、SR-3四款產(chǎn)品的生產(chǎn)方法與涉案專利的權利要求4相同。因此，原審法院確認SD-2、SD-3、SR-3三款產(chǎn)品的原料以及配比與涉案專利權利要求1的技術方案相同，SD-188、SD-2、SD-3、SR-3四款產(chǎn)品的生產(chǎn)方法與涉案專利權利要求4的技術方案相同。

關于被控侵權產(chǎn)品的先用權抗辯： （1）關于權利要求。 隆光公司向原審法院提交了Ronet公司頒發(fā)的ISO9001：2000標準的質(zhì)量管理體系認證證書原件以及Ronet公司的相關資料，以及銷售方面的資料，雖然Ronet公司的相關資料沒有經(jīng)過公證認證，但這些證據(jù)之間存在內(nèi)在的關聯(lián)性且互不矛盾，在矽比科嘉窯公司沒有提交相反證據(jù)的情況下，原審法院對隆光公司提交的證據(jù)予以確認。原審法院認定隆光公司向Ronet公司申請ISO9001：2000標準的質(zhì)量管理體系認證證書，并于2004年4月5日獲得認證。隆光公司在其申請文件的《配方作業(yè)指導書》當中記載了SD-188、SD-2、SD-3三種產(chǎn)品的1.0版本和其他版本的配方，該文件的形成時間早于矽比科嘉窯公司的專利申請日，且有多個版本的配方，因此，隆光公司以該文件作為涉案專利權利要求1的先用權的抗辯是成立的。因此，原審法院認定隆光公司對SD-188、SD-2、SD-3三款產(chǎn)品的成分以及配方享有先用權。對于隆光公司生產(chǎn)的SR-3產(chǎn)品，雖然原審法院證據(jù)保全時的配方黑白漿的比例與隆光公司申請9001：2000標準的質(zhì)量管理體系認證文件的《配方作業(yè)指導書》1.0版本中SD-2相同，但絮凝劑與稀釋劑的比例不同，隆光公司也沒有其他證據(jù)證明其于矽比科嘉窯公司專利申請日之前已經(jīng)生產(chǎn)了型號為SR-3的產(chǎn)品或者為生產(chǎn)該產(chǎn)品作好了準備，因此，隆光公司對于SR-3產(chǎn)品成分以及配方的先用權不成立。 （2）關于權利要求。 矽比科嘉窯公司專利的權利要求4是一個獨立權利要求，具備專利的新穎性、創(chuàng)造性和實用性特征。本案當中雖然認定了隆光公司對于SD-188、SD-2、SD-3三款產(chǎn)品的成分以及配方的先用權成立，但由于隆光公司沒有舉證說明生產(chǎn)權利要求1的產(chǎn)品只有一種方法，一定要用矽比科嘉窯公司專利的生產(chǎn)步驟和方式，因此不能當然認定隆光公司對于SD-188、SD-2、SD-3三款產(chǎn)品的生產(chǎn)方法享有先用權。在隆光公司確認其生產(chǎn)方法與矽比科嘉窯公司權利要求4相同的情況下，隆光公司以先用權抗辯應承擔相應的舉證責任。本案當中隆光公司提供了購買生產(chǎn)設備、原材料的票據(jù)、合同，銷售產(chǎn)品的發(fā)票，但隆光公司購買的設備和材料都是通用產(chǎn)品，不能認定隆光公司在矽比科嘉窯公司的專利申請日之前所使用的生產(chǎn)方法和矽比科嘉窯公司的權利要求4相同。因此，隆光公司對于被控侵權產(chǎn)品所使用的方法主張先用權抗辯不能成立。

對此，二審法院認為：

1、雖然ISO質(zhì)量管理體系認證資料沒有公證認證，但與隆光公司提交的其他證據(jù)能夠相互印證，矽比嘉窯公司也沒有提交反證，因此對其真實性予以確認。在認證材料中記載了隆光公司的SD-2、SD-3、SR-3三款產(chǎn)品的1.0版本和其他版本的配方，該文件形成時間在矽比科嘉窯公司的專利申請日2004年4月28日之前，再加上隆光公司購買機器、原材料、進行銷售的事實，應當認定隆光公司在專利申請日前已經(jīng)開始制造相同產(chǎn)品，并且已經(jīng)作好擴大規(guī)模制造的必要準備，隆光公司對本案專利產(chǎn)品享有先用權。

2、根據(jù)《專利法》第六十三條第一款第（二）項規(guī)定，先用權是指在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的行為，不視為侵犯專利權。這里相同產(chǎn)品指先用權人在專利申請日后制造的產(chǎn)品的技術特征與專利申請日之前制造的產(chǎn)品技術特征相同或?qū)嵸|(zhì)近似，而非與專利申請日之前已經(jīng)制造的產(chǎn)品的型號相同。因此當被控侵權產(chǎn)品為多種型號的產(chǎn)品時，即使某一型號被控侵權產(chǎn)品未在專利申請日前制造、銷售，但只要該被控侵權產(chǎn)品與在專利申請日前制造、銷售的其他被控侵權產(chǎn)品的技術特征沒有實質(zhì)差別，也屬于《專利法》第六十三條第一款所規(guī)定的“相同產(chǎn)品”，盡管隆光公司未提供證據(jù)證明其在專利申請前制造銷售了SR-3型號產(chǎn)品，但該型號與其他三款型號產(chǎn)品的成分完全相同，僅僅加入的絮凝劑與稀釋劑的比例不同，且該比例的差異均在矽比科嘉窯公司專利權利要求1范圍之內(nèi)，與其他型號產(chǎn)品的技術特征無實質(zhì)差別，因此認定隆光公司生產(chǎn)、銷售SR-3型號產(chǎn)品的行為屬于行使先用權的行為。

3、本案中，矽比科嘉窯公司起訴主張隆光公司四款產(chǎn)品的制造方法與矽比科嘉窯公司專利相同，隆光公司在原審期間對此也予以自認，并主張其無論是專利申請日前或后，均是使用該種方法制造上述四款產(chǎn)品。矽比科嘉窯公司若主張隆光公司在專利申請日前或后使用的方法不同，應承擔此舉證責任。在沒有相反證據(jù)的情況下，可以認定隆光在申請日前已經(jīng)開始使用相同方法制造SD-188、SD-2、SD-3三款產(chǎn)品并已經(jīng)做好擴大規(guī)模生產(chǎn)、銷售使用相同方法制造的產(chǎn)品的準備。同時，隆光公司在二審提交的“流程圖”與原審法院在隆光公司證據(jù)保全并記載在原審判決書中的內(nèi)容相互印證，且其生效日期為2004年1月10日，早于本案專利申請日，因此隆光公司對本案專利方法有先用權。并且，使用相同方法制造SR-3款產(chǎn)品的行為亦不屬于侵犯專利權的行為。原審法院舉證責任分配明顯錯誤。

據(jù)此，二審法院判決：1、撤銷廣東省廣州市中級人民法院（2006）穗中法民三初字第178號民事判決；2、駁回矽比科嘉窯公司的全部訴訟請求。

來源：羅云律師網(wǎng) 整理：iprdaily 趙珍網(wǎng)站：iprdaily.cn

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在“相同產(chǎn)品“中，如何理解先用權抗辯？

在“相同產(chǎn)品“中，如何理解先用權抗辯？