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“行業(yè)通用名詞被注冊為商標的情況，猶如深水炸彈一般暗藏著，不觸碰的時候風平浪靜，一觸碰到就會無辜爆炸?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：殷蔚安徽君威知識產權服務有限公司

作者按

今年來，行業(yè)通用名詞被注冊為商標后，進行民事訴訟維權的案件層出不窮，且多次登上熱搜，引發(fā)社會關注。被告多為不知情下使用了該名稱，被訴后面對高額賠償均表示無辜且無助。面對此種情況，本文試圖從多個角度闡述應訴策略及防患未然的應對措施。

基于歷史原因和商標局在商標申請注冊階段的審查審理規(guī)則的限制，我國目前存在較多行業(yè)通用名詞被注冊為商標的情況。較為知名的有被最高院明確為“碰瓷式維權”的“青花椒”商標，此前在北京市高院二審行政案件中被判定淪為通用名稱的“千頁豆腐”商標，以及上月在安徽省合肥市中級人民法院民事侵權案件勝訴的“大牌檔”商標等。

判例一：南京大惠公司訴開發(fā)區(qū)大牌檔侵害商標權糾紛民事一審，原告主張停止侵權+50萬賠償+104340合理開支+變更企業(yè)名稱+登報道歉，法院認為構成侵權，判決停止侵權+變更企業(yè)名稱+80000合理開支。

判例二：南京大惠公司訴海鹽縣武原笑貓咪餐廳侵害商標權糾紛民事一審，原告主張停止侵權+100萬賠償及合理開支，法院認為構成侵權，判決停止侵權+8萬經濟損失含合理開支。

判例三：蘇州典發(fā)公司訴天合堂公司“千頁豆腐”商標權糾紛民事一審，主張停止侵權+20萬賠償+1萬合理開支，法院認為構成侵權，判決停止侵權+15000損失及合理開支。

（以上數據來自裁判文書網）

通過裁判文書我們可以看到，原告在訴訟前一般會對證據進行公證，對被告財產進行保全等常規(guī)操作，而被告在訴訟時一般都會對爭議商標提出無效宣告或者撤銷淪為通用名稱（以下簡稱撤通），并且請求法院對案件中止審理。被告往往會在民事案件中請求法院論證涉案商標已經淪為通用名稱，法院往往在判決書中對這一焦點問題不做評述，筆者認為這是非常正確的做法。

首先，2014 年商標法第四十九條第二款同時規(guī)定了商標連續(xù)三年不使用的撤銷和退化為商品通用名稱的撤銷兩種情形，對于前者，以撤銷申請人提出撤銷申請之日作為基準日向前推三年作為指定期間。基于同一法律條文本身的內在統(tǒng)一性，商標退化為商品通用名稱的撤銷也應以撤銷申請人提出撤銷申請之日作為基準日。

其次，注冊商標被無效和注冊商標被撤銷的法律后果并不一致，若被無效則自始無效，若被撤銷則自撤銷公告之日起商標專用權終止。依據 2014 年商標法第四十九條第二款撤銷注冊商標，并不發(fā)生自始無效的法律后果，故無需對訴爭商標申請注冊之日的可注冊性予以判斷，以撤銷申請人提出申請之日作為基準日符合商標撤銷的法律后果。

簡而言之，即使訴爭商標被認定淪為通用名稱，其權利并不是自始無效，而是自撤銷公告作出后無效，一般訴訟后提起的撤通，都不會影響訴訟前的商標有效性。所以即使該商標被撤通，也不應影響訴訟的進行和裁判。如果該商標被認定無效宣告，則自始無效，法院應當作出有利于被告的裁判，但對通用名稱的無效宣告應當提交的是商標申請之時，該名稱已經是通用名稱，而不是申請后經過社會大眾的使用逐漸淪為了通用名稱，證據材料整理需要商標申請“當時”的時效性，所以一般無效宣告的難度都比較大。

對此類案件被告的訴訟建議：

1、以原告商標剛剛被提起無效宣告或者撤通，請求法院中止審理，一般法院都不會采納；請求法院在民事訴訟中認定該商標是通用名稱，一般法院都不會作出評述；這兩塊是常見浪費大篇幅、大精力在民事訴訟中去做的，但都是收效甚微的事情。

2、訴訟著力點應該在：①使用該商標的行為并不會造成消費者在類似商品服務上造成混淆；②一般使用該商標時都加入了其他顯著性區(qū)分內容，不會造成消費者的近似認定；③除開使用該商標外，其他例如包裝、門店裝修、宣傳廣告等都不構成近似，無意不正當競爭；④未造成對該商標的嚴重影響，賠償額度應該盡可能低，賠禮道歉的緣由不存在。

對“無辜廠商”們的知識產權管理建議：

1、在產品包裝、門頭、廣告上使用每個商標、產品名稱或者你認為的“通用名稱”之前，先通過商標查詢系統(tǒng)了解下該名稱是否是他人的已注冊商標。并不是常見就代表能夠合理使用，并不是他人用了你就能用。

2、請求行業(yè)協(xié)會、地方知識產權主管單位等，主導對當地或者行業(yè)內的通用名稱進行排查，對已經被注冊為商標的通用名稱盡早的提出撤通或者無效宣告，排雷避免后續(xù)風險。

下一個原告會是誰？

行業(yè)通用名詞被注冊為商標的情況，猶如深水炸彈一般暗藏著，不觸碰的時候風平浪靜，一觸碰到就會無辜爆炸。例如，安徽阜陽有一道名小吃“格拉條”，是當地人特別愛好的一種面食，卻已經在餐飲類別被注冊為商標十余年，而僅阜陽當地查詢名稱中帶有格拉條的企業(yè)及個體戶就有2348家……