《IP洞察》：周昊雨 張云嬌｜淺談專利權(quán)評價報告請求的必要性

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“本文中筆者主要根據(jù)現(xiàn)行專利法以及審查指南草案（2022）中的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合以往工作經(jīng)歷對專利權(quán)人或利害關(guān)系人提交專利權(quán)評價報告請求所應(yīng)考量的因素進(jìn)行簡要探討?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：周昊雨 張云嬌 超凡知識產(chǎn)權(quán)

摘要：專利權(quán)評價報告是一種由國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)專利權(quán)人、利害關(guān)系人或者被控侵權(quán)人的請求，對實用新型或者外觀設(shè)計專利進(jìn)行檢索、分析和評價后出具的報告。它主要在人民法院審理或者管理專利工作的部門處理專利侵權(quán)糾紛中作為證據(jù)使用，以確定是否需要中止相關(guān)程序。本文中筆者主要根據(jù)現(xiàn)行專利法以及審查指南草案（2022）中的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合以往工作經(jīng)歷對專利權(quán)人或利害關(guān)系人提交專利權(quán)評價報告請求所應(yīng)考量的因素進(jìn)行簡要探討。

目前，越來越多的申請人在中國遞交實用新型專利申請和外觀設(shè)計專利申請。外觀設(shè)計專利申請量的增加可能主要歸因于中國在2021年開放了局部外觀設(shè)計的大門，并在2022年加入了海牙工業(yè)品外觀設(shè)計體系。實用新型專利申請量的增加可能主要歸因于中國專利法中對實用新型的創(chuàng)造性要求明顯低于發(fā)明專利，并且實用新型專利申請的授權(quán)率和授權(quán)速度通常都明顯優(yōu)于發(fā)明專利申請。

然而，正是由于實用新型和外觀設(shè)計專利申請僅需經(jīng)過初步審查，而無需經(jīng)歷實質(zhì)審查程序，故實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)的穩(wěn)定性較差。如果專利權(quán)人不能正確認(rèn)識到這種法律上的不穩(wěn)定性，過于草率地對他人實施專利的行為提出專利侵權(quán)指控，則有很大可能性陷入專利權(quán)被宣告無效的境地，于己而言耗時耗力，于他人而言對其正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成影響。因此，專利權(quán)評價報告作為國家知識產(chǎn)權(quán)局官方出具的評價是否符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的授權(quán)條件的報告，其在一定程度上可以彌補(bǔ)實用新型或外觀設(shè)計專利未經(jīng)實質(zhì)審查程序而導(dǎo)致專利權(quán)穩(wěn)定性較差的問題。

鑒于此，許多知識產(chǎn)權(quán)界的律師和代理人通常會建議專利權(quán)人，如果想要對實用新型或外觀設(shè)計專利進(jìn)行維權(quán)，可以預(yù)先請求國家知識產(chǎn)權(quán)局出具專利權(quán)評價報告，而后再根據(jù)評價報告來決定是否實行或繼續(xù)實行維權(quán)活動。然而，筆者認(rèn)為這種法律建議可能不甚恰當(dāng)，因為專利權(quán)評價報告就像一把雙刃劍，如果專利權(quán)評價報告的結(jié)果是正面的，這將使專利權(quán)人更有信心進(jìn)行專利維權(quán)；反之，如果專利權(quán)評價報告的結(jié)果是負(fù)面的，通常會對專利權(quán)人在維權(quán)方式上的選擇造成較大的不利。

此外，需要注意的是，國家知識產(chǎn)權(quán)局針對同一實用新型專利或外觀設(shè)計專利將僅出具一份專利權(quán)評價報告，而不可能出具多份報告。如有多人針對同一實用新型或者外觀設(shè)計專利提出請求的，國家知識產(chǎn)權(quán)局將合案處理，只作出一份專利權(quán)評價報告；而且，在專利權(quán)評價報告作出之后又有人再次提出請求的，國家知識產(chǎn)權(quán)局將不予受理該請求。

需特別注意的是，國家知識產(chǎn)權(quán)局在作出專利權(quán)評價報告后，評價報告的結(jié)果會面向社會公眾公開，任何單位或者個人均可以查閱或者復(fù)制。盡管專利審查指南明確規(guī)定可以根據(jù)請求人提交的書面請求修改專利權(quán)評價報告，但實踐中出現(xiàn)該情形幾率極小，除非專利權(quán)評價報告中存在明顯錯誤，例如著錄項目信息或文字錯誤、法律適用明顯錯誤、結(jié)論所依據(jù)的事實認(rèn)定明顯錯誤等。鑒于上述專利權(quán)評價報告的結(jié)果不會改變，并且可以立即被公眾檢索到，筆者認(rèn)為專利權(quán)人對是否請求評價報告的決定應(yīng)更加謹(jǐn)慎。

綜上所述，針對實用新型或外觀設(shè)計專利請求專利權(quán)評價報告對于專利權(quán)人而言是一相當(dāng)重要的決定，而絕非僅僅是一個無關(guān)緊要的程序性工作。作為一名較為知悉專利權(quán)評價報告的諸多優(yōu)點及缺點的專利從業(yè)人員，筆者不建議專利權(quán)人草率地提交專利權(quán)評價報告請求，在后文中將對此作進(jìn)一步闡明。

一、誰可以請求專利權(quán)評價報告？

根據(jù)現(xiàn)行專利法和國家知識產(chǎn)權(quán)局的實踐操作，在實用新型專利或外觀設(shè)計專利被授予后，（i）專利權(quán)人、（ii）利害關(guān)系人或（iii）被控侵權(quán)人可以請求國家知識產(chǎn)權(quán)局作出專利權(quán)評價報告。而對于處于在審狀態(tài)、尚未授權(quán)的實用新型或外觀設(shè)計專利申請，任何人均不得請求專利權(quán)評價報告。對于以上三種有權(quán)提交專利權(quán)評價報告請求的主體，筆者將在下文分別討論。

對于上述主體之一的（i）專利權(quán)人，專利審查指南草案（2022）（下文簡稱為“草案”）中規(guī)定，實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)為多個專利權(quán)人共有的情況下，請求人可以是部分專利權(quán)人，且無需全體專利權(quán)人一致同意。

對于上述主體之二的（ii）利害關(guān)系人，草案將其規(guī)定為“有權(quán)根據(jù)專利法第六十五條的規(guī)定就專利侵權(quán)糾紛向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理的人”。如果該草案最終獲得通過，則主體“利害關(guān)系人”將可能包括：

（1）“獨占許可”的被許可人；

（2）專利權(quán)人放棄起訴權(quán)情況下的“排他許可”的被許可人；以及

（3）專利權(quán)人授予起訴權(quán)情況下的“普通許可”的被許可人。

根據(jù)草案規(guī)定，在專利維權(quán)過程中，人民法院或者管理專利工作的部門只可以要求（i）專利權(quán)人或者（ii）利害關(guān)系人提交專利權(quán)評價報告，而不得要求（iii）被控侵權(quán)人出具專利權(quán)評價報告。由此可以看出，專利穩(wěn)定性評價的舉證責(zé)任在原告/申請人一方，而非被告/被申請人一方。筆者認(rèn)為，這也是先前的專利法一直沒有將被控侵權(quán)人納入可以請求專利權(quán)評價報告的主體的原因之一。

此外，對于提起專利侵權(quán)糾紛時專利權(quán)評價報告是否具有必要性，最高人民法院在審理最高法民再383號（2020）案中給出的觀點是，專利權(quán)評價報告是審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)，但不屬于原告在提起專利權(quán)民事訴訟時必須提交的證據(jù)，人民法院僅因原告未按照要求提交專利權(quán)評價報告而裁定駁回起訴的，最高人民法院不予支持。據(jù)此，可以看出，專利權(quán)人或利害關(guān)系人即使在人民法院或者行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提出要求專利權(quán)評價報告后仍拒不提交的，人民法院或者行政執(zhí)法機(jī)關(guān)也不得僅以此為由而予以駁回。

然而，隨著國家層面對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的司法保護(hù)的加強(qiáng)和國內(nèi)創(chuàng)新主體對知識產(chǎn)權(quán)的建設(shè)和保護(hù)意識的提高，國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟案件呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。在此背景下，由于評價報告不是司法機(jī)關(guān)審理和行政機(jī)關(guān)處理侵權(quán)糾紛的立案條件，如果專利權(quán)人或利害關(guān)系人無故拖延、甚至不請求作出評價報告，特別是在專利權(quán)人或利害關(guān)系人自身發(fā)現(xiàn)了存在明顯不利于實用新型或外觀設(shè)計專利穩(wěn)定性的現(xiàn)有技術(shù)的情況下，這對被控侵權(quán)人而言是有失公平的。由此，將專利權(quán)報告請求主體擴(kuò)大至被控侵權(quán)人具有積極意義，允許被控侵權(quán)人主動提交專利權(quán)評價報告，特別是在原告不愿提交的情況下，能夠更為有效地幫助司法機(jī)關(guān)和行政機(jī)關(guān)理清案件事實，快速作出裁定，從而促進(jìn)評價報告發(fā)揮定紛止?fàn)幍淖饔谩?/p>

對于上述主體之三的（iii）被控侵權(quán)人，目前的定義仍存在廣泛爭議。根據(jù)草案，“被控侵權(quán)人”是指：（a）已被控侵權(quán)或（b）將可能被控侵權(quán)的任何單位或個人。對于“可能被控侵權(quán)”的解釋，草案給出如下示例“收到專利權(quán)人發(fā)出的律師函、電商平臺投訴通知書等的單位或者個人”（審查指南草案2022，第五部分，第十章，第1、2.1、2.2和2.3節(jié)）。

顯然，根據(jù)草案的解釋，如果任何單位或個人僅收到律師函（例如警告函）但尚未以專利侵權(quán)為由被起訴至法院的，該單位或個人則被賦予了請求國家知識產(chǎn)權(quán)局出具專利權(quán)評價報告的權(quán)利。但是，國家知識產(chǎn)權(quán)局目前采取的做法似乎與草案的規(guī)定有所不同。如果當(dāng)事人僅收到律師函并向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出專利權(quán)評價報告請求的，國家知識產(chǎn)權(quán)局原則上都會予以駁回，并發(fā)出“請求視為未提出”的通知書。我們曾試圖與國家知識產(chǎn)權(quán)局工作人員就此問題進(jìn)行過討論，國家知識產(chǎn)權(quán)局工作人員似乎認(rèn)為，只有已然在訴訟中或行政維權(quán)程序中被指控專利侵權(quán)的當(dāng)事人才有資格請求專利權(quán)評價報告。換言之，國家知識產(chǎn)權(quán)局對“被控侵權(quán)人”的解釋更為保守，接近實際被控侵權(quán)人，而非即將或可能被控侵權(quán)的潛在被控侵權(quán)人。

鑒于國家知識產(chǎn)權(quán)局的上述態(tài)度，實用新型或外觀設(shè)計專利的專利權(quán)人（或利害關(guān)系人）目前可以在沒有專利權(quán)評價報告的情況下向潛在侵權(quán)者發(fā)出警告函。由于收到警告函的潛在侵權(quán)人在現(xiàn)行制度和實踐中無權(quán)請求專利權(quán)評價報告，因此其很可能需要花費額外時間和金錢來分析專利侵權(quán)風(fēng)險，甚至花費大量精力檢索現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計以為提交專利無效請求做好準(zhǔn)備。

坦白而言，筆者認(rèn)為，國家知識產(chǎn)權(quán)局目前的處理方式對“潛在侵權(quán)人”可能有失公平，原因是實用新型專利和外觀設(shè)計專利從未經(jīng)過實質(zhì)審查，權(quán)利人可以較為容易地獲取“較大保護(hù)范圍”的專利，并據(jù)此可以輕易地向競爭對手發(fā)送律師函。筆者猜測國家知識產(chǎn)權(quán)局目前對“潛在侵權(quán)者”的請求的處理方式是在草案尚未正式通過下的“暫行”做法。為此，筆者建議國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)真考慮草案的提議，同時給與潛在被控侵權(quán)人（例如收到警告函的單位或個人）與實際被控侵權(quán)人（例如被起訴至法院的單位或個人）相等的請求專利權(quán)評價報告的權(quán)利，以防止實用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)人濫用專利權(quán)利。

二、什么時候需要專利權(quán)評價報告？

根據(jù)現(xiàn)行的中國專利法和實踐，僅少數(shù)執(zhí)行程序明確需要專利權(quán)評價報告：

(i)  向電子商務(wù)平臺投訴實用新型或外觀設(shè)計專利侵權(quán)的程序；

(ii) 向海關(guān)提交實用新型專利或外觀設(shè)計專利備案的程序；以及

(iii) 實用新型或外觀設(shè)計專利開放許可聲明。

對于(i)和(ii)，其主要是因為電商平臺和海關(guān)不專于辦理專利事務(wù)，必然需要國家知識產(chǎn)權(quán)局出具正面的專利權(quán)評價報告，專利的可專利性才更具可信度。對于（iii），開放許可在我國是一個全新的制度，也需要專利權(quán)評價報告保駕護(hù)航，因為只有正面的專利權(quán)評價報告（或部分正面的專利權(quán)評價報告）才能讓潛在的被許可人對專利的可專利性和可維權(quán)性更有信心。

另一方面，如上文所討論，在人民法院或管理專利工作的部門對專利侵權(quán)糾紛的處理程序中，雖然通常會要求原告/申請人提供專利權(quán)評價報告，但其并不是必須的（見最高人民法院在審理最高法民再383號（2020）案）。換言之，專利權(quán)評價報告的出具不屬于行政決定，而僅僅視為一種“證據(jù)”。即，專利權(quán)評價報告僅是國家知識產(chǎn)權(quán)局單方面在不與請求人進(jìn)行任何意見交流情況下作出的報告，其僅能在一定程度上表明專利權(quán)的穩(wěn)定或不穩(wěn)定。筆者認(rèn)為，這也是該評價報告僅能作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的參考證據(jù)，而不能作為立案的條件的緣由之一。由此，如果滿足某些條件，例如，如果專利權(quán)人能夠提交證據(jù)證明該專利在無效程序中被維持有效，那么專利的穩(wěn)定性就得到了某種程度的確認(rèn)，此時專利權(quán)評價報告就顯得可有可無了。此外，如果法院或?qū)＠姓?zhí)法部門沒有明確要求專利權(quán)人或利害關(guān)系人在專利侵權(quán)糾紛中提供專利權(quán)評價報告，則意味著在這種情況下專利權(quán)評價報告也是非必要的。

對于其他維權(quán)方式，例如發(fā)送警告函、公證購買或網(wǎng)頁公證，實踐中均不需要專利權(quán)評價報告，因為這些不是專利維權(quán)的官方方式。

一般而言，筆者結(jié)合自身的工作經(jīng)驗給專利權(quán)人的建議是“非必要情況下，建議不請求專利權(quán)評價報告”。一項已授予但相對“未確定”的實用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)可能會對您的競爭對手產(chǎn)生巨大的威懾。如前所述，即使沒有獲得專利權(quán)評價報告，專利權(quán)人仍然可以向潛在侵權(quán)者發(fā)警告函。這樣，責(zé)任負(fù)擔(dān)就會轉(zhuǎn)移到潛在侵權(quán)人身上，他們必須認(rèn)真對待收到警告函這一事件，且在目前的司法制度下，僅收到警告函的被控侵權(quán)人又無法請求國家知識產(chǎn)權(quán)局出具專利權(quán)評估報告。

即使請求專利權(quán)評價報告是必要的，筆者仍建議專利權(quán)人（或利害關(guān)系人）在向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出請求出具專利權(quán)評價報告之前，先通過專利律師事務(wù)所進(jìn)行預(yù)檢索，對自身專利的穩(wěn)定性做到大致心中有數(shù)，以避免意外收到負(fù)面評價報告的風(fēng)險。如果專利律師事務(wù)所的檢索結(jié)果顯示實用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)相對穩(wěn)定，那么專利權(quán)人可以進(jìn)一步提專利權(quán)評價報告請求，這種方法將增加獲得正面專利權(quán)評價報告的信心和可能性。如果專利律師事務(wù)所的檢索結(jié)果顯示存在明顯破壞專利新穎性或創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)，那么專利權(quán)人可以考慮將維權(quán)方式調(diào)整為不需要評價報告的方式，例如僅發(fā)送警告函并私下和解。

此外，需要注意的是，即使專利權(quán)評價報告的結(jié)果是負(fù)面的，也并不意味著該專利權(quán)必然會被無效。實踐中確實存在著專利權(quán)評價報告為負(fù)面的實用新型，在一輪無效攻擊后仍然被維持有效的案例（例如，CN201420786681.4）。如前所述，專利權(quán)評價報告不是行政決定，請求人不能就此提起行政復(fù)議和行政訴訟。因此，在專利權(quán)評價報告為負(fù)面的情況下，如果專利權(quán)人或利害關(guān)系人不同意此報告的結(jié)果，并且通過專利律師事務(wù)所進(jìn)行的檢索表明專利穩(wěn)定性，專利權(quán)人或利害關(guān)系人仍然可以考慮提起侵權(quán)訴訟，并等待被控侵權(quán)人發(fā)起無效攻擊，或者甚至可以自行發(fā)起無效程序以“自證專利的有效性”。

更重要的是，即使收到負(fù)面的專利權(quán)評價報告，并不意味著專利權(quán)人不能在法庭訴訟中成功維權(quán)。這是因為，如前所述的，專利權(quán)評價報告在侵權(quán)訴訟中僅被視為證據(jù)。如果專利權(quán)人在專利權(quán)評價報告為負(fù)面的情況下仍有充分的理由來支持專利的有效性，法院仍可能作出對專利權(quán)人有利的判決。例如，去年我司代理的一件專利權(quán)評價報告為負(fù)面的外觀設(shè)計專利就在北京知識產(chǎn)權(quán)法院進(jìn)行的專利侵權(quán)訴訟中獲得了最終勝訴。

以上內(nèi)容是筆者結(jié)合自身的工作經(jīng)歷以及對現(xiàn)行專利法和草案中相關(guān)規(guī)定的淺顯見解而得出的，僅代表個人觀點，希望對業(yè)界同仁以及對未來可能請求國家知識產(chǎn)權(quán)局出具知識產(chǎn)權(quán)報告的單位或個人有所助益。

（原標(biāo)題：淺談專利權(quán)評價報告請求的必要性）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：周昊雨 張云嬌 超凡知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《IP洞察》：周昊雨 張云嬌｜淺談專利權(quán)評價報告請求的必要性（點擊標(biāo)題查看原文）

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