《IP洞察》：周昊雨 張云嬌｜淺談專利權(quán)評價報告請求的必要性

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“本文中筆者主要根據(jù)現(xiàn)行專利法以及審查指南草案（2022）中的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合以往工作經(jīng)歷對專利權(quán)人或利害關(guān)系人提交專利權(quán)評價報告請求所應(yīng)考量的因素進(jìn)行簡要探討?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：周昊雨 張云嬌 超凡知識產(chǎn)權(quán)

摘要：專利權(quán)評價報告是一種由國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)專利權(quán)人、利害關(guān)系人或者被控侵權(quán)人的請求，對實(shí)用新型或者外觀設(shè)計專利進(jìn)行檢索、分析和評價后出具的報告。它主要在人民法院審理或者管理專利工作的部門處理專利侵權(quán)糾紛中作為證據(jù)使用，以確定是否需要中止相關(guān)程序。本文中筆者主要根據(jù)現(xiàn)行專利法以及審查指南草案（2022）中的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合以往工作經(jīng)歷對專利權(quán)人或利害關(guān)系人提交專利權(quán)評價報告請求所應(yīng)考量的因素進(jìn)行簡要探討。

目前，越來越多的申請人在中國遞交實(shí)用新型專利申請和外觀設(shè)計專利申請。外觀設(shè)計專利申請量的增加可能主要?dú)w因于中國在2021年開放了局部外觀設(shè)計的大門，并在2022年加入了海牙工業(yè)品外觀設(shè)計體系。實(shí)用新型專利申請量的增加可能主要?dú)w因于中國專利法中對實(shí)用新型的創(chuàng)造性要求明顯低于發(fā)明專利，并且實(shí)用新型專利申請的授權(quán)率和授權(quán)速度通常都明顯優(yōu)于發(fā)明專利申請。

然而，正是由于實(shí)用新型和外觀設(shè)計專利申請僅需經(jīng)過初步審查，而無需經(jīng)歷實(shí)質(zhì)審查程序，故實(shí)用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)的穩(wěn)定性較差。如果專利權(quán)人不能正確認(rèn)識到這種法律上的不穩(wěn)定性，過于草率地對他人實(shí)施專利的行為提出專利侵權(quán)指控，則有很大可能性陷入專利權(quán)被宣告無效的境地，于己而言耗時耗力，于他人而言對其正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成影響。因此，專利權(quán)評價報告作為國家知識產(chǎn)權(quán)局官方出具的評價是否符合專利法及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的授權(quán)條件的報告，其在一定程度上可以彌補(bǔ)實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利未經(jīng)實(shí)質(zhì)審查程序而導(dǎo)致專利權(quán)穩(wěn)定性較差的問題。

鑒于此，許多知識產(chǎn)權(quán)界的律師和代理人通常會建議專利權(quán)人，如果想要對實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利進(jìn)行維權(quán)，可以預(yù)先請求國家知識產(chǎn)權(quán)局出具專利權(quán)評價報告，而后再根據(jù)評價報告來決定是否實(shí)行或繼續(xù)實(shí)行維權(quán)活動。然而，筆者認(rèn)為這種法律建議可能不甚恰當(dāng)，因為專利權(quán)評價報告就像一把雙刃劍，如果專利權(quán)評價報告的結(jié)果是正面的，這將使專利權(quán)人更有信心進(jìn)行專利維權(quán)；反之，如果專利權(quán)評價報告的結(jié)果是負(fù)面的，通常會對專利權(quán)人在維權(quán)方式上的選擇造成較大的不利。

此外，需要注意的是，國家知識產(chǎn)權(quán)局針對同一實(shí)用新型專利或外觀設(shè)計專利將僅出具一份專利權(quán)評價報告，而不可能出具多份報告。如有多人針對同一實(shí)用新型或者外觀設(shè)計專利提出請求的，國家知識產(chǎn)權(quán)局將合案處理，只作出一份專利權(quán)評價報告；而且，在專利權(quán)評價報告作出之后又有人再次提出請求的，國家知識產(chǎn)權(quán)局將不予受理該請求。

需特別注意的是，國家知識產(chǎn)權(quán)局在作出專利權(quán)評價報告后，評價報告的結(jié)果會面向社會公眾公開，任何單位或者個人均可以查閱或者復(fù)制。盡管專利審查指南明確規(guī)定可以根據(jù)請求人提交的書面請求修改專利權(quán)評價報告，但實(shí)踐中出現(xiàn)該情形幾率極小，除非專利權(quán)評價報告中存在明顯錯誤，例如著錄項目信息或文字錯誤、法律適用明顯錯誤、結(jié)論所依據(jù)的事實(shí)認(rèn)定明顯錯誤等。鑒于上述專利權(quán)評價報告的結(jié)果不會改變，并且可以立即被公眾檢索到，筆者認(rèn)為專利權(quán)人對是否請求評價報告的決定應(yīng)更加謹(jǐn)慎。

綜上所述，針對實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利請求專利權(quán)評價報告對于專利權(quán)人而言是一相當(dāng)重要的決定，而絕非僅僅是一個無關(guān)緊要的程序性工作。作為一名較為知悉專利權(quán)評價報告的諸多優(yōu)點(diǎn)及缺點(diǎn)的專利從業(yè)人員，筆者不建議專利權(quán)人草率地提交專利權(quán)評價報告請求，在后文中將對此作進(jìn)一步闡明。

一、誰可以請求專利權(quán)評價報告？

根據(jù)現(xiàn)行專利法和國家知識產(chǎn)權(quán)局的實(shí)踐操作，在實(shí)用新型專利或外觀設(shè)計專利被授予后，（i）專利權(quán)人、（ii）利害關(guān)系人或（iii）被控侵權(quán)人可以請求國家知識產(chǎn)權(quán)局作出專利權(quán)評價報告。而對于處于在審狀態(tài)、尚未授權(quán)的實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利申請，任何人均不得請求專利權(quán)評價報告。對于以上三種有權(quán)提交專利權(quán)評價報告請求的主體，筆者將在下文分別討論。

對于上述主體之一的（i）專利權(quán)人，專利審查指南草案（2022）（下文簡稱為“草案”）中規(guī)定，實(shí)用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)為多個專利權(quán)人共有的情況下，請求人可以是部分專利權(quán)人，且無需全體專利權(quán)人一致同意。

對于上述主體之二的（ii）利害關(guān)系人，草案將其規(guī)定為“有權(quán)根據(jù)專利法第六十五條的規(guī)定就專利侵權(quán)糾紛向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理的人”。如果該草案最終獲得通過，則主體“利害關(guān)系人”將可能包括：

（1）“獨(dú)占許可”的被許可人；

（2）專利權(quán)人放棄起訴權(quán)情況下的“排他許可”的被許可人；以及

（3）專利權(quán)人授予起訴權(quán)情況下的“普通許可”的被許可人。

根據(jù)草案規(guī)定，在專利維權(quán)過程中，人民法院或者管理專利工作的部門只可以要求（i）專利權(quán)人或者（ii）利害關(guān)系人提交專利權(quán)評價報告，而不得要求（iii）被控侵權(quán)人出具專利權(quán)評價報告。由此可以看出，專利穩(wěn)定性評價的舉證責(zé)任在原告/申請人一方，而非被告/被申請人一方。筆者認(rèn)為，這也是先前的專利法一直沒有將被控侵權(quán)人納入可以請求專利權(quán)評價報告的主體的原因之一。

此外，對于提起專利侵權(quán)糾紛時專利權(quán)評價報告是否具有必要性，最高人民法院在審理最高法民再383號（2020）案中給出的觀點(diǎn)是，專利權(quán)評價報告是審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)，但不屬于原告在提起專利權(quán)民事訴訟時必須提交的證據(jù)，人民法院僅因原告未按照要求提交專利權(quán)評價報告而裁定駁回起訴的，最高人民法院不予支持。據(jù)此，可以看出，專利權(quán)人或利害關(guān)系人即使在人民法院或者行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提出要求專利權(quán)評價報告后仍拒不提交的，人民法院或者行政執(zhí)法機(jī)關(guān)也不得僅以此為由而予以駁回。

然而，隨著國家層面對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的司法保護(hù)的加強(qiáng)和國內(nèi)創(chuàng)新主體對知識產(chǎn)權(quán)的建設(shè)和保護(hù)意識的提高，國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟案件呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。在此背景下，由于評價報告不是司法機(jī)關(guān)審理和行政機(jī)關(guān)處理侵權(quán)糾紛的立案條件，如果專利權(quán)人或利害關(guān)系人無故拖延、甚至不請求作出評價報告，特別是在專利權(quán)人或利害關(guān)系人自身發(fā)現(xiàn)了存在明顯不利于實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利穩(wěn)定性的現(xiàn)有技術(shù)的情況下，這對被控侵權(quán)人而言是有失公平的。由此，將專利權(quán)報告請求主體擴(kuò)大至被控侵權(quán)人具有積極意義，允許被控侵權(quán)人主動提交專利權(quán)評價報告，特別是在原告不愿提交的情況下，能夠更為有效地幫助司法機(jī)關(guān)和行政機(jī)關(guān)理清案件事實(shí)，快速作出裁定，從而促進(jìn)評價報告發(fā)揮定紛止?fàn)幍淖饔谩?/p>

對于上述主體之三的（iii）被控侵權(quán)人，目前的定義仍存在廣泛爭議。根據(jù)草案，“被控侵權(quán)人”是指：（a）已被控侵權(quán)或（b）將可能被控侵權(quán)的任何單位或個人。對于“可能被控侵權(quán)”的解釋，草案給出如下示例“收到專利權(quán)人發(fā)出的律師函、電商平臺投訴通知書等的單位或者個人”（審查指南草案2022，第五部分，第十章，第1、2.1、2.2和2.3節(jié)）。

顯然，根據(jù)草案的解釋，如果任何單位或個人僅收到律師函（例如警告函）但尚未以專利侵權(quán)為由被起訴至法院的，該單位或個人則被賦予了請求國家知識產(chǎn)權(quán)局出具專利權(quán)評價報告的權(quán)利。但是，國家知識產(chǎn)權(quán)局目前采取的做法似乎與草案的規(guī)定有所不同。如果當(dāng)事人僅收到律師函并向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出專利權(quán)評價報告請求的，國家知識產(chǎn)權(quán)局原則上都會予以駁回，并發(fā)出“請求視為未提出”的通知書。我們曾試圖與國家知識產(chǎn)權(quán)局工作人員就此問題進(jìn)行過討論，國家知識產(chǎn)權(quán)局工作人員似乎認(rèn)為，只有已然在訴訟中或行政維權(quán)程序中被指控專利侵權(quán)的當(dāng)事人才有資格請求專利權(quán)評價報告。換言之，國家知識產(chǎn)權(quán)局對“被控侵權(quán)人”的解釋更為保守，接近實(shí)際被控侵權(quán)人，而非即將或可能被控侵權(quán)的潛在被控侵權(quán)人。

鑒于國家知識產(chǎn)權(quán)局的上述態(tài)度，實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利的專利權(quán)人（或利害關(guān)系人）目前可以在沒有專利權(quán)評價報告的情況下向潛在侵權(quán)者發(fā)出警告函。由于收到警告函的潛在侵權(quán)人在現(xiàn)行制度和實(shí)踐中無權(quán)請求專利權(quán)評價報告，因此其很可能需要花費(fèi)額外時間和金錢來分析專利侵權(quán)風(fēng)險，甚至花費(fèi)大量精力檢索現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計以為提交專利無效請求做好準(zhǔn)備。

坦白而言，筆者認(rèn)為，國家知識產(chǎn)權(quán)局目前的處理方式對“潛在侵權(quán)人”可能有失公平，原因是實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計專利從未經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，權(quán)利人可以較為容易地獲取“較大保護(hù)范圍”的專利，并據(jù)此可以輕易地向競爭對手發(fā)送律師函。筆者猜測國家知識產(chǎn)權(quán)局目前對“潛在侵權(quán)者”的請求的處理方式是在草案尚未正式通過下的“暫行”做法。為此，筆者建議國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)真考慮草案的提議，同時給與潛在被控侵權(quán)人（例如收到警告函的單位或個人）與實(shí)際被控侵權(quán)人（例如被起訴至法院的單位或個人）相等的請求專利權(quán)評價報告的權(quán)利，以防止實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)人濫用專利權(quán)利。

二、什么時候需要專利權(quán)評價報告？

根據(jù)現(xiàn)行的中國專利法和實(shí)踐，僅少數(shù)執(zhí)行程序明確需要專利權(quán)評價報告：

(i)  向電子商務(wù)平臺投訴實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利侵權(quán)的程序；

(ii) 向海關(guān)提交實(shí)用新型專利或外觀設(shè)計專利備案的程序；以及

(iii) 實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利開放許可聲明。

對于(i)和(ii)，其主要是因為電商平臺和海關(guān)不專于辦理專利事務(wù)，必然需要國家知識產(chǎn)權(quán)局出具正面的專利權(quán)評價報告，專利的可專利性才更具可信度。對于（iii），開放許可在我國是一個全新的制度，也需要專利權(quán)評價報告保駕護(hù)航，因為只有正面的專利權(quán)評價報告（或部分正面的專利權(quán)評價報告）才能讓潛在的被許可人對專利的可專利性和可維權(quán)性更有信心。

另一方面，如上文所討論，在人民法院或管理專利工作的部門對專利侵權(quán)糾紛的處理程序中，雖然通常會要求原告/申請人提供專利權(quán)評價報告，但其并不是必須的（見最高人民法院在審理最高法民再383號（2020）案）。換言之，專利權(quán)評價報告的出具不屬于行政決定，而僅僅視為一種“證據(jù)”。即，專利權(quán)評價報告僅是國家知識產(chǎn)權(quán)局單方面在不與請求人進(jìn)行任何意見交流情況下作出的報告，其僅能在一定程度上表明專利權(quán)的穩(wěn)定或不穩(wěn)定。筆者認(rèn)為，這也是該評價報告僅能作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的參考證據(jù)，而不能作為立案的條件的緣由之一。由此，如果滿足某些條件，例如，如果專利權(quán)人能夠提交證據(jù)證明該專利在無效程序中被維持有效，那么專利的穩(wěn)定性就得到了某種程度的確認(rèn)，此時專利權(quán)評價報告就顯得可有可無了。此外，如果法院或?qū)＠姓?zhí)法部門沒有明確要求專利權(quán)人或利害關(guān)系人在專利侵權(quán)糾紛中提供專利權(quán)評價報告，則意味著在這種情況下專利權(quán)評價報告也是非必要的。

對于其他維權(quán)方式，例如發(fā)送警告函、公證購買或網(wǎng)頁公證，實(shí)踐中均不需要專利權(quán)評價報告，因為這些不是專利維權(quán)的官方方式。

一般而言，筆者結(jié)合自身的工作經(jīng)驗給專利權(quán)人的建議是“非必要情況下，建議不請求專利權(quán)評價報告”。一項已授予但相對“未確定”的實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)可能會對您的競爭對手產(chǎn)生巨大的威懾。如前所述，即使沒有獲得專利權(quán)評價報告，專利權(quán)人仍然可以向潛在侵權(quán)者發(fā)警告函。這樣，責(zé)任負(fù)擔(dān)就會轉(zhuǎn)移到潛在侵權(quán)人身上，他們必須認(rèn)真對待收到警告函這一事件，且在目前的司法制度下，僅收到警告函的被控侵權(quán)人又無法請求國家知識產(chǎn)權(quán)局出具專利權(quán)評估報告。

即使請求專利權(quán)評價報告是必要的，筆者仍建議專利權(quán)人（或利害關(guān)系人）在向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出請求出具專利權(quán)評價報告之前，先通過專利律師事務(wù)所進(jìn)行預(yù)檢索，對自身專利的穩(wěn)定性做到大致心中有數(shù)，以避免意外收到負(fù)面評價報告的風(fēng)險。如果專利律師事務(wù)所的檢索結(jié)果顯示實(shí)用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)相對穩(wěn)定，那么專利權(quán)人可以進(jìn)一步提專利權(quán)評價報告請求，這種方法將增加獲得正面專利權(quán)評價報告的信心和可能性。如果專利律師事務(wù)所的檢索結(jié)果顯示存在明顯破壞專利新穎性或創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)，那么專利權(quán)人可以考慮將維權(quán)方式調(diào)整為不需要評價報告的方式，例如僅發(fā)送警告函并私下和解。

此外，需要注意的是，即使專利權(quán)評價報告的結(jié)果是負(fù)面的，也并不意味著該專利權(quán)必然會被無效。實(shí)踐中確實(shí)存在著專利權(quán)評價報告為負(fù)面的實(shí)用新型，在一輪無效攻擊后仍然被維持有效的案例（例如，CN201420786681.4）。如前所述，專利權(quán)評價報告不是行政決定，請求人不能就此提起行政復(fù)議和行政訴訟。因此，在專利權(quán)評價報告為負(fù)面的情況下，如果專利權(quán)人或利害關(guān)系人不同意此報告的結(jié)果，并且通過專利律師事務(wù)所進(jìn)行的檢索表明專利穩(wěn)定性，專利權(quán)人或利害關(guān)系人仍然可以考慮提起侵權(quán)訴訟，并等待被控侵權(quán)人發(fā)起無效攻擊，或者甚至可以自行發(fā)起無效程序以“自證專利的有效性”。

更重要的是，即使收到負(fù)面的專利權(quán)評價報告，并不意味著專利權(quán)人不能在法庭訴訟中成功維權(quán)。這是因為，如前所述的，專利權(quán)評價報告在侵權(quán)訴訟中僅被視為證據(jù)。如果專利權(quán)人在專利權(quán)評價報告為負(fù)面的情況下仍有充分的理由來支持專利的有效性，法院仍可能作出對專利權(quán)人有利的判決。例如，去年我司代理的一件專利權(quán)評價報告為負(fù)面的外觀設(shè)計專利就在北京知識產(chǎn)權(quán)法院進(jìn)行的專利侵權(quán)訴訟中獲得了最終勝訴。

以上內(nèi)容是筆者結(jié)合自身的工作經(jīng)歷以及對現(xiàn)行專利法和草案中相關(guān)規(guī)定的淺顯見解而得出的，僅代表個人觀點(diǎn)，希望對業(yè)界同仁以及對未來可能請求國家知識產(chǎn)權(quán)局出具知識產(chǎn)權(quán)報告的單位或個人有所助益。

（原標(biāo)題：淺談專利權(quán)評價報告請求的必要性）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：周昊雨 張云嬌 超凡知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《IP洞察》：周昊雨 張云嬌｜淺談專利權(quán)評價報告請求的必要性（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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