法國法律和加利福尼亞州法律如何解釋 ETSI 許可聲明下的 SEP 持有者義務

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“根據(jù)一般合同原則，‘準備授予不可撤銷許可’的義務應解釋為，無論實施者是否配合，該義務均可被履行/解除。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權代理有限公司

在美國，是否應當遵守向標準制定組織做出的許可相關承諾這一問題通常被視為合同問題。正如我們此前（此處[1]和此處[2]）所論述的，一些實施者雖然沒有進行善意談判，但是卻希望通過解釋此類承諾，來避免喪失獲得公平、合理和非歧視 (FRAND) 許可的權利，或者如我們比喻的那樣，魚與熊掌兼得般保有他們的 FRAND 權利。在最近準備的一篇文章[3]中，我們具體參考了歐洲電信標準協(xié)會 (ETSI) 知識產(chǎn)權信息聲明和許可聲明 [“ETSI 許可聲明”]的語言表述，探討了這種解釋是否遵循了基本的合同法原則。

具體而言，著眼于法國和美國/加州法律，我們重點關注ETSI許可聲明中規(guī)定的“準備授予不可撤銷的許可……”的義務的語言表述。考慮到ETSI許可聲明中的法律選擇條款，該條款規(guī)定“本知識產(chǎn)權信息聲明和許可聲明的構建、有效性和履行應受法國法律管轄”(重點強調)，我們考慮了前者。然而，美國/加州法律也被考慮在內，因為如果在該州提起合同之訴，如果法國法律與加州的基本公共政策相沖突而且而該州在這個問題上保有更大的利益，那么加州法律仍然適用。但只要法律不沖突，就沒有問題。例如，加利福尼亞和法國的法律似乎都遵循合同的黑體法規(guī)則（black letter law rule），即全面履行義務即可解除該義務。那么，“準備授予不可撤銷的許可”是什么意思?表現(xiàn)出這種意愿或愿意做好準備的意義是什么?

根據(jù)《科爾賓合同論（Corbin on Contracts）》[4] 、《合同重述（第二）》[5] 、《加州民法典》和《法國民法典》中規(guī)定的合同解釋規(guī)則，除其他事項外，法院將考慮關于義務的通俗易懂的語言、當事人的意圖、在當時的情況下什么是合理的、什么可以明確該義務并能夠履行，以及什么可以使該義務合法。對所有考慮因素的分析表明，即使缺乏實施者的配合，專利持有者對 ETSI 的義務也應該能夠被履行從而解除。

字面含義

從上述義務的字面來分析，需要注意的是，同意“準備”做某事并不等同于同意某事實際上會發(fā)生。例如，同意開墾土地來為種植做好準備并不是要求種植農作物?！皽蕚洹币辉~的簡單語言含義也不要求任何持續(xù)的準備狀態(tài)。

各方意圖

盡管該義務的字面含義很簡單，但也必須考慮合同雙方的意圖，因為意圖可以優(yōu)先考慮。ETSI 的意圖在 ETSI 知識產(chǎn)權政策 [“ETSI IPR Policy”] 中的三個政策目標中進行了闡述。這些目標本質上可歸結為平衡兩個相互競爭的利益:(i) 確保標準對實施者可及;(二)確保標準必要知識產(chǎn)權所有者的貢獻得到充分和公平的回報。對比針對“準備授予不可撤銷的許可”義務的兩種可能的解釋，一種是無論實施者是否配合都可以履行/解除該義務，另一種是義務不能被履行/解除，ETSI的政策目標似乎傾向于前者。這是因為標準的可及性可以通過要求專利持有者承諾FRAND許可和/或承諾善意談判來實現(xiàn)；實施者只需讓專利所有者做出此類承諾即可。相反，在實施者配合之前不允許履行/解除義務，則會剝奪專利持有者對其貢獻的公平合理的獎勵，并使實施者在許可談判中獲得不應有的優(yōu)勢，原因如下所述。

什么是合理？

關于什么是對該義務的合理解釋，首先考慮，正如我們之前所討論的[6]，專利持有者的義務是準備授予不可撤銷的許可，而不是證明許可的必要性。此外，這種解釋并沒有考慮到以下事實，即專利權人不能在法律上要求實施者簽訂FRAND 許可（可能中國除外），而只能基于每一項專利在每一個國家單獨提起專利侵權之訴。相反，與其他合同一樣，達成許可需要協(xié)商一致，并且雙方都要承擔一定程度的風險。允許實施者在專利權人被迫起訴侵權后行使 FRAND 許可的權利，忽略了行權相關的成本，并將所有不確定性風險置于專利權人身上（而不是要求實施者在其或不需要的許可與冒險侵權之間進行選擇，并因此可能增大與之相關的損害賠償，這才是大多數(shù)許可項目的運作方式（例如捕魚許可證））。如果不及時進行真誠談判不會帶來任何負面影響，那么實施者就可以通過積累通過侵權技術商業(yè)化獲得的資金，并用這些資金來抵御侵權之訴并發(fā)起有效性挑戰(zhàn)，來從拒絕簽訂許可中受益。

ETSI合同中沒有任何內容表明ETSI或專利持有者有任何意圖允許實施者可以以上述方式行事同時仍可保留獲得 FRAND 許可的權利。此外，無論出于何種意圖和目的，在美國地區(qū)法院都不可能針對專利侵權獲得禁令。因此，允許履行/解除義務僅僅意味著實施者可能會因侵權而遭受超 FRAND 損害賠償，并且可能會面臨未來的超 FRAND 許可費率，但這兩者都不會對標準化技術的可及性產(chǎn)生影響。相比之下，在實施者不配合的情況下不允許履行/解除義務會大大降低專利所有者的投資回報，甚至使得行權成本可能超過許可能帶來的收益。

明確性和履行能力

關于明確性和能夠履行的內容，需要注意的是，將準備授予不可撤銷許可的義務解釋為需要實施者配合的方式意味著，如果實施者堅持反向劫持（hold out），則不可能執(zhí)行/履行該義務。至少，這樣的義務是不明確且不確定的。相比之下，允許在沒有實施者配合的情況下仍然可以履行/解除義務，例如，通過要求專利持有者提出 FRAND要約，這種解釋使義務明確且能夠履行，因此是更為可取的。值得注意的是，《法國民法典》明確禁止“永久承諾（perpetual undertakings）”，并進一步指出，無限期合同可被隨時終止。同樣，J. Gregory Sidak 在其題為“A FRAND Contract’s Intended Third-Party Beneficiary ”的論文中指出，美國馬薩諸塞州地區(qū)法院 1948 年的一項判決不贊成按合理條款進行許可的義務形成永久義務的解釋（參見Rudenberg v. Clark[7] , 81 F. Supp. 42 (D. Mass. 1948)） 。

合法性

將準備授予不可撤銷許可的義務解釋為需要或許永遠不會配合的實施者進行配合也意味著該義務可能在專利到期后很長一段時間內仍然存在。鑒于專利到期后的許可可能違反反壟斷法并構成專利濫用，通過允許在沒有實施者配合的情況下履行/解除義務來避免這種潛在后果的解釋是更為可取的。

隱含條件

除了解釋規(guī)則之外，加利福尼亞州和法國法律都允許法院釋明使得合同在特定情形下合理所需的規(guī)則和條件。這包括釋明與履約義務的時間相關的條件。關于履約時間的釋明條件的規(guī)則的有趣之處在于，這些規(guī)則通常被制定為允許債務人在合理的時間內履約，而非債務人必須等待多長時間才能履約。因為，誰會抱怨網(wǎng)上訂單履行的太快，或者建筑項目提前完成？

法律判決

與前述一致，Rodney Gilstrap法官就履行 ETSI 許可聲明中規(guī)定的義務做出如下裁決（重點強調）：

最后，法院認為，根據(jù)法國法律，已根據(jù) ETSI 知識產(chǎn)權（“IPR”）政策第 6.1 條提交許可聲明的 ETSI 成員可通過以下方式履行其FRAND義務：(1) 根據(jù)FRAND條款和條件承諾許可，或 (2)真誠地就 FRAND 許可進行談判。

參見HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc,[8] 案號：6:18-CV-00243-JRG（德克薩斯州聯(lián)邦法院，2019 年），備忘錄意見和最終判決。值得注意的是，Rodney Gilstrap法官并沒有要求任何實施者參與，至少在通過承諾FRAND 許可來履行義務時沒有要求?？梢哉f，即使實施者一方缺乏配合，善意的談判或也可能得到滿足，例如，通過以合理的條款和條件提出仲裁，雖然這一點在裁決中并不明確。在某種程度上，善意談判確實需要實施者的參與，然而，Rodney Gilstrap法官的裁決導致并不能確定一方是否履行了其義務，因為如果法院不考慮這些條款和條件，就無法知道所承諾的條款是否符合FRAND要求（更準確地說，不違反FRAND要求）。另一方面，從一開始就很容易評估是否提出了合理的仲裁要求。

如果需要實施者配合怎么辦？

但是，如果我們錯了并且需要實施者配合來履行/解除專利所有者準備授予不可撤銷許可的義務，該怎么辦？更具體地說，如果實施者拒絕參與，會發(fā)生什么？

因履約而解除

根據(jù)科爾賓合同論，如果一方義務的履行取決于另一方的配合，則如果不進行這種配合，就可以解除履行的義務。加利福尼亞州和法國法律均反映了類似的原則，在每份合同中都隱含了誠信和公平交易的承諾，前者明確指出該承諾包括不干涉另一方獲得合同利益的權利。與此相一致的是，Rodney Gilstrap法官允許在庭審階段考慮愛立信關于HTC“拒絕、否認和/或放棄與愛立信 FRAND 聲明相關的任何權利，并且是一個非善意的談判對象”的單方主張，并最終認定HTC“違反了其需要與愛立信真誠談判以獲得許可的義務……”

因不履約條件而解除義務

然而，HTC 提出的一個觀點與在解釋 ETSI 許可聲明的善意談判時雙方負有對等義務并不相符，該觀點即，實施者不是合同的當事人。如果準備授予不可撤銷許可的義務被解釋為需要實施者配合，那么考慮到缺乏合同關系，也許不存在隱含善意談判的義務，而應將實施者配合作為專利持有者履行義務的隱含前提條件。在Corbin on Contracts以及 Restatement (Second) of Contracts 中也可以找到對這種觀點的支持。關于提供此類配合的時限， 科爾賓合同論進一步指出，雖然沒有明確規(guī)定時間，但是即使債務人未履行義務，該義務有一天也會被解除。Restatement (Second) of Contracts 中也表達了類似的觀點。更重要的是，美國馬薩諸塞州地方法院的法官 Charles Wyzanski, Jr. 在上述Rudenberg v. Clark [9]一案中明確了一項要求，即被許可人必須在獲得許可后 120 天內采取行動，或說明其權利不應終止的理由。

以事件的發(fā)生為履約的條件的一個重要影響是，如果事件沒有在合理時間內發(fā)生，權利人就有違約的風險，然而，對權利人施加默示義務以確保觸發(fā)履約的事件發(fā)生，如果對默示義務的違反無關緊要，則不會導致主要義務的解除。鑒于違約的風險，Restatement (Second) of Contracts進行了規(guī)定以避免這種潛在的嚴重后果。然而，考慮到實施者的配合對專利權人履約的重要性以及這種配合是在實施者的控制范圍內并且只有專利權人在合同下承擔義務的事實，這些規(guī)則似乎不適用于ETSI的情況。進一步值得注意的是，實施者已經(jīng)獲得了合同規(guī)定的對標準化技術的可及權。

妨礙/不可能

對于需要配合的義務，權利人拒絕配合也可能被視為“妨礙”實施者履約，或使實施者“不可能”履約，從而證明解除義務是正當?shù)?。引用Corbin on Contracts 的話說，即使是“遠非實際不可能”的情形，根據(jù)加州和法國法律也可能導致義務被解除。我們注意到，此類問題在建筑合同領域很常見，承包商的義務往往取決于業(yè)主是否提供進入工地的通道或獲得了必要的許可。例如，參見Bomberger v. McKelvey案, 案件編號 35 Cal.2d 607 (Cal. Sup. Ct. 1950)， NYU Hospitals Center v. HRH Construction LLC (In re HRH Construction LLC) 案，案件編號 12-CV-1384 DAB (SDNY 2015) 和United States v. Bedford Assocs.[10]案，案件編號79 Civ. 1522 (HFW); No. 79 Civ. 1482 (HFW) (S.D.N.Y. 1982)。另可參見加州民事陪審團指令建筑法系列中的加州民事陪審團指令第 4502 號“違反在業(yè)主控制范圍內提供必要物品的默示契約”。

結論：實施者必須配合

根據(jù)一般合同原則，ETSI 許可聲明中“準備授予不可撤銷許可”的義務似乎應解釋為無論實施者是否配合，該義務均可被履行/解除。在禁令救濟實際上不可獲得的美國地方法院尤其如此，因此，不會存在缺乏標準可及性的問題。即使該義務被解釋為要求實施者配合，哪怕專利權人方面并未履約，實施者未能及時提供這種配合也可以證明義務解除的合理性。

注釋：

[1]https://ipwatchdog.com/2020/12/02/sep-owner-obligations-analyzing-frand-statements-cellular-wireless-seps-part-iv/
[2]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/
[3]https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=261087081122069117126069099093099071052087053042027060078069088126090088081024015022019114028045009056121078007122006100002020098080071048000110067088113020102018109028073060091096101074117107121029113082106076023123069122067097003024090019113004068020&EXT=pdf&INDEX=TRUE
[4]https://store.lexisnexis.com/products/corbin-on-contracts-skuusSku6674
[5]https://library.law.yale.edu/restatement-law-second-contracts
[6]https://ipwatchdog.com/2021/07/19/burden-proof-regarding-cellular-wireless-standard-related-patents-final-thoughts-critics/id=135692/
[7]https://www.leagle.com/decision/194812381fsupp421115
[8]https://www.leagle.com/decision/407201911fsupp3d63143
[9]https://www.leagle.com/decision/194812381fsupp421115
[10] https://www.leagle.com/decision/19821296548fsupp74811168

（原標題：法國法律和加利福尼亞州法律如何解釋 ETSI 許可聲明下的 SEP 持有者義務）

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作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：法國法律和加利福尼亞州法律如何解釋 ETSI 許可聲明下的 SEP 持有者義務（點擊標題查看原文）

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