專利實施與發(fā)明人報酬

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“《專利法》（2008修訂）第十六條規(guī)定了專利實施后發(fā)明人取得報酬的權(quán)利，關(guān)于如何認(rèn)定專利已實施，本文從相關(guān)案例討論這一問題。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉仁鎖

一、前言

《專利法》（2008修訂）第十六條規(guī)定：“被授予專利權(quán)的單位應(yīng)當(dāng)對職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計人給予獎勵；發(fā)明創(chuàng)造專利實施后，根據(jù)其推廣應(yīng)用的范圍和取得的經(jīng)濟(jì)效益，對發(fā)明人或者設(shè)計人給予合理的報酬?！北緱l規(guī)定有兩層含義：第一，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造被授予專利權(quán)后，不論發(fā)明創(chuàng)造是否已經(jīng)實施，單位都應(yīng)當(dāng)對作出該發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計人給予獎勵；第二，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造專利實施后，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)其推廣應(yīng)用的范圍和取得的經(jīng)濟(jì)效益，對發(fā)明人或者設(shè)計人給予合理的報酬。

在最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭成立五周年評選出的100件典型案例中，其中一件涉及專利實施后專利權(quán)人與發(fā)明人報酬糾紛（<2019>最高法知民終230號民事判決書）。本案與以往專利權(quán)人和發(fā)明人之間發(fā)生的獎酬糾紛不同的是，本案中涉及的專利曾被專利權(quán)人多次拿來成功維權(quán)并取得眾多侵權(quán)人的損害賠償，法院在判決發(fā)明人應(yīng)當(dāng)從專利權(quán)人那里獲得的具體報酬數(shù)額時，參考了專利權(quán)人維權(quán)獲得的損害賠償額，最終發(fā)明人獲得的報酬數(shù)額也高于一般案件中的數(shù)額。這對于當(dāng)下專利權(quán)人利用專利成功維權(quán)是否應(yīng)當(dāng)給予發(fā)明人報酬具有重要啟示，尤其是在專利權(quán)人未與發(fā)明人約定，也未在其規(guī)章制度中明確規(guī)定獎酬辦法的情況下。

二、案情簡介

怡某公司（一審被告，二審上訴人）是專利號為ZL200720051806.9、名稱為“便攜可充式噴液瓶”的實用新型專利（以下稱為涉案專利）專利權(quán)人，涉案專利申請日為2007年5月23日，2017年5月23日期限屆滿失效，共包括三名發(fā)明人，其中一位為本案當(dāng)事人（第二發(fā)明人），即請求專利權(quán)人給予發(fā)明人報酬的當(dāng)事人（曾某某，一審原告，二審被上訴人），另外二位發(fā)明人作為無獨立請求權(quán)第三人參與一審和二審，從該二位發(fā)明人庭審陳述來看，更多的是站在專利權(quán)人一方，即認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)給予原告報酬，請求法院駁回原告訴請。

本案一審廣州知識產(chǎn)權(quán)法院判決專利權(quán)人怡某公司向發(fā)明人曾某某支付報酬二十萬元（一審原告訴請一百萬元），專利權(quán)人不服一審判決向最高院上訴，二審維持一審判決。

三、主要爭議焦點

1、原告曾某某提起本案訴訟是否超過訴訟時效

一審法院、二審法院均認(rèn)定職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人報酬請求權(quán)是一種債權(quán)請求權(quán)，應(yīng)受訴訟時效期間的限制，訴訟時效期間應(yīng)當(dāng)自曾某某知道或應(yīng)當(dāng)知道其有權(quán)主張報酬時開始計算，但是兩級法院在訴訟時效起算點卻存在不同觀點。一審法院依據(jù)原專利法實施細(xì)則第78條（被授予專利權(quán)的單位未與發(fā)明人、設(shè)計人約定也未在其依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定專利法第十六條規(guī)定的報酬的方式和數(shù)額的，在專利權(quán)有效期限內(nèi)，實施發(fā)明創(chuàng)造專利后，每年應(yīng)當(dāng)從實施該項發(fā)明或者實用新型專利的營業(yè)利潤中提取不低于2%或者從實施該項外觀設(shè)計專利的營業(yè)利潤中提取不低于0.2%，作為報酬給予發(fā)明人或者設(shè)計人，或者參照上述比例，給予發(fā)明人或者設(shè)計人一次性報酬；被授予專利權(quán)的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應(yīng)當(dāng)從收取的使用費中提取不低于10%，作為報酬給予發(fā)明人或者設(shè)計人。）認(rèn)定訴訟時效起算點應(yīng)當(dāng)從涉案專利權(quán)有效期限屆滿時即2017年5月23日起算，曾某某于2017年10月11日向原審法院提起訴訟未超過訴訟時效。二審法院對一審法院訴訟時效起算點予以糾正，二審法院認(rèn)為：“曾某某請求支付職務(wù)發(fā)明報酬的訴訟時效應(yīng)當(dāng)從其第一次提出請求，怡某公司拒絕履行之日起算，其向原審法院提起支付一次性職務(wù)發(fā)明報酬的本案訴訟，并未超過訴訟時效，應(yīng)受法律保護(hù)。”

2、曾某某是否有權(quán)主張職務(wù)發(fā)明報酬，被告是否應(yīng)當(dāng)向曾某某給付職務(wù)發(fā)明報酬

關(guān)于曾某某是否有權(quán)主張職務(wù)發(fā)明報酬，主要在于曾某某是否具有本專利發(fā)明人資格，即是否為本專利的真實發(fā)明人，對此二審法院認(rèn)為：“根據(jù)涉案專利著錄登記記載的事項，怡某公司為被授予涉案專利權(quán)的單位，曾某某為涉案專利的三位發(fā)明人之一。根據(jù)涉案專利的完成時間、曾某某的入職時間、工作崗位、擔(dān)任的職務(wù)以及其他發(fā)明人的陳述等事實，足以認(rèn)定曾某某是涉案專利的職務(wù)發(fā)明人之一，因此其有權(quán)依據(jù)法律規(guī)定或雙方約定向怡某公司主張職務(wù)發(fā)明報酬?！?br/>

關(guān)于被告是否應(yīng)當(dāng)向曾某某給付職務(wù)發(fā)明報酬，主要在于涉案專利是否已經(jīng)實施。法院認(rèn)為《專利法》第十六條中的“實施”不僅包括專利權(quán)人自己實施，也包括他人未經(jīng)專利權(quán)人許可的實施（對應(yīng)專利法第十一條“實施”），本案中，關(guān)于專利權(quán)人自己是否已經(jīng)實施，結(jié)合此前侵權(quán)訴訟中專利權(quán)人的陳述，法院認(rèn)定：“怡某公司在侵權(quán)訴訟中作出的涉案專利已經(jīng)實施且專利產(chǎn)品具有經(jīng)濟(jì)效益的上述陳述，屬于怡某公司對于客觀事實的陳述，根據(jù)誠實信用原則，應(yīng)當(dāng)推定怡某公司存在實施涉案專利技術(shù)方案的事實。”。因而本案中法院認(rèn)定專利權(quán)人不僅自己已實施該專利方案，同時存在他人未經(jīng)專利權(quán)人許可實施該專利方案，被告應(yīng)當(dāng)向曾某某給付職務(wù)發(fā)明報酬。

3、職務(wù)發(fā)明報酬數(shù)額

本案中專利權(quán)人通過多次維權(quán)獲得的損害賠償額合計一百一十二萬五千元，二審法院認(rèn)可一審法院判決數(shù)額，二審法院認(rèn)為：“綜合考慮涉案專利類型為實用新型專利、涉案專利涉及三位發(fā)明人、涉案專利權(quán)有效期為2007年5月23日至2017年5月23日、涉案專利對于怡某公司相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和改進(jìn)具有的影響和價值、怡某公司在維權(quán)訴訟中必然存在的費用支出、怡某公司獲得判決支持的侵權(quán)損害賠償款經(jīng)過執(zhí)行實際到賬的情況等多項因素，原審法院酌定怡某公司應(yīng)當(dāng)支付曾某某職務(wù)發(fā)明報酬二十萬元，基本適當(dāng)?！奔丛趯＠麢?quán)人應(yīng)當(dāng)給予發(fā)明人報酬具體數(shù)額無法確定的情況下，法院綜合多種因素確定了一個合適的數(shù)額。

四、專利能否因獲獎而被推定為已實施

上述案件涉及專利是否已實施這一關(guān)鍵事實認(rèn)定并沒有直接從是否存在對應(yīng)的專利產(chǎn)品進(jìn)行判斷，而是間接根據(jù)其他案件（侵權(quán)訴訟）中專利權(quán)人自身陳述以及他人侵權(quán)事實認(rèn)定專利已經(jīng)實施，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》（2019修訂）第十條第一款第六項規(guī)定已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的基本事實，當(dāng)事人無需舉證證明，因而法院的做法符合司法解釋的規(guī)定，但是對于獲獎專利這種間接認(rèn)定方式能否同樣適用，是否屬于《民訴證據(jù)規(guī)定》第十條第一款第四項規(guī)定的根據(jù)已知的事實和日常生活經(jīng)驗法則推定出的另一事實，當(dāng)事人無需舉證證明，以下做進(jìn)一步闡述。

目前國內(nèi)設(shè)置了多種不同層級的專利獎，如中國專利獎、各省專利獎，在獎項評選標(biāo)準(zhǔn)中一般都會將專利是否實施、應(yīng)用并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益作為一項重要指標(biāo)，如《中國專利獎評選辦法》（2023修訂）明確運用及保護(hù)措施和成效，社會效益及發(fā)展前景兩項指標(biāo)。

《中國專利獎評選辦法》（2023修訂）

又如《安徽省專利獎評獎辦法》（2019）第二條規(guī)定：安徽省專利獎（以下簡稱省專利獎）旨在激勵在本省行政區(qū)域內(nèi)，取得專利并實施，為促進(jìn)本省經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的專利權(quán)人。

《江蘇省專利獎評獎辦法》（2022）第二條之（四）規(guī)定：專利創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)水平高或者設(shè)計獨特，實施后取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益或者生態(tài)效益。

《浙江省知識產(chǎn)權(quán)獎勵辦法》（2022）第二條之（二）規(guī)定：專利獎授予擁有依法授權(quán)的專利權(quán)、在推動專利全鏈條保護(hù)中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個人。專利的權(quán)利穩(wěn)定有效、文本質(zhì)量高，創(chuàng)新性強(qiáng)、實施效益顯著，運用和保護(hù)舉措完善。

申請人在申報時，填寫的申報材料自然而然需要對此作出正面回應(yīng)以符合申報要求，如果某件專利因此而獲獎能否將這些材料作為證據(jù)認(rèn)定專利已實施并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

在（2020）粵民終2984號判決中，廣東省高級人民法院認(rèn)為：“但根據(jù)涉案兩專利的《中國專利獎申報書》記載，長某公司成立了專利實施項目組，組長均由第一發(fā)明人趙某某擔(dān)任，涉案兩專利分別于2011年及2012年實施后均為長某公司產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益，該項記載與中國專利優(yōu)秀獎評價指標(biāo)中注重技術(shù)運用及成效的評價標(biāo)準(zhǔn)相互印證，可知涉案專利的實施確已取得突出的經(jīng)濟(jì)效益或社會效益，且趙某某對專利的實施起到了主導(dǎo)統(tǒng)籌的作用。”。該案中，法院以涉案專利獲獎、《中國專利獎申報書》相關(guān)材料認(rèn)定涉案專利實施并取得經(jīng)濟(jì)效益或社會效益。

五、專利獲獎獎勵與實施專利報酬

巧合的是，在（2020）粵民終2984號案件中，一審原告訴求并不是要求專利權(quán)人支付《專利法》第十六條第一款規(guī)定的專利實施后的報酬。根據(jù)判決書記載，原告向一審法院起訴，要求請求判令被告長某公司支付原告趙某某廣東省給與的中國專利獎獎金285000元。

該案中涉及兩件專利，每件專利均包括四位發(fā)明人，其中原告趙某某均為第一發(fā)明人，其中一件專利獲得第十七屆中國專利優(yōu)秀獎，專利權(quán)人向趙某某發(fā)放獎勵五萬元，另外兩位發(fā)明人分別發(fā)放獎勵一萬元；另外一件專利獲得第十九屆中國專利優(yōu)秀獎，專利權(quán)人向趙某某發(fā)放獎勵五萬元。

根據(jù)《廣東省專利獎勵辦法實施細(xì)則》（2014）第三十六條規(guī)定，省人民政府對獲得中國專利金獎或者中國專利外觀設(shè)計金獎的單位和個人，給予每項100萬元的獎勵；對獲得中國專利優(yōu)秀獎或者中國外觀設(shè)計優(yōu)秀獎的單位和個人，給予每項50萬元的獎勵。第三十七條規(guī)定，獲得中國專利獎、項目類廣東專利獎的單位及個人，應(yīng)將部分獲獎獎金用于獎勵獲獎項目的發(fā)明人或設(shè)計人以及對該項專利技術(shù)實施做出實質(zhì)性貢獻(xiàn)的單位和個人。（一）按不少于30%的比例獎勵獲獎項目專利發(fā)明人或設(shè)計人。（二）按不少于20%的比例獎勵對該項專利技術(shù)實施做出實質(zhì)性貢獻(xiàn)的單位和個人。（三）其余獎勵資金用于專利相關(guān)工作。

專利權(quán)人因該兩件獲獎專利從省人民政府獲得100萬元的獎勵，按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)將不少于30%獎勵發(fā)明人，不少于20%獎勵實施單位和個人，法院根據(jù)此前專利權(quán)人發(fā)放的獎勵數(shù)額及比例，推定每件專利四位發(fā)明人獎勵份額比例應(yīng)當(dāng)為5:1:1:1，其中趙某某應(yīng)占總額的5/8。兩項專利針對發(fā)明人的獎勵合計30萬元，趙某某應(yīng)分得5/8，即18.75萬元，趙某某兩次已經(jīng)實際領(lǐng)取10萬元，其中差額部分8.75萬元，長某公司應(yīng)支付趙某某。涉案兩專利實施貢獻(xiàn)獎勵總額20萬元中的50%應(yīng)向四位專利發(fā)明人發(fā)放，也即10萬元應(yīng)分別發(fā)放給兩項專利的四位發(fā)明人，趙某某按5/8應(yīng)分得6.25萬元。

因此從原告訴請以及案件事實來看，本案應(yīng)當(dāng)是專利獲獎后獎金發(fā)放糾紛，不屬于《專利法》第十六條第一款規(guī)定的獎酬糾紛，盡管本案名稱為“長某科技集團(tuán)股份有限公司、趙某某職務(wù)技術(shù)成果完成人獎勵、報酬糾紛民事二審民事判決書”，筆者認(rèn)為并不能準(zhǔn)確反應(yīng)本案性質(zhì)，《專利法》第十六條第一款規(guī)定的獎酬與專利獲獎獎金發(fā)放分屬兩個不同的問題，前者是專利權(quán)人根據(jù)專利實施后取得的經(jīng)濟(jì)效益向發(fā)明人發(fā)放的報酬，后者是省人民政府因?qū)＠@獎通過專利權(quán)人間接向發(fā)明人發(fā)放的獎勵，不能以后者取代前者。這就像家長答應(yīng)孩子考上某某大學(xué)給予獎勵，后來孩子考上了，學(xué)校又同時向家長支付了一筆獎勵并指定其中部分給予孩子本人以表示對家長、孩子辛苦付出的嘉獎，很顯然學(xué)校的這筆獎勵不能代替前述家長對孩子的承諾。

2014年，諾貝爾物理學(xué)獎授予在藍(lán)光發(fā)光二極管領(lǐng)域做出突出貢獻(xiàn)的中村修二（三位獲獎?wù)咧唬蠹尤朊绹⑷〉妹绹鴩?，中村修二原屬于日亞公司職員，諾獎成果也是在該公司任職期間做出并申請了諸多專利，但是公司只給了很少的獎金，后來中村修二將原東家起訴至東京地方法院，一審判決日亞公司向中村修二支付200億日元的天價專利補(bǔ)償金，雙方在二審實現(xiàn)了和解，最終中村修二拿到了8.4億日元。

（原標(biāo)題：專利實施與發(fā)明人報酬）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉仁鎖

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利實施與發(fā)明人報酬（點擊標(biāo)題查看原文）

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